12.6.5 Modificación de la patente
La posibilidad de limitar la patente era una exigencia impuesta, al menos para las patentes europeas validadas en España, por el artículo 138.2 del Convenio sobre la Patente Europea, tras la revisión del año 2000. Conforme a este precepto, el titular de la patente, en los procedimientos relativos a la validez de una patente europea, está facultado para limitar la patente, modificando sus reivindicaciones.
La falta de toda previsión interna hacía que no se contemplase esa facultad para las patentes nacionales y que, respecto de las europeas validadas en España, no existiera norma procesal alguna para dar cobertura a esa modificación, cuya tramitación procesal quedaba al arbitrio o buena voluntad de cada juez.
Estas lagunas se han colmado, solo en parte, por la vigente Ley de Patentes.
12.6.5.1 Modificación de la patente en el procedimiento judicial
La modificación de la patente puede tener lugar tanto en el seno de un procedimiento de nulidad como de infracción.
En el caso de una demanda de nulidad, el demandado al contestar a la demanda puede, con carácter principal o subsidiario, optar por limitar la patente modificando sus reivindicaciones.
En este supuesto, el demandado al contestar a la demanda debe aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento, lo que exige un nuevo trámite de alegaciones al actor a fin de que mantenga la petición de nulidad o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta de la misma.
Como se explica en la sección 12.5.3 con más detalles, frente a una acción de infracción, una de las defensas típicas consiste en negar la validez total o parcial de la patente.
El demandado puede cuestionar la validez de la patente vía excepción, esto es, para que simplemente se desestime la demanda, o vía reconvención con el objeto de que se declare expresamente la nulidad de la patente. Aun en el caso de que se plantee como excepción, el titular de la patente puede solicitar del juez o tribunal que la excepción sea tratada como reconvención.
En el caso de que el demandado se defienda invocando, con carácter principal o subsidiario, la nulidad de la patente, el demandante, cuando lo sea el titular de la patente, puede optar por limitar la patente modificando sus reivindicaciones. A estos efectos, debe aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad. Asimismo, el titular de la patente debe razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.
A la vista de modificación de la patente efectuada por el demandante en trámite de contestación a la reconvención o de la excepción, debe darse traslado para alegaciones al demandado para que mantenga o modifique sus pretensiones, en atención a la limitación propuesta.
12.6.5.2 Incidencia en el proceso de la modificación de la patente fuera del proceso
La patente objeto de la demanda de nulidad o infracción puede resultar modificada fuera del proceso, entre otros supuestos, cuando el titular solicite la modificación ante la OEPM, en el caso de patentes nacionales con ocasión de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso; o ante la Oficina Europea de Patentes, cuando se trate de una patente europea. También puede haberse acordado la modificación en el seno de otro procedimiento judicial.
Cuando la patente resulte modificada fuera del proceso por circunstancias sobrevenidas, su titular puede solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso, lo que también implica una modificación sustancial del inicial objeto del proceso.
Esta posibilidad carece en la ley española del necesario desarrollo procesal en tanto que el artículo 120.4 LP se limita a indicar que el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso, lo que puede plantear problemas de diversa índole, en especial, la necesidad de que tanto la parte actora como la parte demandada tengan que aportar nuevas pruebas periciales en las que se analicen las modificaciones de la patente, así como la posibilidad de que las partes discutan esas nuevas pruebas. El problema se agudiza por el hecho de que esta modificación no está acotada temporalmente a la fase inicial del procedimiento, pudiendo producirse, por tanto, en una fase avanzada del proceso.