Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.1.3 La concesión de una patente

La concesión de una patente es un acto administrativo de declaración (después del cual se reconoce el derecho del titular de la patente) y de atribución (constitución) que requiere que se presente una solicitud de patente y que el Estado la tramite.

3.1.3.1 Dibujos

Los dibujos se deben presentar claramente mediante líneas firmes, uniformes y en tinta indeleble. Deben aportarse tantos dibujos como sea necesario para que se comprenda perfectamente el objeto de la patente, y dichos dibujos deben numerarse de manera consecutiva. Cada parte, pieza o elemento de un dibujo debe contener referencias numéricas que deben describirse en la memoria descriptiva y en las reivindicaciones.

En las solicitudes de patente relativas a modelos de utilidad, es esencial presentar uno o varios dibujos, ya que la lectura de las reivindicaciones siempre está asociada con ellos, teniendo en cuenta que las patentes de modelos de utilidad hacen referencia específicamente a objetos tridimensionales.

3.1.3.2 Memoria descriptiva

Las solicitudes de patente o los certificados de adición deben estar suficientemente especificados, es decir, deben contener todos los detalles necesarios para permitir a una persona experta en la materia reproducir el objeto y deben indicar, cuando corresponda, la mejor forma de ejecución (artículo 24 de la LPI). En la memoria descriptiva también debe indicarse el problema existente en el estado de la técnica y la solución propuesta, así como el sector técnico en el que se prevé utilizar la invención. Además, en la memoria descriptiva debe resaltarse con claridad la novedad, el efecto técnico logrado (en el caso de una invención) y sus ventajas en relación con el estado de la técnica. En la memoria descriptiva de las solicitudes de patente de modelos de utilidad, también deben destacarse las condiciones en las que mejor se utiliza el objeto (o parte de este) como resultado de la forma o el diseño nuevos, para demostrar la mejora funcional que se ha logrado.

Una solicitud debe comenzar con un título, que no puede ser una marca ni un nombre inventado. Este título debe definir de manera concisa, clara y precisa el alcance técnico de la invención y debe ser el mismo para el petitorio, la memoria descriptiva, el resumen y la lista de secuencias, si la hubiere. Una solicitud de patente debe hacer referencia a una única invención, o a un grupo de invenciones interrelacionadas de manera que constituyan un único concepto inventivo, y describir el fin, la aplicación y el sector técnico en el que se utilizará la invención. Además, en ella se debe comparar el objeto de la protección con el estado de la técnica y resaltar sus ventajas y el problema que pretende resolver. A continuación, se deben listar los dibujos, si los hubiera, y estos deben ir numerados de manera consecutiva y acompañados de una descripción de su significado. Posteriormente, en la solicitud se debe describir con detalle la materia objeto de la solicitud de patente de acuerdo con los dibujos, remitiendo a las referencias numéricas de cada parte del dibujo.

Por último, a continuación del título, que debe indicar de manera clara la materia objeto de la solicitud, debe figurar un resumen de dicha materia. La solicitud debe contener entre 50 y 200 palabras y un máximo de 25 líneas de texto. El resumen debe abarcar las características técnicas, la solución al problema descrito y sus usos principales. El principal objetivo de ello es facilitar la búsqueda de los investigadores en los bancos de patentes.

3.1.3.3 Reivindicaciones

La redacción de las reivindicaciones es de suma importancia al preparar una solicitud de patente. El grado de protección que ofrece una patente está determinado por el contenido de estas reivindicaciones según su interpretación basada en la memoria descriptiva y en los dibujos, es decir, las reivindicaciones definen y limitan el grado de protección conferido por la patente (artículo 41 de la LPI). Las reivindicaciones deben estar basadas en la memoria descriptiva, en la que se caracterizan las particularidades de la solicitud y se define de manera clara y precisa la materia objeto de protección, para lo que deben evitarse las expresiones que generen incertidumbre (artículo 25 de la LPI).

Las reivindicaciones se pueden clasificar en:

• Reivindicaciones independientes: mantienen la unidad de la invención o la unidad técnica-funcional y corporal del objeto (en el caso de los modelos de utilidad) y, al mismo tiempo, tienen como objetivo la protección de las características técnicas esenciales y específicas de la invención o del modelo de utilidad, en su concepto integral. Las reivindicaciones independientes pueden servir de base a una o varias reivindicaciones dependientes.
• Reivindicaciones dependientes: mantienen la unidad de la invención o la unidad técnica-funcional y corporal del objeto (en el caso de modelos de utilidad) y, al mismo tiempo, incluyen características de otras reivindicaciones anteriores y definen detalles de estas características o de características adicionales; además, contienen una indicación de su dependencia de esas reivindicaciones.

En las solicitudes de patente de invención debe figurar una definición, presentada por la expresión “caracterizado por”, de las características técnicas esenciales y particulares que deben protegerse junto con los aspectos explicados en el preámbulo.

Cuando se trate de una solicitud de patente de invención, el cuadro de reivindicaciones puede consistir en más de una reivindicación independiente, ya que, en este caso, las reivindicaciones pueden clasificarse en una o varias categorías (por ejemplo, producto y proceso o proceso y equipo). Sin embargo, deben estar conectadas por el mismo concepto inventivo y organizadas de la manera más práctica posible, y pueden contar con más de una reivindicación independiente de la misma categoría si definen conjuntos distintos de características alternativas y esenciales para la realización de la invención. Es preferible que las reivindicaciones independientes de categorías diferentes en las que una de las categorías está especialmente adaptada a la otra se redacten de manera que se muestre su interconexión, mediante expresiones en la parte inicial de la reivindicación como “equipo para ejecutar el proceso definido en la reivindicación” o “proceso para obtener el producto definido en la reivindicación”.¹⁰

Si se trata de una solicitud de patente de modelo de utilidad, después de la expresión “caracterizado por”, se deben definir todos los elementos que constituyen el modelo, así como sus posiciones e interconexiones en relación con el conjunto. En las solicitudes de este tipo de patentes, el conjunto de disposiciones y formas de las que depende el mejor uso del objeto debe estar completamente caracterizado en una reivindicación principal única e independiente. El modelo de utilidad puede contener elementos complementarios de uso opcional o variaciones de formas caracterizadas en reivindicaciones dependientes, definidas en la reivindicación principal, que no afectan a la unidad del modelo ni a su funcionamiento. Si el modelo de utilidad tiene una estructura plana de acuerdo con la definición de la reivindicación principal, se admite una reivindicación dependiente en la que se describa la forma tridimensional secundaria del objeto que surge de la estructura plana.

3.1.3.4 Novedad

Una invención o modelo de utilidad se considera nuevo cuando no está comprendido en el estado de la técnica, es decir, cuando no está completamente descrito por un único documento en el estado de la técnica (artículo 11 de la LPI) existente antes de la fecha de presentación, excepto si el inventor utiliza el período de gracia o reivindica la prioridad de una solicitud anterior. La invención o el modelo de utilidad no se debe haber revelado al público de ninguna manera, verbal o escrita, mediante ninguna forma de comunicación, utilización, presentación en ferias comerciales o venta en ninguna parte del mundo.

Sin embargo, cuando la divulgación de una invención o de un modelo de utilidad se produzca durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente, no se considera parte del estado de la técnica si esa divulgación la realiza el inventor o una persona autorizada por este, ya sea en exposiciones, conferencias o publicaciones (artículo 12 de la LPI). Cabe destacar que el INPI puede exigir una declaración del inventor respecto de la divulgación, acompañada por pruebas o no, en la que se indique la forma, el lugar y la fecha de la divulgación. Además, el inventor puede indicar esta información cuando presenta la solicitud.

La prioridad “unionista” (aplicable en los países de la Unión de París) establecida en el artículo 4 del Convenio de París garantiza que la divulgación de una invención o de un modelo de utilidad como resultado de la primera presentación de una solicitud en uno de los países firmantes del Convenio distinto del Brasil no impide la presentación posterior de una solicitud correspondiente en el Brasil durante los 12 meses siguientes a la primera solicitud (artículo 16 de la LPI). Por lo tanto, cualquier divulgación que se produzca entre la fecha de prioridad reivindicada y la fecha en la que se presentó la solicitud en el Brasil no afecta la novedad ni a la actividad inventiva de la solicitud que se presenta en el Brasil.

Si en la solicitud presentada en el Brasil figura material adicional en relación con la primera solicitud presentada en el extranjero, cuya prioridad se reivindica, la fecha de examen del estado de la técnica es la fecha de presentación en el Brasil. Cabe destacar que el plazo de protección por patente se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud en el Brasil.

Una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad presentada originalmente en el Brasil (sin reivindicación de prioridad y todavía sin publicar) garantiza el derecho de prioridad para una solicitud posterior respecto de la misma materia presentada en el Brasil por el mismo solicitante o sus sucesores en un período de un año (artículo 17 de la LPI). Tras la presentación de la solicitud posterior, se debe presentar el formulario de reivindicación de prioridad, en el que se debe indicar el número y la fecha de la solicitud anterior. Por ende, la solicitud anterior que sirve de base a la reivindicación de prioridad interna no se puede utilizar para invalidar la novedad de la posterior. Además, se considera que la solicitud anterior se ha desestimado definitivamente.

La prioridad solo se admite respecto del objeto divulgado en la solicitud anterior y no se extiende a ningún objeto nuevo añadido (artículo 17.1 de la LPI). Tanto la solicitud anterior como la posterior deben tener un contenido técnico completo (con memoria descriptiva, dibujos y un cuadro para el examen de las reivindicaciones), cada uno con su propia numeración. Cabe destacar que una solicitud de patente que se derive de la división de una solicitud anterior no puede servir de base para la reivindicación de prioridad (artículo 17.3 de la LPI).

La prioridad interna no amplía los plazos de la reivindicación de prioridad unionista. Es decir, si el solicitante desea presentar solicitudes correspondientes en otros países, debe hacerlo en los 12 meses siguientes a la primera solicitud (es decir, la que sirvió de base para la prioridad interna).

3.1.3.5 Actividad inventiva

Una invención presenta actividad inventiva si no deriva del estado de la técnica de manera evidente u obvia para una persona experta en la materia (artículo 13 de la LPI). Es decir, la solución que ofrece una invención conlleva actividad inventiva si no es obvia para una persona experta en la materia, con los recursos disponibles en el estado de la técnica, en el momento de la presentación de la solicitud. Por consiguiente, una invención con actividad inventiva debe representar algo más que el resultado de una mera combinación de características conocidas o de la simple aplicación del conocimiento habitual para un experto en la materia.

Un modelo de utilidad presenta actividad inventiva si, para una persona experta en la materia, el objeto de la protección no deriva, de manera común u ordinaria, del estado de la técnica (artículo 14 de la LPI). En los modelos de utilidad que conllevan actividad inventiva, se aceptan las combinaciones de características obvias o simples en el estado de la técnica y los efectos técnicos previsibles, siempre que el modelo que se desea patentar presente una nueva forma o diseño que dé como resultado una mejora funcional en el uso o la fabricación del objeto al que corresponde el modelo.

En la doctrina jurídica se afirma lo siguiente:

Por regla general, se entiende que existe novedad siempre que la invención o el modelo no esté descrito completamente en un único documento del estado de la técnica. Esto se debe a que, si dos o más documentos del estado de la técnica se deben combinar para dar lugar a la invención, la cuestión se desplaza a la determinación de la actividad inventiva, es decir, se debe determinar si la combinación de esos documentos era obvia para la persona experta en la materia.¹¹

3.1.3.6 Aplicación industrial

Se considera que una invención o modelo de utilidad es susceptible de aplicación industrial si se puede utilizar o producir en cualquier tipo de industria (artículo 15 de la LPI).

3.1.3.7 Invenciones y modelos de utilidad no patentables

Una materia es patentable si no lo prohíbe la ley y si cumple los requisitos legales establecidos en los artículos 8, 9, 11, 13, 14 y 15 de la LPI y las condiciones establecidas en los artículos 24 y 25 de la LPI.

La legislación del Brasil no prevé el concepto de idoneidad de la materia patentable. En cambio, en ella se aclara qué materia es patentable y se exige que esta sea el resultado de una actividad inventiva.

Según el artículo 18 de la LPI, no son patentables los elementos siguientes:

I. todo lo que sea contrario a la moral, las buenas costumbres y la seguridad, el orden y la salud públicos;

II. las sustancias, los materiales, las mezclas, los elementos o los productos de cualquier tipo, así como la modificación de sus propiedades fisicoquímicas y los procesos respectivos para obtenerlos o modificarlos, cuando sean el resultado de la transformación del núcleo atómico; y

III. los seres vivos o partes de estos, excepto los microorganismos transgénicos que cumplan con los tres requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 8, a saber, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, y que no sean un mero descubrimiento.

En el artículo 18 se definen los “microorganismos transgénicos” como

los organismos distintos de las plantas y los animales o partes de ellos que expresan, a través de la intervención humana directa en su composición genética, una característica que la especie normalmente no puede lograr en condiciones naturales.

En el artículo 10 de la LPI también se indican varias materias que no se consideran invenciones ni modelos de utilidad:

I. los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

II. las concepciones puramente abstractas;

III. los esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo y de inspección;

IV. las obras literarias, arquitectónicas, artísticas y científicas o cualquier creación estética;

V. los programas informáticos;

VI. la presentación de información;

VII. las reglas de juegos;

VIII. las técnicas y los métodos de operación o quirúrgicos, así como los métodos terapéuticos o de diagnóstico, aplicables al cuerpo de seres humanos o animales; y

IX. los seres vivos naturales o partes de ellos y la materia biológica hallada en la naturaleza o incluso aislada de esta, incluido el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural y procesos biológicos naturales.