Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.7 Vías de recurso civil

En el artículo 122 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) se prevé la reparación para el titular de la patente cuando un tribunal determina que se ha infringido una reivindicación de una patente. Dicha reparación incluye:

• un mandamiento judicial (sujeta a los términos, si los hubiere, que el tribunal considere adecuados);
• en dicho mandamiento podrá dictarse el resarcimiento de los daños y perjuicios o una liquidación de beneficios (a elección del titular de la patente), y
• una cantidad adicional que se determina en una evaluación de los daños y perjuicios si el tribunal considera apropiado incluirla (habitualmente denominada “compensación adicional por daños y perjuicios”).

Cada recurso se analiza por separado a continuación.

2.7.1 Medidas cautelares

Además de las vías de recurso de carácter pecuniario (descritas en la siguiente sección), también se puede optar por las medidas cautelares permanentes.¹¹⁰ Normalmente, al titular de una solicitud de patente que haya obtenido una resolución favorable se le concederá una medida cautelar permanente durante la vigencia de la patente.

Sin embargo, las medidas cautelares están sujetas a consideraciones equitativas y discrecionales y, por lo tanto, pueden no ser un recurso adecuado en todos los casos. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Australia ha cuestionado la idoneidad de una medida cautelar permanente con respecto a la infracción de una patente que reivindica un nuevo método de tratamiento médico que utiliza un agente terapéutico que también se usa ampliamente para otros tratamientos médicos que no constituyen una infracción.¹¹¹

Además, la forma de las medidas cautelares dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. Un tribunal puede conceder medidas cautelares permanentes que prohíban la infracción en “forma general” (es decir, que prohíba al infractor infringir una o varias patentes concretas) o una acción de cesación en términos que se limitan a las infracciones específicas establecidas en el juicio, es decir, un mandamiento judicial basado en la conducta (por el cual se prohíbe al infractor realizar esos actos concretos).¹¹²

2.7.2 Separación de cuantía y determinación de la responsabilidad

Es habitual que en los procedimientos por infracción de patente se atienda y determine la responsabilidad antes de considerar la cuantía de la reparación pecuniaria. Ello se debe a que, con el beneplácito del tribunal, las partes a menudo acuerdan que las cuestiones relativas a la responsabilidad (es decir, las cuestiones de infracción y validez) se resuelvan por separado y con anterioridad a cualquier audiencia sobre la cuantía de la reparación pecuniaria.¹¹³

Debido a esta bifurcación entre la responsabilidad y la cuantía, por razones prácticas y de conveniencia comercial, las cuestiones relacionadas con la reparación pecuniaria a menudo se resuelven inter partes después de que se haya dictado el fallo en relación con la responsabilidad y se hayan resuelto las apelaciones, y antes de las vistas sobre la reparación pecuniaria.

El titular de la patente debe elegir una reparación pecuniaria en forma de daños y perjuicios o una liquidación de beneficios; es decir, que no puede elegir ambas opciones: la compensación económica por los daños y perjuicios y la liquidación de beneficios. Para ayudar al solicitante a optar por una u otra opción también pueden solicitarse y obtenerse pruebas tras la constatación de una infracción de patente. Asimismo, se puede ordenar al infractor que presente una declaración jurada o cuentas auditadas con respecto a sus ventas o ganancias en contravención de la patente.

2.7.2.1 Daños y perjuicios

La reparación por daños y perjuicios es un derecho del common law, y en relación con la infracción de patente se otorga de acuerdo con los principios ordinarios pertinentes relativos a la legislación vigente en materia de responsabilidad civil extracontractual. El fundamento para una indemnización por daños y perjuicios en caso de infracción de patente es restaurar al titular de la patente, en la medida de lo razonablemente posible, a la posición en la que se encontraría si la infracción no hubiera ocurrido. Los daños y perjuicios deben evaluarse de forma amplia y con el cálculo más aproximado posible. Sin embargo, el titular de la patente debe demostrar primero los elementos de causalidad y previsibilidad razonable exigidos por el common law.

El Tribunal Federal de Australia ha reconocido que existen varias formas de calcular los daños y perjuicios por infracción de patente, entre ellas, sobre la base de la “pérdida de ventas”, utilizando una “tasa razonable en concepto de derecho de licencia” o sobre la base del “principio del usuario”, en función de los hechos del caso concreto. Además, siempre que se demuestren la previsibilidad y la causalidad, también se pueden reclamar daños y perjuicios por infracción de patente debido a la pérdida de bienes que normalmente se habrían vendido con los bienes patentados, como oferta de venta inicial o por otros motivos.

Los daños y perjuicios también pueden generar intereses según el artículo 51A de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth).

2.7.2.1.1 Pérdida de ventas

La metodología de las “pérdida de ventas” se utiliza a menudo cuando el titular de la patente la ha explotado mediante la fabricación, la producción o la venta directa, y el infractor es un competidor en el mercado. Sin embargo, corresponde al titular de la patente demostrar que las ventas pertinentes en realidad se “perdieron”. Esto puede resultar problemático para ciertos titulares de patentes: a menudo, la venta de un artículo infractor no equivale sin más a una unidad de venta perdida para el titular de la patente. En relación con esto, es posible que el titular de la patente también deba demostrar que podría haber satisfecho la demanda adicional y habría obtenido ganancias con esa venta.

2.7.2.1.2 Tasa razonable en concepto de derecho de licencia

Por el contrario, el titular que explota una patente mediante la concesión de licencias a otros suele emplear un enfoque de “tasa razonable en concepto de derecho de licencia”. Al aplicar esta metodología, se considera que la cuantificación adecuada de los daños y perjuicios es la determinación de una tasa de licencia, ya sea según lo hubiera acordado el titular de la patente o sobre una base hipotética. Una vez más, corresponde al titular de la patente demostrar la cuantía de una tasa razonable en concepto de licencia.

2.7.2.1.3 Base del “principio del usuario”

La base de daños y perjuicios del “principio del usuario” se da cuando el titular de una patente que ha obtenido una resolución favorable puede recuperar una suma razonable en concepto de reparación de los daños y perjuicios ocasionados por un infractor que ha “usado” indebidamente la propiedad del titular de la patente, por ejemplo, cuando resulta evidente que el titular de la patente no habría concedido ninguna licencia, o aunque no pueda demostrarse que el titular de la patente ha sufrido una pérdida real. Mediante la metodología del “principio del usuario”, la cuantía de los daños y perjuicios se determina a menudo al evaluar la cantidad que el infractor habría tenido que pagar por el “uso” de la patente, por ejemplo, mediante una tasa razonable en concepto de licencia.

2.7.2.2 Liquidación de beneficios

La liquidación de beneficios requiere que el infractor rinda cuentas y devuelva las ganancias que obtuvo a través de la conducta infractora. Como la liquidación de beneficios es un recurso equitativo, se aplican consideraciones equitativas, incluido el conocimiento de la conducta ilícita por parte del infractor y defensas equitativas tales como el impedimento, la inactividad, la aquiescencia (asentimiento activo) y la demora (asentimiento pasivo).

Por lo general, el cálculo para la liquidación de beneficios se efectúa tomando los ingresos obtenidos por el infractor y restando todo costo razonable que sea atribuible a las ventas infractoras, como los costos de fabricación, comercialización y distribución.

Asimismo, si la patente en cuestión es para un producto que es un componente único dentro de un producto más grande (p. ej., una tarjeta SIM dentro de un teléfono inteligente), el tribunal puede exigir un prorrateo de las ganancias, tomando así en consideración que hay una gran proporción de partes no infractoras dentro del artículo pertinente. Este análisis dependerá también de si la parte infractora se considera “parte esencial” del artículo.

2.7.2.3 Daños y perjuicios adicionales

Cuando el titular de la patente ha optado por reclamar daños y perjuicios por infracción de patente, el tribunal también tiene la discreción de incluir una cantidad adicional en la evaluación de los daños y perjuicios si lo considera apropiado.¹¹⁴ Es importante señalar que no existe ningún requisito de proporcionalidad o relación entre la cuantía de los daños reales concedidos y la cuantía de los “daños y perjuicios adicionales”. En relación con esto, no hay límite para la cuantía de los daños y perjuicios adicionales prescritos por la Ley de Patentes o los reglamentos que la acompañan. También se puede ordenar la revelación de pruebas si el tribunal lo considera relevante para la demanda por daños y perjuicios adicionales.

El artículo 122.1A de la Ley establece de manera pertinente los factores que un tribunal puede “tener en cuenta” si “considera apropiado hacerlo”. Es importante destacar que estos factores no son limitantes e incluyen lo siguiente:

1. a) la flagrancia de la infracción, y
2. b) la necesidad de disuadir de infracciones similares de patentes, y

3. c) la conducta de la parte que infringió la patente:

   1. i) después del acto constitutivo de la infracción; o
   2. ii) después de que esa parte fuera informada de que había incurrido en una presunta infracción de la patente, y
4. d) todo beneficio demostrable obtenido por esa parte debido a la infracción, y
5. e) las demás cuestiones pertinentes.

El último criterio, es decir, “las demás cuestiones pertinentes”, se ha interpretado de manera que permita a las partes tratar de basarse en una variedad de conductas al solicitar una indemnización por daños y perjuicios adicionales.¹¹⁵

De manera adicional, se requiere algo más que una simple “copia” para respaldar la aplicación del artículo 122.1A, ya que el propósito del régimen de daños y perjuicios adicionales es conceder la indemnización de dichos daños y perjuicios cuando se produce la infracción intencional de una patente. Por ejemplo, no se considera un acto “flagrante” o ilegítimo que un competidor potencial intente “eludir” la protección de una patente en particular.

Asimismo, el Tribunal Federal de Australia ha determinado que el hecho de que un infractor tuviera razones fundadas para creer que la patente pertinente era inválida o no había sido infringida es un factor importante que impide una indemnización adicional por daños y perjuicios. Dicho argumento prevalece incluso si finalmente la defensa de la no infracción o de la invalidez de la patente fracasa en el juicio.¹¹⁶

2.7.3 Otros recursos

Existen otros recursos a disposición de los litigantes en materia de patentes en Australia, como el interdicto Mareva (un auto de embargo preventivo), las órdenes de registro y embargo Anton Piller y las órdenes de medidas definitivas accesorias (tales como la destrucción o la entrega de los artículos infractores).

En términos generales, un tribunal australiano puede dictar un interdicto Mareva (también conocido como “auto de embargo preventivo” o “protección de activos”) si considera que:

• se ha dictado sentencia a favor del solicitante, o el solicitante cuenta con “un argumento defendible sobre una acción ejercitable o prospectiva”, y
• existe el peligro de que la sentencia o la posible sentencia queden total o parcialmente insatisfechas debido a que el deudor en firme o posible deudor en virtud del fallo haya ocultado o transferido sus activos, o bien haya eliminado sus activos o disminuido su valor.¹¹⁷

Las órdenes de embargo preventivo son de naturaleza excepcional, y el solicitante de la orden deberá asumir el compromiso habitual en cuanto a daños y perjuicios, es decir, someterse a cualquier auto que el tribunal considere justo en relación con el pago de una indemnización a cualquier persona, sea o no parte afectada por la ejecución de ese auto. Para más información sobre las órdenes de embargo preventivo, incluido un modelo de ese tipo de órdenes, véase la Nota de práctica sobre las órdenes de embargo preventivo (GPN-FRZG) del Tribunal Federal de Australia.¹¹⁸

En Australia se puede dictar una orden Anton Piller (también denominada orden de “registro y embargo”) si el tribunal está convencido de que i) el solicitante tiene un “caso prima facie sólido” y sufrirá “graves” pérdidas o daños y perjuicios si no se dicta la orden de registro y embargo, y ii) si existen “pruebas suficientes” de que el demandado posee material probatorio importante y de que hay una posibilidad real de que dicho material sea destruido o no esté disponible para su uso como prueba en el procedimiento ordinario o en el procedimiento anticipado.¹¹⁹ Las solicitudes de órdenes de registro y embargo se presentan generalmente ex parte, requieren el compromiso habitual en cuanto a daños y perjuicios e implican que el tribunal designe a un abogado independiente para supervisar la ejecución de la orden. Para más información sobre las órdenes de búsqueda, incluido un modelo de orden de registro y embargo, véase la Nota de práctica sobre órdenes de registro y embargo (GPN-SRCH) del Tribunal Federal.¹²⁰

Además de las medidas cautelares, es habitual que los titulares de patentes, luego de haber prosperado una acción por infracción de patentes, soliciten órdenes para la entrega o la destrucción de los artículos infractores. La cuestión de si se debe conceder dicha reparación accesoria queda, en última instancia, a discreción del tribunal. Entre otras cosas, debe demostrarse que los artículos infractores que son objeto de la orden de entrega o destrucción están, de hecho, comprendidos en el ámbito de las demandas y que las órdenes son necesarias (además de otras posibles órdenes de medidas cautelares) como protección adicional contra el riesgo de futuras infracciones.¹²¹

Tampoco es infrecuente que los titulares de patentes en Australia soliciten declaraciones de infracción y una orden de expedición de un certificado de validez en virtud del artículo 19 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth), cuando la validez de una reivindicación de patente ha sido cuestionada y posteriormente se ha confirmado. El efecto de un certificado en virtud del artículo 19 es que, si se incoa un procedimiento de revocación posterior en relación con la demanda cuya resolución ha facilitado la expedición del certificado, y la pretensión del titular de la patente prospera en ese procedimiento posterior, el titular de la patente puede tener derecho a que la contraparte corra con las costas de su abogado y del titular, en calidad de cliente, en dicho procedimiento posterior.¹²²

2.7.4 Costas

2.7.4.1 Enfoque general de las costas

En todos los tribunales de Australia, incluido el Tribunal Federal de Australia, las costas quedan a discreción del tribunal. Así pues, el tribunal puede ordenar que una de las partes corra con las costas legales en que haya incurrido la contraparte en el procedimiento. Las costas legales incluirán las costas de representación legal, incluidos los desembolsos tales como los honorarios de los abogados y el costo de los peritos.

Cuando se dicta una orden sobre el pago de las costas, la regla habitual es que “las costas se determinan en función del resultado del litigio”, lo que significa que la parte perdedora pagará las costas legales de la parte vencedora. Las costas totales ordenadas contra la parte perdedora generalmente se pagan siguiendo el criterio según el cual “la parte que pierde el litigio es condenada a pagar también las costas de la parte ganadora”.¹²³ Con arreglo a este criterio, la parte que pierde deberá correr con las costas en las que la contraparte ha incurrido de manera justa y razonable durante el transcurso del litigio. Sin embargo, como la orden queda a discreción del tribunal, a petición de una de las partes, el tribunal puede ordenar que las costas se paguen siguiendo un criterio diferente, como la determinación de una indemnización.¹²⁴ Las costas en concepto de indemnización permiten la recuperación del desembolso total en que ha incurrido la parte vencedora, excepto las costas en que se haya incurrido de manera irrazonable. Con arreglo a la orden de costas, la parte condenada no tiene que asumir las costas en que se haya incurrido de manera indebida, irrazonable o negligente.¹²⁵

En la mayoría de los casos, no es posible que la parte ganadora recupere todo el desembolso efectuado, ni siquiera mediante el pago de las costas en concepto de indemnización. Por ejemplo, la parte a la que se le adjudican las costas según el criterio de asunción de la totalidad de las costas por la parte perdedora solo puede tener derecho a recuperar aproximadamente el 60 % de esas costas una vez evaluada la totalidad del gasto de manera justa y razonable. Una de las razones de esta brecha entre las costas reales y lo que se considera justo y razonable (según el criterio de que la parte perdedora paga) es que el costo real de los abogados y peritos y otras costas legales superan lo permitido según la escala judicial.

El juez puede evitar pronunciarse sobre las costas si la pretensión de una de las partes solo prospera parcialmente, o si entiende que hay otros motivos de peso al respecto, y también puede condenar a la parte que ha perdido el litigio a pagar menos del 100 % de las costas de la parte ganadora, en función del criterio de que la parte perdedora paga, o dictar una resolución para que la parte cuya pretensión ha prosperado asuma la totalidad o parte de las costas del perdedor. Esto puede ocurrir cuando una de las partes no ha cumplido con el propósito general establecido en los artículos 37M y 37N de la Ley del Tribunal Federal de 1976 (Cth): facilitar la resolución justa del procedimiento con arreglo a derecho y de la manera más rápida, económica y eficiente posible, o ha actuado de otro modo, incurriendo en gastos irrazonables. También es habitual en los casos de patentes que, a la hora de adjudicar las costas, los tribunales adopten un enfoque basado en cuestiones específicas, por ejemplo, exigiendo al titular de la patente que no tuvo éxito en la acción de revocación que pague parte de las costas de la contraparte sobre la base de que la solicitud de esta tuvo un éxito parcial.

Debe hacerse especial referencia a la parte 40 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) relativa a los costos y a la Nota de práctica sobre las costas (GPN-COSTS)¹²⁶ en materia de costas ante el Tribunal Federal. Cuando deba dirimir el asunto un tribunal estatal, será necesario consultar las notas de práctica equivalentes, las normas y la legislación aplicables en esa jurisdicción.

Esto se aplica tanto a las vistas en primera instancia como a las vistas en apelación. En ambos casos, el demandante suele solicitar que la contraparte corra con las costas en el escrito de interposición del recurso. Las partes suelen ser escuchadas por el tribunal sobre la cuestión de las costas mediante presentaciones orales y escritas al final del juicio, una vez motivado el fallo o cuando se dictan órdenes en relación con las cuestiones sustantivas de los procedimientos.

2.7.4.2 Procedimientos interlocutorios y otras cuestiones

Las partes podrán solicitar la orden de costos en las solicitudes interlocutorias. Cuando una parte haya tenido pleno éxito en una solicitud interlocutoria, podrá obtener una orden para que la otra parte pague las costas de la solicitud, que se determinarán de manera similar a lo referido en el apartado anterior.

Cuando se ha incurrido en costas irrazonables, la parte afectada puede solicitar una orden por “costas desperdiciadas”. Una orden de este tipo significa que, con independencia del resultado del procedimiento, una de las partes tendrá derecho a recuperar dichas costas. Por ejemplo, cuando un solicitante haya modificado sus alegatos y ello haya resultado en la eliminación de una causa para iniciar una acción en la que el demandado ya había invertido tiempo y dinero con el fin de responder, el demandado podrá solicitar una orden para que la contraparte asuma las costas irrazonables.

Por lo general, cuando un solicitante o un demandado interrumpa el procedimiento,¹²⁷ se dictará una orden de pago de las costas de la parte contraria, generalmente sobre la base del criterio de indemnización.¹²⁸

2.7.4.3 Garantía para cubrir las costas

Cuando un demandado tenga motivos para creer que un solicitante tal vez no pueda satisfacer una orden de pago de las costas de la contraparte si su demanda no prospera, podrá solicitar órdenes de garantía para cubrir las costas.¹²⁹ Cuando se presenten solicitudes interlocutorias en las que se solicite una garantía por las costas en un procedimiento existente, el tribunal considerará la capacidad del solicitante para satisfacer una orden de pago de las costas de la contraparte. La garantía incluye las posibles razones para creer que el solicitante no podrá asumir las costas del demandado si es condenado a hacerlo, los casos en que el solicitante resida habitualmente fuera de Australia, la posibilidad de que la demanda se presente en beneficio de otra persona, la declaración de insolvencia o cualquier otra cuestión pertinente. La prueba de garantía debe ser una declaración jurada.

La parte interesada puede solicitar nuevas órdenes para que se suspenda el procedimiento hasta que se haya entregado al tribunal la garantía ordenada. Una vez entregada, la garantía queda en poder del tribunal hasta la conclusión del procedimiento. Si la garantía no se entrega según lo ordenado, el demandado puede solicitar que se desestimen los procedimientos.¹³⁰

2.7.4.4 Ofertas de compromiso y ofertas de Calderbank

Las costas a las que se condena a la parte correspondiente también pueden verse afectadas por la existencia de una oferta de acuerdo válida formulada según el Reglamento del Tribunal Federal¹³¹ o una oferta de Calderbank.¹³² En ambos casos, para que las ofertas sean aceptadas por el tribunal dentro de estas categorías es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos formales. Si se acepta la oferta, en función de sus características y del resultado del caso, una u otra parte puede tener derecho a que se le paguen las costas a modo de indemnización a partir de la fecha de la oferta o según lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal Federal.

Estas ofertas se hacen con frecuencia a lo largo del procedimiento para proteger la situación de las costas de cada parte, con el objetivo de resolver el procedimiento de manera eficiente y evitar incurrir en costas innecesarias. No se debe informar al tribunal de ninguna oferta de acuerdo antes de que se hayan determinado las cuestiones sustantivas del procedimiento.

2.7.4.5 Evaluación de las costas

Cuando un tribunal condena en costas a una de las partes, a falta de acuerdo entre las partes en cuanto a la cantidad pagadera las costas deberán imponerse de conformidad con el Reglamento del Tribunal Federal (p. ej., según el criterio de parte y parte o el de indemnización). Como parte de este proceso, se contratará un tasador de costas para evaluar las costas pagaderas a la parte en cuyo beneficio se emitió la orden.¹³³ Esto se conoce como el proceso de tasación. Un asesor de costas es un especialista independiente que conoce las normas en materia de costas y las costas del sector.

Una vez valoradas las costas por el tasador se eleva un informe al tribunal y, si no suscita controversia, se ordenará al obligado el pago de la cantidad tasada. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la valoración de las costas, podrá celebrarse una audiencia para determinar las costas pagaderas. Sin embargo, los tribunales tratan de evitar las audiencias sobre costas, ya que son largas y onerosas. Por lo tanto, se espera la cooperación de las partes con respecto a las costas para evitar una audiencia de impugnación de las costas.

Otra forma de agilizar el proceso de costas consiste en contraer compromisos como el pago de una suma fija acordada, y el tribunal puede dictar órdenes al respecto previa solicitud de las partes.¹³⁴