Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.7.4 Indemnizaciones por daños y perjuicios

La Ley de Patentes incluye en el artículo 128.1) su propia disposición acerca del derecho del titular de la patente a solicitar una indemnización compensatoria por daños y perjuicios por infracciones, como se muestra a continuación: “[l]os titulares de patentes o licenciatarios exclusivos pueden reclamar compensaciones por los daños causados por una persona que haya infringido de manera intencionada o negligente la patente o licencia exclusiva”. Sin embargo, en líneas generales, las infracciones de patente se consideran un tipo de daño en el Código Civil. Por lo tanto, al igual que en los casos de daños, el demandante en un proceso en el que se solicitan indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios debe argumentar y probar que i) el demandante es el titular de la patente; ii) el infractor ha infringido de manera intencionada o negligente el derecho de patente del titular de la patente; iii) la infracción de patente por el infractor es ilícita; iv) el infractor era capaz de asumir la responsabilidad en el momento de la infracción; v) el titular de la patente sufrió daños, y vi) existe una causa inmediata entre la infracción del derecho de patente y los daños y perjuicios sufridos por el demandante.¹⁶⁶

8.7.4.1 Elementos

Se pueden conceder indemnizaciones por daños y perjuicios solo una vez demostrada la infracción. Dado que ya se han abordado en profundidad los criterios para determinar la existencia de una infracción, a continuación, analizaremos otros elementos para la recepción de indemnizaciones por daños y perjuicios.

Demandante (es decir, el titular de la patente). El demandante que solicita indemnizaciones por daños y perjuicios debe ser el titular de la patente o el licenciatario exclusivo. En el caso de las patentes de titularidad conjunta, la práctica judicial consiste en conceder indemnizaciones por daños y perjuicios solo de manera proporcional al porcentaje de titularidad de cada titular de derechos. Los licenciatarios no exclusivos carecen de legitimación procesal, ya que el derecho no tiene efecto exclusivo, pero un licenciatario único no exclusivo puede obtener una indemnización por daños sobre la base de una infracción de crédito.

La parte que responde a la reclamación de indemnización por daños y perjuicios (es decir, el infractor). En la mayoría de los casos, el demandado en un proceso en el que se solicita una indemnización por daños y perjuicios debido a una infracción de patente es el infractor directo. Si se determina que existe una infracción indirecta en virtud del artículo 127 de la Ley de Patentes, el infractor indirecto también es responsable de compensar los daños y perjuicios. Además, al igual que en los casos de agravio contemplados en el Código Civil, cualquier persona que haya ayudado o incitado a la infracción de patente es igualmente responsable de la indemnización por daños y perjuicios de manera conjunta con el infractor de la patente. En los casos donde la infracción de patente se divide entre múltiples partes,¹⁶⁷ se puede determinar que existe la responsabilidad conjunta prevista en el artículo 760 del Código Civil. Existen opiniones divididas acerca de si el elemento objetivo de que el acto del autor de cada daño que se cometa de manera conjunta basta para determinar la existencia de responsabilidad conjunta (teoría objetiva de la reponsabilidad conjunta) o si también se debe cumplir el elemento subjetivo del conocimiento de la actuación conjunta o la conspiración para actuar de los autores del daño (teoría subjetiva de la responsabilidad conjunta).

Intencionalidad o negligencia. Las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios requieren la existencia de intencionalidad o negligencia. No obstante, el elemento de la intención no se suele disputar en la práctica, ya que la Ley de Patentes establece que “se presumirá la negligencia de toda persona que infrinja la patente o licencia exclusiva de un tercero con relación a dicha infracción”.¹⁶⁸ En la versión modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 8 de enero de 2019, se añadió una disposición que permite al tribunal incrementar las indemnizaciones hasta el triple de las indemnizaciones por daños y perjuicios reales si se considera que la infracción de la patente o la licencia exclusiva de otra persona es intencionada. Se espera que esta disposición nueva sea una de las cuestiones que más atención reciba en la práctica.

8.7.4.2 Cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios

El titular de la patente puede solicitar compensaciones por los daños y perjuicios sufridos a raíz de una infracción por parte de cualquier persona que haya infringido de manera intencionada o negligente la patente o licencia exclusiva. La Ley de Patentes establece que se presume que los infractores han cometido las infracciones con negligencia. La Ley de Patentes reconoce cuatro motivos a la hora de evaluar la indemnización por daños y perjuicios: i) la pérdida sufrida por el titular de la patente, ii) los beneficios obtenidos por el infractor (que presumiblemente equivalen a los daños y perjuicios sufridos por el demandante), iii) las regalías razonables (el mínimo) y iv) los daños y perjuicios determinados a discreción del tribunal sobre la base del examen de las pruebas y la revisión de los alegatos en general. Se puede conceder una indemnización discrecional por daños y perjuicios si la naturaleza del caso dificulta la obtención de pruebas que demuestren los daños y perjuicios reales que se causaron.

Se debe iniciar un proceso de indemnización por daños y perjuicios por infracción en un plazo de 3 años a partir de la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los daños y perjuicios causados por la infracción o en un plazo de 10 años a partir de la fecha de la infracción, la que sea anterior. El demandante debe identificar al supuesto infractor. Se puede iniciar un proceso de indemnización por daños y perjuicios basado en un enriquecimiento sin causa del infractor en un plazo de 10 años.

8.7.4.2.1 Lucro cesante

El lucro cesante del titular de la patente como fundamento para la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios se establece en el artículo 128.2) de la Ley de Patentes. Esta disposición se modificó recientemente para velar por una compensación justa al aclarar que, además del lucro cesante, el titular de la patente también puede recuperar las regalías razonables de los bienes ilícitos que se transfirieron por encima de la capacidad de producción del titular del derecho (modificación parcial en virtud de la Ley núm. 17422, en vigor desde el 10 de diciembre de 2020).

En cuanto a las unidades enmarcadas dentro de la capacidad de producción del titular de la patente, se puede conceder el lucro cesante por la cantidad de unidades que el titular de la patente habría vendido de no haberse producido la infracción. Con relación a esas unidades, las indemnizaciones por daños y perjuicios se pueden calcular multiplicando el número de unidades de artículos transferidos por el infractor por el beneficio por unidad que el titular de la patente podría haber obtenido con las ventas en ausencia de la infracción (artículo 128.2)i) de la Ley de Patentes). Esto excluye la cantidad de unidades que el titular de la patente no podría haber vendido por otros motivos distintos de la infracción (si los hubiere) y el número de unidades que se escapan a la capacidad de producción del titular del derecho.

Pese a que el enfoque del lucro cesante estaba presente antes de la modificación de la Ley de Patentes, la legislación previa a la modificación no contestaba a la pregunta persistente de si el titular de la patente podía también recuperar los daños y perjuicios ligados al número de unidades que escapaban a su capacidad de producción. En respuesta a esto, la versión modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 10 de diciembre de 2020, incorporó una disposición donde se establece que, si la cantidad de artículos transferidos por el infractor supera la capacidad de producción propia del titular de la patente, este puede recuperar las regalías razonables por ese exceso (artículo 128.2)ii) de la Ley de Patentes).

Esta nueva disposición aclaró que se puede conceder un monto equivalente a las regalías prescritas en el artículo 128.5) de la Ley de Patentes como indemnización por daños y perjuicios por los productos ilícitos transferidos a terceros que i) superen la cantidad calculada al deducir la cantidad de unidades vendidas en realidad del número de unidades que podría haber producido el titular de la patente o ii) que no se podrían haber vendido debido a cualquier otra razón diferente de la infracción. La modificación aclaró que se pueden recuperar las regalías razonables por el uso de la invención patentada con relación a dichas unidades (excepto de aquellas por las que el titular de la patente no podría haber obtenido regalías ni siquiera en ausencia de la infracción: por ejemplo, cualquier número de unidades por las que el titular de la patente no podría haber otorgado una licencia exclusiva o no exclusiva con relación a la patente o para las que el licenciatario exclusivo no podría haber otorgado una licencia no exclusiva con relación a la licencia exclusiva).

8.7.4.2.2 Beneficios del infractor

Dado que resulta relativamente más sencillo determinar el monto de los beneficios obtenidos por el infractor que la pérdida real sufrida por el titular de la patente a raíz de la infracción de patente, a menudo se suele asumir que los beneficios del infractor equivalen al lucro cesante del titular de la patente. En ese caso, los “beneficios” incluyen los beneficios de cualquier tipo obtenidos por el infractor a través de la infracción del derecho de patente sin límites específicos. En la práctica, se suelen adoptar la teoría de los beneficios netos (es decir, beneficios = ingresos por ventas - [costos fijos + costos variables]) y la teoría de los beneficios marginales (beneficios = ingresos por ventas - costos variables; a diferencia de lo que sucede en la teoría de los beneficios netos, no se deducen los costos fijos). Aunque resulta menos complicado que demostrar el lucro cesante, también puede ser difícil calcular los beneficios del infractor sin las pruebas adecuadas. Esta es la causa de que los tribunales recurran a la concesión de indemnizaciones discrecionales por daños y perjuicios, como se analiza a continuación en el apartado 8.7.4.2.5.

8.7.4.2.3 Regalías razonables

El titular de la patente puede recuperar las regalías razonables que habría recibido de manera habitual. El titular de la patente debe argumentar y demostrar i) la infracción del derecho de patente, ii) los ingresos por ventas o la cantidad de productos fabricados y vendidos, y iii) la cantidad razonable de regalías que habría recibido. No es necesario que el titular de la patente argumente y demuestre cada una de las pérdidas concretas.

Para determinar las regalías razonables de una determinada patente, se puede tener en cuenta lo siguiente:

• el valor técnico objetivo de la invención patentada;
• los acuerdos de licencia con terceros con relación a la invención patentada, si los hubiere;
• los acuerdos de licencia con el demandado celebrados en el pasado, si los hubiera;
• las regalías que se puedan recibir por invenciones similares en la misma esfera técnica;
• la vigencia restante de la patente;
• el tipo de uso de la patente del titular de esta;
• la existencia de tecnologías sustitutivas para la invención patentada; y
• los beneficios derivados de la infracción para el infractor.¹⁶⁹

La disposición relativa a las regalías razonables no establece ningún límite para las indemnizaciones por daños y perjuicios. Por tanto, si el monto de las pérdidas supera las regalías razonables, el titular de la patente también puede solicitar indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios por ese monto en exceso de acuerdo con el principio de compensación del daño real.

8.7.4.2.4 Indemnizaciones reducidas por daños y perjuicios

A fin de lograr una protección equilibrada de las dos partes, la Ley de Patentes protege al titular de la patente al presumir la negligencia del infractor en el artículo 130 y prescribir el método de cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios en el artículo 128.2) a 5), al tiempo que establece una medida de protección del infractor en el artículo 128.6. En el artículo 128.6, se establece que el tribunal puede considerar la falta de intencionalidad o de negligencia grave por parte del infractor al conceder indemnizaciones por daños y perjuicios, de modo que el infractor debe argumentarlo y demostrarlo para abogar por la concesión de una indemnización reducida. No obstante, aunque el monto de la indemnización por daños y perjuicios se reduzca en consonancia, el monto reducido no será inferior a las regalías razonables.

8.7.4.2.5 Cálculo a discreción del tribunal

Si, debido a la naturaleza de los hechos pertinentes, resulta extremadamente complicado demostrar los hechos subyacentes para decidir el monto de la indemnización por daños y perjuicios por alguno de los motivos anteriores, incluso aunque se haya reconocido la existencia de daños, la Ley de Patentes contempla que el tribunal determine un monto razonable para la indemnización por daños y perjuicios al tener en cuenta el significado general de los alegatos y otras circunstancias pertinentes detectadas sobre la base de las pruebas, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 128.2) a 6). Sin embargo, la concesión de indemnizaciones discrecionales no es de ningún modo arbitraria, y la mayoría de las decisiones judiciales indican de manera clara en qué se basa el cálculo cuando el monto de la indemnización por daños y perjuicios se determina a discreción del tribunal.

8.7.4.2.6 Indemnizaciones incrementadas (triplicadas)

La versión modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 9 de julio de 2019, incluyó disposiciones relativas a un sistema de indemnizaciones incrementadas que ofrece compensaciones hasta tres veces superiores al monto de los daños y perjuicios si la infracción fue intencionada. El término “intencionada” implica que el infractor cometió el acto siendo consciente de que suponía una infracción de patente. En virtud de la versión modificada de la Ley de Patentes, a la hora de determinar la intencionalidad, el tribunal debe tomar en consideración exhaustivamente los factores siguientes: i) si el infractor se encuentra en una posición superior a la del titular de la patente, ii) la intencionalidad o el grado de conocimiento del infractor de la posibilidad de que el acto ilícito causase daños, iii) la importancia del daño al titular de la patente, iv) los beneficios económicos para el infractor a raíz de la infracción, v) la frecuencia y la duración del acto ilícito, vi) la sanción penal del acto ilícito, vii) la condición financiera del infractor, y viii) el nivel de esfuerzos realizados por el infractor para ofrecer una reparación.