Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.4 Responsabilidad civil por infracción de patente

Los derechos de patente son un subconjunto de los derechos de propiedad intelectual establecidos en el artículo 123 del Código Civil, que son derechos de propiedad. Cualquier persona que infrinja los derechos de patente incurrirá en responsabilidad civil con arreglo a la ley. En el artículo 179 del Código Civil se establece lo siguiente:

Las principales formas de responsabilidad civil son:

1. 1) el cese de la infracción;
2. 2) la eliminación del acto lesivo;
3. 3) la eliminación del peligro;
4. 4) la restitución;
5. 5) la restauración;
6. 6) la reparación, reconstrucción o sustitución;
7. 7) la continuación de la prestación;
8. 8) la indemnización de las pérdidas;
9. 9) el pago de la indemnización por daños y perjuicios prevista en el contrato;
10. 10) la eliminación de efectos adversos y rehabilitación de la reputación, y
11. 11) la disculpa.
12. […]

Las formas de responsabilidad civil previstas en este artículo pueden aplicarse de forma separada o concurrente.

En las causas civiles por infracción de patente, las principales formas de responsabilidad civil son el cese de la infracción y la indemnización de las pérdidas.

De acuerdo con el artículo 1185 del Código Civil y el artículo 71.1 de la Ley de Patentes, en una causa por infracción dolosa de los derechos de patente, y cuando las circunstancias sean graves, el titular del derecho tiene derecho a solicitar la indemnización punitiva correspondiente.

4.4.1 Cese de la infracción

Por lo general, cuando un supuesto infractor haya cometido cualquiera de las infracciones establecidas en el artículo 11 de la Ley de Patentes, los tribunales populares, a partir de las alegaciones del titular del derecho y de conformidad con las leyes, dictaminarán que el supuesto infractor asuma la responsabilidad civil de cese de la infracción para detener los actos de infracción.

Sin embargo, en las tres circunstancias siguientes, los tribunales populares podrán no ordenar el cese de la infracción:

• De acuerdo con el artículo 26 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, “[t]eniendo en cuenta los intereses nacionales o públicos, el tribunal popular podrá no ordenar el cese de la infracción y, en su lugar, ordenar al demandado el pago de las tasas razonables correspondientes”.
• De acuerdo con el artículo 25.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, cuando el usuario de un producto supuestamente ilícito no sepa que el producto se fabricó y vendió sin autorización del titular de la patente, pueda demostrar que el producto se obtuvo de una fuente legítima y haya pagado una contraprestación razonable por el producto, los tribunales populares no apoyarán la pretensión del titular de los derechos de que cese dicho uso.
• De acuerdo con la disposición sobre las cuestiones pertinentes relacionadas con las licencias de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas en el artículo 24.2) de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes (véase la sección 4.5.4.1 para más detalles).

4.4.2 Indemnización de las pérdidas

4.4.2.1 Método de cálculo de la indemnización

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Patentes, en las causas civiles por infracción de patente, los tribunales populares determinarán la cuantía de la indemnización siguiendo una de las cuatro formas que se describen a continuación.

La primera es una determinación basada en las pérdidas reales sufridas por el titular del derecho debido a la infracción. De acuerdo con el artículo 14.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, las pérdidas reales pueden calcularse multiplicando la reducción total del volumen de ventas del producto patentado del titular de la patente debida a la infracción por los beneficios razonables de cada pieza del producto patentado. Cuando sea difícil determinar la reducción total del volumen de ventas del titular del derecho, se considera que la pérdida real sufrida por el titular del derecho debido a la infracción es el resultado de multiplicar el volumen total de ventas del producto infractor en el mercado por los beneficios razonables de cada unidad del producto patentado.

La segunda es una determinación basada en los beneficios obtenidos por el infractor gracias a la infracción. De acuerdo con el artículo 14.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, dichos beneficios pueden calcularse multiplicando el volumen total de ventas del producto infractor en el mercado por los beneficios razonables de cada unidad del producto infractor. Los “beneficios razonables” se calculan generalmente sobre la base de los beneficios de explotación del infractor. Cuando el negocio del infractor consista completamente en los actos de infracción, el beneficio razonable puede calcularse basándose en la ganancia de las ventas.

En tercer lugar, cuando sea difícil determinar las pérdidas sufridas por el titular del derecho o los beneficios obtenidos por el infractor, la cuantía de la indemnización puede determinarse razonablemente por referencia a un múltiplo de las regalías por la licencia de la patente. De acuerdo con el artículo 15 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, los tribunales populares pueden tener en cuenta factores como la categoría de la patente, la naturaleza y las circunstancias de los actos de infracción y la naturaleza, el alcance y la duración de la concesión de licencias de patente. El artículo 32 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

Cuando la parte afectada pretenda determinar la cuantía de la indemnización con referencia a un múltiplo razonable de las regalías por la licencia de la patente, los tribunales populares podrán tener en cuenta los siguientes factores para examinar y determinar las pruebas relacionadas con las regalías:

1. 1) si se han pagado las regalías, el método de pago y si el contrato de licencia ha sido ejecutado o registrado;
2. 2) los derechos que han sido concedidos en licencia y la forma, el alcance y la duración de la licencia;
3. 3) si el licenciatario tiene intereses con el licenciante; y
4. 4) la norma habitual de concesión de licencias en el sector.

En resumen, los factores clave son si las regalías a las que se hace referencia se pagaron realmente, si se cumplieron las normas consuetudinarias y si los derechos que se conceden en licencia —y la forma, el alcance y la duración de la licencia— son comparables.

El cuarto método para determinar la cuantía de la indemnización es atender lo previsto en la ley. De acuerdo con el artículo 71.2 de la Ley de Patentes, cuando sea difícil determinar las pérdidas sufridas por el titular del derecho, los beneficios obtenidos por el infractor y las regalías por la licencia de la patente, los tribunales populares podrán, basándose en el tipo de derecho de patente y en la naturaleza y las circunstancias del acto de infracción, determinar una indemnización de entre 30 000 yuanes y 5 millones de yuanes. La naturaleza y las circunstancias de los actos de infracción se refieren principalmente a la culpa subjetiva del infractor, los medios de infracción, la duración de los actos de infracción, las consecuencias perjudiciales para el titular del derecho, etcétera.

4.4.2.2 La indemnización debe tener una relación causal con el acto de infracción y ser proporcional a este

En el artículo 16 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

La determinación de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción se limitará a aquellos que se obtuvieron a partir de los actos de infracción, mientras que los obtenidos por otros derechos se deducirán razonablemente.

Cuando el producto que infrinja un derecho de patente de invención o de modelo de utilidad sea un componente de otro producto, los tribunales populares determinarán razonablemente la cuantía de la indemnización basándose en factores como el valor del propio componente y su papel en la obtención de los beneficios sobre el producto final.

La principal consideración de esta disposición es que, si un producto supuestamente ilícito infringe varios derechos de patente o afecta simultáneamente a derecho de patente y un derecho derivado de la marca, en un proceso judicial por la infracción de un derecho o una parte de los derechos de patente, los beneficios obtenidos por el infractor deben determinarse en función de los beneficios obtenidos como resultado de la infracción de la patente implicada, en lugar del beneficio total del producto. En el artículo 16, la expresión “otros derechos” se refiere principalmente a los derechos de propiedad intelectual. Los beneficios obtenidos de otros derechos pueden determinarse razonablemente en función de los hechos concretos y las circunstancias generales del caso.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente, en la causa Hua Jiping contra Shanghai Oxylane Trade Co.,¹⁰⁶ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al aplicar los factores pertinentes para determinar la cuantía de la indemnización, lo importante es la razonabilidad y la proporcionalidad de esta. Al determinar la cuantía de la indemnización por infracción de la propiedad intelectual, el grado de culpa subjetiva de la parte acusada puede tenerse en cuenta para determinar la responsabilidad de la indemnización, especialmente cuando es necesaria la discrecionalidad para determinar el criterio de cálculo específico.

En un nuevo juicio sobre una controversia por una infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Wuxi Guowei Ceramic Electrical Appliances Co. contra Chagnshu Linzhi Electrical Heating Components Co.,¹⁰⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al calcular la cuantía de la indemnización por infracción de la patente sobre la base de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de la infracción cuando el producto supuestamente ilícito implique varios componentes o varias patentes, en principio, los beneficios no deben calcularse simplemente multiplicando el importe total de las ventas del producto infractor por el margen de beneficio de este. En cambio, se debe tener en cuenta la proporción de la contribución de la patente implicada al beneficio del producto infractor. Además, los beneficios derivados de la infracción se pueden calcular mediante la siguiente fórmula: importe total de las ventas del producto infractor × margen de beneficio × proporción de la contribución de la tecnología patentada al valor del producto. La proporción de la contribución de la tecnología patentada al valor del producto puede determinarse discrecionalmente teniendo en cuenta la importancia de la patente en cuestión para el producto.

Cuando los actos de infracción son divisibles, al calcular la cuantía de la indemnización por la infracción, si una parte de las pérdidas sufridas por el titular del derecho o los beneficios obtenidos por el infractor pueden calcularse con relativa precisión y otra parte es difícil de calcular, la indemnización por la primera puede calcularse sobre la base de las pérdidas o beneficios, la indemnización legal se aplica a la segunda, y la suma de ambos se utiliza para determinar la cuantía final de la indemnización.

4.4.2.3 Acuerdo sobre la cuantía de la indemnización por infracción de patente o sobre el método de cálculo de esta de conformidad con la ley

El artículo 28 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando el titular del derecho y el infractor acuerden, conforme a la ley, la cuantía de la indemnización por infracción de patente o el método de cálculo de esta y, durante una demanda por infracción de patente, aleguen que la cuantía de la indemnización se determinará de conformidad con dicho acuerdo, los tribunales populares admitirán dicha alegación.

Los tribunales populares, de conformidad con las disposiciones del Código Civil y la alegación de las partes interesadas, examinarán si existe alguna circunstancia que pueda hacer inválido o revocable dicho acuerdo.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa Zhongshan Longcheng Daily Products Co. contra Hubei Tongba Children’s Appliances Co.,¹⁰⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que la Ley de Responsabilidad Civil Extracontractual y la Ley de Patentes no prohíben que la persona víctima de la infracción y el correspondiente infractor lleguen a acuerdos previos sobre la forma de la responsabilidad extracontractual y la cuantía de la indemnización. La esencia de tales acuerdos es un método sencillo previamente pactado para calcular y determinar las pérdidas del titular del derecho o los beneficios del infractor con respecto a una infracción que aún no se ha producido. Dichos acuerdos incluyen los realizados después o antes de los actos de infracción.

4.4.2.4 Gastos razonables del titular del derecho

El artículo 71.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente: “la cuantía de la indemnización incluirá también los gastos razonables en los que el titular del derecho haya incurrido para poner fin a la infracción”. De acuerdo con el artículo 16 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, si un titular del derecho reclama los gastos razonables que pagó para poner fin a la infracción, los tribunales populares podrán calcular dichos gastos además de la indemnización determinada de acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente, en la causa Hua Jiping contra Shanghai Oxylane Trade Co.,¹⁰⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que los costos del titular del derecho para investigar y poner fin a la infracción —siempre que sean razonables— pueden incorporarse a la cuantía de la indemnización. No es necesario que esos gastos razonables se prueben individualmente mediante comprobantes. Según las circunstancias específicas del caso, para determinar el monto de los gastos razonables, los tribunales populares pueden tener en cuenta aquellos que puedan probarse mediante comprobantes y otros factores razonables de gasto, pero no pueden exceder la cantidad afirmada por el titular del derecho.

En la práctica judicial, también existen situaciones en las que los titulares de derechos abusan de su derecho a interponer demandas por infracción, mientras que los supuestos infractores exigen a los titulares de derechos una indemnización por los gastos razonables. A este respecto, la Respuesta sobre la Compensación por el Abuso de Derechos del Demandante establece que, en una demanda por infracción de la propiedad intelectual, los tribunales apoyarán la pretensión del demandado cuando este presente pruebas que demuestren que la demanda interpuesta por el demandante constituye un abuso de derechos en conformidad con la ley y ha perjudicado sus derechos e intereses legítimos y solicite al demandante que le indemnice por los gastos razonables (por ejemplo, honorarios de abogados, gastos de viaje, alojamiento y manutención) derivados de la demanda. El demandado también puede presentar una demanda separada para solicitar al demandante que le indemnice por los gastos razonables mencionados.

4.4.2.5 Normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas con relación a la indemnización

La indemnización se determina sobre la base de pruebas. En la práctica judicial, las pruebas relacionadas con la naturaleza y las circunstancias de los actos de infracción y los beneficios obtenidos por el infractor suelen estar en posesión del infractor y son difíciles de obtener por el titular del derecho. Para reducir la dificultad que tienen los titulares de derechos para presentar pruebas, la Ley de Patentes y las interpretaciones judiciales conexas han establecido normas sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas relacionadas con la indemnización y que se ajustan a las características de las causas civiles por infracción de la propiedad intelectual en general.

El artículo 71.4 de la Ley de Patentes establece que, cuando un titular del derecho haya hecho todo lo posible por aportar pruebas, pero los libros contables o el material relacionados con la infracción de la patente estén principalmente en posesión del infractor, para determinar la cuantía de la indemnización, el tribunal popular podrá ordenar al infractor que facilite dichos libros o material. Cuando el infractor se niegue a proporcionar los libros contables o el material o los que proporcione sean falsos, el tribunal popular podrá determinar la cuantía de la indemnización tomando como referencia las reclamaciones del titular del derecho y las pruebas aportadas.

De acuerdo con el artículo 31 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual, para respaldar la cuantía reclamada de la indemnización por infracción de la propiedad intelectual, el demandante puede presentar como prueba los libros y documentos contables, los contratos de venta, los documentos sobre la entrada y salida de bienes, los informes anuales de las empresas cotizadas, los prospectos, las páginas web o los catálogos de promoción, los datos comerciales almacenados en equipos y sistemas, los datos de circulación de productos básicos registrados por plataformas de terceros, los informes de evaluación, los contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual y los registros de los departamentos de supervisión del mercado, de hacienda y de finanzas.

4.4.3 Indemnización punitiva

De acuerdo con el artículo 1185 del Código Civil y el artículo 71 de la Ley de Patentes, los tribunales populares podrán imponer de una a cinco veces la cuantía de la indemnización punitiva en caso de infracción deliberada de los derechos de patente y cuando las circunstancias sean graves. En marzo de 2021 entró en vigor la Interpretación de la Indemnización Punitiva en Causas Civiles de Propiedad Intelectual. En esta interpretación judicial se especifica el alcance de la aplicación de la indemnización punitiva, el contenido y el momento de la solicitud, la determinación de la infracción deliberada y las circunstancias graves, la base de cálculo y los múltiplos, etc. En las causas civiles por infracción de patente, la determinación de la indemnización punitiva conlleva principalmente las cuestiones que se presentan en las siguientes secciones.

4.4.3.1 Plazo para solicitar la indemnización punitiva

Cuando un demandante solicita una indemnización punitiva, en la demanda debe indicar claramente la cuantía de la indemnización, el método de cálculo y los hechos y fundamentos que sirven de base a lo anterior. Los tribunales populares permitirán que un demandante añada una reclamación de indemnización punitiva antes de que finalicen los alegatos orales en el tribunal de primera instancia. Cuando un demandante añada una reclamación de indemnización punitiva durante el juicio de segunda instancia, los tribunales populares podrán llevar a cabo una mediación en virtud del principio de voluntariedad de las partes y, si la mediación fracasa, instarán a la parte interesada a que presente una demanda separada.

4.4.3.2 Determinación de la existencia de infracción intencional de una patente

Los tribunales populares deben tener en cuenta la categoría específica del derecho de patente infringido, la situación del derecho, la popularidad del producto en cuestión, la relación entre el demandado y el demandante o una parte interesada, etc. Según el artículo 3 de la Interpretación de la Indemnización Punitiva en Causas Civiles de Propiedad Intelectual, los tribunales populares pueden determinar de forma preliminar que el demandado ha infringido intencionalmente el derecho de propiedad intelectual en las siguientes circunstancias:

1. 1) el demandado sigue realizando el acto infractor después de haber sido intimado o advertido por el demandante o una parte interesada;
2. 2) el demandado o su representante legal o administrador es el representante legal, administrador o auditor real del demandante o de una parte interesada;
3. 3) el demandado tiene una relación laboral, de servicio, de cooperación, de licencia, de distribución, de agencia, de representación, etc., con el demandante o parte interesada, y tuvo acceso a la propiedad intelectual infringida;
4. 4) el demandado y el demandante o una parte interesada mantienen relaciones comerciales o han negociado previamente entre sí para celebrar un contrato y han tenido acceso a la propiedad intelectual infringida.

4.4.3.3 Determinación de circunstancias graves de infracción de patente

Los tribunales populares examinarán exhaustivamente los medios y los momentos de la infracción; la duración, la cobertura geológica, el alcance y las consecuencias de los actos de infracción, así como los actos del infractor durante el litigio. De acuerdo con el artículo 4 de la Interpretación de la Indemnización Punitiva en Causas Civiles de Propiedad Intelectual, se puede estimar que el demandado ha incurrido en circunstancias graves cuando:

1. 1) haya cometido los mismos actos o actos similares de infracción después de haber sido objeto de una sanción administrativa o de que un tribunal le haya ordenado asumir la responsabilidad de la infracción;
2. 2) la infracción sea su ocupación (actividad comercial);
3. 3) haya falsificado, destruido u ocultado pruebas de la infracción;
4. 4) se haya negado a observar las resoluciones de conservación;
5. 5) haya obtenido enormes beneficios o causado pérdidas cuantiosas al titular del derecho debido a la infracción;
6. 6) haya podido perjudicar la seguridad nacional, el interés público o la salud personal debido a los actos de infracción.

4.4.3.4 Base para el cálculo de la indemnización punitiva

Los tribunales populares tomarán como base para el cálculo de la indemnización punitiva el monto de las pérdidas efectivamente sufridas por el demandante o de las ganancias o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción. Esta base de cálculo no incluye los gastos razonables del titular del derecho pagados para poner fin a la infracción. Cuando sea difícil calcular el monto de las pérdidas reales, ganancias ilícitas o beneficios, este se determinará razonablemente tomando como referencia un múltiplo de los derechos de licencia, que será la base para calcular la indemnización punitiva.

4.4.3.5 Determinación del múltiplo de la indemnización punitiva

Para determinar el múltiplo de la indemnización punitiva, los tribunales populares consideran de manera amplia el grado de culpa subjetiva del demandado, la gravedad de las circunstancias de la infracción, etc. Cuando el demandado haya sido objeto de una sanción administrativa o penal por el mismo acto de infracción y esta se haya ejecutado íntegramente, la pretensión del demandado de reducir o eximir la responsabilidad por la indemnización punitiva no será apoyada por los tribunales populares, pero podrá ser tenida en cuenta al determinar el múltiplo.