Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.2 Oficina de patentes y procedimientos de revisión administrativa

3.2.1 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

El INPI es un organismo público federal autónomo vinculado al Ministerio de Economía que se creó en 1970 mediante la Ley n.º 5648 de 11 de diciembre de 1970.¹⁷ El principal objetivo del organismo es aplicar a escala nacional las normas que rigen la propiedad intelectual en el ámbito industrial. Por lo tanto, se encarga del registro de marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, programas informáticos y topografías de circuitos, de la concesión de patentes y de la anotación de los contratos de franquicia. También expresa su parecer respecto de la firma, la ratificación y la terminación de convenios, tratados, contratos y acuerdos en materia de propiedad industrial.

Respecto de la protección de patentes, el INPI debe observar la LPI y la Ley n.º 10 196, de 14 de febrero de 2001,¹⁸ que rigen la protección de la propiedad industrial en el Brasil. También debe observar el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley n.º 13 123, de 20 de mayo de 2015, también regula la materia. El Brasil también es firmante del PCT,¹⁹ en el que se regula la presentación de una solicitud internacional para obtener la protección de una invención en distintos países.

En el artículo 227 de la LPI se dispone que el INPI es el encargado de establecer las clasificaciones relacionadas con las marcas, las patentes y los diseños industriales cuando no estén previstas en un tratado ni en un acuerdo internacional vigente en el Brasil. En concreto, la concesión de patentes está regulada en el artículo 2 de la LPI y en los artículos 3 a 93 y 212 a 244 de la LPI. El INPI emitió las resoluciones n.º 30, de 18 de marzo de 2013, y n.º 31, de 4 de diciembre de 2013, que son normas administrativas que ayudan a comprender y aplicar la LPI. En varias otras ordenanzas y resoluciones del INPI se establecen directrices para el examen de las solicitudes de patente.²⁰

Las potestades de la Academia de Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo (Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento), que forma parte de la estructura organizativa del INPI, se describen en el artículo 140 del Reglamento Interno del INPI,²¹ y su papel principal es divulgar el conocimiento en el ámbito de la propiedad industrial. La División de Capacitación y Formación Continua en Propiedad Intelectual (Divisão de Formação e Extensão em Propriedade Intelectual),²² otro órgano del INPI que está regulado en el artículo 141 del Reglamento Interno del INPI, tiene un objetivo similar al de la Academia de Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo, pero se centra en las relaciones con otros organismos públicos y privados.

Ambos órganos son competentes para formar a agentes administrativos y contribuir a su perfeccionamiento constante a lo largo de sus trayectorias profesionales, lo cual también es esencial para recibir una remuneración adecuada y lograr la evolución de las funciones. Ello se refleja en la resolución n.º 48 del INPI, de 18 de febrero de 2016, que se ocupa de la evaluación del desempeño individual de los empleados del INPI y se centra en el desarrollo en el cargo efectivo, con la finalidad de lograr la estabilidad en el servicio público durante el período de prueba, para recibir la bonificación por el desempeño de una actividad en el campo ámbito de la propiedad industrial (GDAPI) […] y la evolución funcional y el ascenso en el Plan de Carreras y Cargos del INPI.

La actividad externa de los organismos mencionados consiste en la divulgación amplia de conocimientos en el ámbito de la propiedad industrial, mediante la promoción de cursos de distinta duración, presenciales o a distancia, destinados al público externo.

Cabe destacar que los cursos proporcionados por el INPI son una de las fuentes principales de este conocimiento en el Brasil, debido a que provienen de la iniciativa del organismo responsable del control de la propiedad industrial en el país.

3.2.2 Abogados de patentes

Todo abogado inscrito debidamente en el Colegio de Abogados del Brasil puede actuar en la etapa administrativa ante el INPI. Sin embargo, puede presentar la solicitud toda persona física o jurídica domiciliada en el país que no haya designado a un apoderado. También puede presentarla cualquier ciudadano en nombre de un tercero, mediante un poder concedido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la LPI, ya sea un abogado o un apoderado sin un apoderamiento especial o un agente de propiedad industrial. En el caso de solicitantes extranjeros, la persona física o jurídica debe designar y mantener un apoderado en el Brasil con poderes para representarla en procedimientos administrativos y judiciales, lo que incluye recibir la notificación de la demanda (artículo 217 de la LPI).

El poder, ya sea el original, la transcripción o la fotocopia certificada, debe estar en portugués. No se requiere la legalización consular ni el reconocimiento de firmas (artículo 216.1 de la LPI). El poder se debe presentar en un plazo de 60 días a partir de la fecha del primer acto realizado por la parte en el procedimiento, independientemente de la notificación o el requisito; de lo contrario, se desestimará la solicitud. La desestimación de la solicitud de patente es definitiva (artículo 216.2 de la LPI).

3.2.3 Solicitud de patente

Las solicitudes de patente se pueden presentar a través de la plataforma de “e-Patentes”, a la que se puede acceder desde el portal del INPI, www.gov.br/inpi/es. Para la presentación de solicitudes internacionales y documentos relacionados, el INPI ha recomendado utilizar el sistema ePCT, el servicio en línea de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a partir del 20 de octubre de 2014.

Los artículos 19 y 20 de la LPI rigen la presentación de solicitudes de patente ante el INPI. Una solicitud de patente, conforme a las condiciones establecidas por el INPI, debe contener:

I. el petitorio;

II. la memoria descriptiva;

III. las reivindicaciones;

IV. los dibujos, si corresponde;

V. el resumen; y

VI. el comprobante de pago de la tasa de presentación. (Artículo 19 de la LPI)

Los artículos 22 a 26 de la LPI y las resoluciones n.º 30, de 4 de diciembre de 2013, y n.º 31, de 4 de diciembre de 2013, regulan las condiciones de la presentación de solicitudes de patente.

En la memoria descriptiva se debe describir el objeto de la patente de manera suficiente, clara y completa para permitir su reproducción por una persona experta en la materia y, cuando corresponda, se debe indicar la mejor manera de ejecución (artículo 24 de la LPI). Cuando en una solicitud se haga referencia a material biológico esencial para la ejecución práctica del objeto de la solicitud que no pueda describirse conforme al artículo 24 de la LPI y no sea accesible para el público, se debe complementar la solicitud, incluso después de la petición de examen, con el depósito del material en una institución autorizada por el INPI o indicada en un acuerdo internacional vigente. Si no existe dicha institución en el país, el solicitante puede depositar el material biológico ante cualquiera de las autoridades de depósito internacionales reconocidas por el Tratado de Budapest.²³ Dicho depósito debe efectuarse antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente y los datos correspondientes deben integrarse en la memoria descriptiva.

Los formularios exigidos para presentar la solicitud están disponibles del sitio web del INPI ( www.gov.br/inpi/es). Después de presentar la solicitud, el solicitante debe consultar regularmente la Revista de Propiedad Industrial (RPI), una publicación oficial del INPI que aparece cada semana y de forma gratuita en su sitio web. Cuando se recibe la documentación, se comprueban las condiciones mínimas para aceptar la solicitud de patente o el certificado de adición, a saber, que tengan contenido técnico, que conste la solicitud y que se aporte el comprobante de pago de la tasa de presentación. Si la solicitud no es suficiente, pero contiene datos relativos al objeto, al solicitante y al inventor, se puede entregar, mediante un recibo con fecha, al INPI, que indicará los requisitos que se deben cumplir en un plazo de 30 días (artículo 21 de la LPI).

Para presentar documentación adicional, tanto en relación con la presentación de la solicitud como en etapas posteriores, se efectúa una petición mediante el formulario titulado “Petición relacionada con la solicitud, la patente o el certificado de adición” (Petição relacionada com pedido, patente ou certificado de adição). En el sitio web del INPI se enumeran algunas situaciones específicas que eximen de la obligación de presentar esta petición.

3.2.3.1 Divulgación del estado de la técnica

Para cumplir el requisito de novedad, que es fundamental para la concesión de una patente, el objeto debe superar el estado de la técnica. El estado de la técnica consiste en todo lo que se haya hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, mediante descripción escrita u oral, por el uso o por otros medios, en el Brasil o en el extranjero (artículo 11.1 de la LPI), con las excepciones previstas en los artículos 12 (plazo de gracia), 16 (prioridad unionista) y 17 (prioridad interna) y excluyendo lo que esté protegido por secreto industrial.

A los efectos de la evaluación de la novedad, el contenido completo de una solicitud presentada en el Brasil que todavía no se haya publicado se considera parte del estado de la técnica desde la fecha de presentación o de la prioridad reivindicada, siempre que se publique, aun con posterioridad (artículo 11.2 de la LPI). En este caso, el objeto de una solicitud que no se haya publicado todavía se considera estado de la técnica solamente para el análisis del requisito de novedad, no del de actividad inventiva. Esta disposición también es aplicable a las solicitudes internacionales de patente presentadas de conformidad con un tratado o un convenio vigente en el Brasil, siempre que se haya iniciado la tramitación nacional (artículo 11.3 de la LPI).

Los inventores son los más indicados para definir la naturaleza de su creación (la invención o el modelo de utilidad) sobre la base del conocimiento anterior del estado de la técnica, con el objetivo de solicitar la protección de manera correcta. El INPI recomienda realizar una búsqueda preliminar antes de presentar una solicitud de patente para analizar el estado de la técnica relacionado con la materia que se va a reivindicar y para comprobar si la invención es nueva o inventiva. Si la invención no es nueva, pero es, por ejemplo, una mejora funcional a un objeto existente, se puede presentar una solicitud de registro de modelo de utilidad.

3.2.3.2 Divulgación del estado de la técnica por terceros

Si un tercero divulga la invención o el modelo de utilidad en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente a partir de información obtenida de manera directa o indirecta del inventor o como resultado de acciones del inventor (artículo 12.III de la LPI), o el INPI la divulga mediante la publicación oficial de la solicitud de patente presentada sin el consentimiento del inventor a partir de información obtenida de manera directa o indirecta del inventor o como resultado de acciones del inventor (artículo 12.II de la LPI), se tendrá en cuenta un plazo de gracia y la divulgación no afectará a la evaluación de novedad. Sin embargo, el INPI puede exigir al inventor que presente una declaración relativa a la divulgación, acompañada o no de pruebas, en las condiciones establecidas en la regulación (artículo 12.1 de la LPI).

3.2.3.3 Fecha de prioridad

La fecha de prioridad es la fecha de presentación de la solicitud. A las solicitudes de patente presentadas en un país que tenga un acuerdo con Brasil, o ante una organización internacional, que produzcan los mismos efectos que una solicitud nacional, se les reconoce el derecho de prioridad dentro de los plazos establecidos en el acuerdo, y dichas solicitudes no serán invalidadas ni se verán perjudicadas por hechos que se produzcan dentro de esos plazos (artículo 16 de la LPI). Este artículo de la LPI garantiza el derecho de prioridad previsto en el artículo 4 del Convenio de París.

La reivindicación de la prioridad se realiza en el momento de la presentación de la solicitud y se puede complementar en un plazo de 60 días con otras prioridades anteriores a la fecha de presentación en el Brasil (artículo 16.1 de la LPI). La reivindicación de la prioridad debe respaldarse mediante el documento de origen correspondiente, que contiene el número, la fecha, el título, la memoria descriptiva y, si corresponde, las reivindicaciones y los dibujos, acompañados por una traducción del certificado de presentación o del documento equivalente en el que figuren datos que identifiquen la solicitud, de cuyo contenido es plenamente responsable el solicitante en el Brasil (artículo 16.2 de la LPI). Si esta documentación justificativa no se presenta en el momento de la solicitud, debe aportarse en un plazo de 180 días contados desde la fecha de la solicitud (artículo 16.3 de la LPI).

En cuanto a las solicitudes internacionales presentadas en virtud de un tratado en vigor en el Brasil, la traducción debe presentarse en un plazo de 60 días a partir de la fecha en la que comienza la tramitación nacional en el Brasil (artículo 16.4 de la LPI). Cuando la solicitud presentada en el Brasil esté contenida fielmente en el documento de origen, una declaración del solicitante a este respecto es suficiente para sustituir la traducción (artículo 16.5 de la LPI). Si la prioridad se ha obtenido mediante cesión, se debe presentar el documento correspondiente en un plazo de 180 días a partir de la fecha de presentación o, en su caso, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de inicio de la tramitación nacional, con la renuncia a la legalización consular en el país de origen (artículo 16.6 de la LPI).

Si no se aportan los documentos justificativos en los plazos establecidos en el artículo 16 de la LPI, se pierde la prioridad (artículo 16.7 de la LPI). Esta penalización se refiere a los documentos justificativos mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 de la LPI. Cuando se trata de la prioridad de una solicitud PCT en la fase internacional, parte de la doctrina brasileña sostiene que la aplicación de esta penalización es cuestionable.

Si la solicitud presentada en el Brasil contiene indicaciones adicionales en relación con la primera solicitud en el extranjero, cuya prioridad se reivindica, la fecha para el examen del estado de la técnica es la fecha de presentación en el Brasil. Cabe destacar que el plazo de protección de la patente se cuenta desde la fecha de la presentación de la solicitud.

Cuando las partes interesadas presentan una solicitud de patente, comienzan a tener una expectativa de derechos. El derecho exclusivo de un titular de patente surge solamente con la concesión de la patente formalizada por la emisión de la carta patente. Los titulares solo pueden impedir que terceros no autorizados por ellos realicen las actividades que les son exclusivas una vez concedida la patente, sujetos a sanciones civiles y penales y según las prerrogativas y las limitaciones previstas en la legislación.

El titular de patente debe iniciar la explotación o la comercialización del producto y ejercer su derecho en los tres años siguientes a la concesión de la patente, de lo contrario, la patente podría ser objeto de una licencia obligatoria (artículo 68.5 de la LPI). Una patente con licencia obligatoria puede caducar por falta de explotación si, dos años después de la concesión de la primera licencia obligatoria, no se justifica la no utilización (artículo 80 de la LPI).

3.2.3.4 Publicación

Las publicaciones se realizan en la RPI. Según el artículo 226 de la LPI, los actos del INPI en los procedimientos administrativos relacionados con la propiedad industrial solo producen efectos a partir de su publicación en el órgano oficial respectivo, excepto:

I. los que expresamente estén exentos de notificación o publicación con arreglo a las disposiciones de la presente ley;

II. las decisiones administrativas, cuando la notificación se realiza por correo o mediante una comunicación a la parte interesada en el proceso; y

III. las opiniones y las órdenes internas que no es necesario poner en conocimiento de las partes.

3.2.3.5 Divulgación

Las solicitudes de patente se mantienen en secreto durante 18 meses a partir de la fecha de presentación o la fecha de prioridad más temprana, si la hubiere, y se publican finalizado dicho período, a excepción de lo dispuesto en el artículo 75 de la LPI (artículo 30 de la LPI). Sin embargo, la publicación de la solicitud se puede adelantar a petición del solicitante (artículo 30.1 de la LPI). Esta publicación debe contener datos que identifiquen la solicitud de patente y el INPI debe poner a disposición del público una copia de la memoria descriptiva, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos a disposición del público (artículo 30.2 de la LPI). En los casos previstos en el artículo 24.1 de la LPI, el material biológico se pone a disposición del público con dicha publicación (artículo 30.3 de la LPI).

3.2.3.6 Solicitudes de patente de interés para la defensa nacional

El artículo 75 de la LPI regula las solicitudes de patente originadas en el Brasil cuya materia es de interés para la defensa nacional y que, por lo tanto, se tramitan de manera confidencial y no están sujetas a las disposiciones de la LPI. A menos que el organismo competente lo autorice de manera expresa, está prohibido presentar o divulgar en el extranjero una solicitud de patente cuya materia se haya considerado de interés para la defensa nacional (artículo 75.2 de la LPI). Además, la explotación y la cesión de la solicitud o la patente de interés para la defensa nacional están condicionadas a la autorización previa del organismo competente. Si se genera un perjuicio para los derechos del solicitante o del titular, se concede una indemnización (artículo 75.3 de la LPI).

3.2.3.7 Rehabilitación de la patente

El titular de una patente puede pedir la rehabilitación de esta o de la solicitud en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación del archivo en la RPI o a partir de la caducidad de la patente. Para ello, el titular debe demostrar ante el INPI que se ha pagado la tasa anual y la tasa de rehabilitación (artículo 87 de la LPI). Si no se solicita la rehabilitación, la patente o solicitud se archiva de manera definitiva.

3.2.3.8 Correcciones y procedimiento administrativo posteriores a la emisión

Una vez que se publica la solicitud de patente y hasta el final del examen, las partes interesadas pueden presentar documentos e información para dar soporte al examen (artículo 31 de la LPI). El examen no comienza hasta que hayan pasado 60 días desde la publicación de la solicitud (artículo 31.1 de la LPI).

Para aclarar o definir mejor la solicitud de patente, el solicitante puede modificar la solicitud hasta la petición de examen, siempre que las modificaciones se limiten a la materia divulgada inicialmente en la solicitud (artículo 32 de la LPI).

Ninguna disposición específica de la ley prevé la corrección de la patente una vez concedida. Sin embargo, en el ámbito administrativo, es posible solicitar al INPI la nulidad administrativa, de conformidad con los artículos 50 a 55 de la LPI.

3.2.4 Procedimientos de revisión administrativa

Los procedimientos para solicitar y conceder patentes se consideran procedimientos administrativos, que están regidos por la LPI y normas específicas del INPI (figura 3.2). Las decisiones del INPI respecto de la concesión o la denegación de una patente pueden recurrirse en un plazo de 60 días desde la decisión (artículo 212 de la LPI). No pueden recurrirse las decisiones en las que se determine la desestimación definitiva de una solicitud de patente o se admita una solicitud de patente o un certificado de adición (artículo 212.2 de la LPI).

Fuente: Adaptado y traducido (por los autores) de Núcleo de Inovação Tecnológica, Processo Resumido para Requerimento de Patentes (Resumen del proceso de solicitud de patente) (5 de junio de 2016), es.slideshare.net/AntnioSilva61/fluxograma-de-patente-resumido.

Según el artículo 221 de la LPI, los plazos del procedimiento administrativo para la concesión de una patente son continuos, lo que extingue automáticamente el derecho de realizar el acto correspondiente después de su vencimiento, a menos que la parte pruebe que no actuó por una causa justa, es decir, si la parte demuestra que se produjo un acontecimiento inesperado ajeno a su voluntad que le impidió llevar a cabo dicho acto. Para contar los plazos, se excluye la fecha de inicio y se incluye la fecha de vencimiento (artículo 222 de la LPI). Los plazos solamente comienzan a contarse a partir del primer día hábil después de la notificación, que se hace con la publicación en el órgano oficial del INPI (artículo 223 de la LPI). Respecto del procedimiento administrativo regido por la LPI, el artículo 224 aclara que, si no hay determinación expresa, el plazo que se debe tener en cuenta para la práctica del acto es de 60 días.

Cabe destacar que las acciones judiciales en relación con un asunto de protección de patente o los posibles cuestionamientos respecto de la concesión del registro se rigen por el CPC, que contiene normas específicas sobre los plazos y su cómputo.

Los actos, órdenes y decisiones del INPI en materia de propiedad industrial se publican en la RPI. Para facilitar la lectura, una tabla de códigos de órdenes y un índice numérico en las páginas iniciales de la RPI permiten seguir el progreso de la solicitud o de la patente. Los usuarios deben hacer un seguimiento de sus solicitudes a través de la RPI con el número asignado a su solicitud. El petitorio de las solicitudes de patente o el certificado de adición se notifica mediante la RPI con el código de orden 2.10.

A continuación, se efectúa el examen de forma de acuerdo con el artículo 19 de la LPI y con las demás disposiciones sobre los aspectos formales. Si no se cumplen estas disposiciones, los requisitos formales se publican con el código de orden 2.5. El usuario debe cumplir los requisitos en un plazo de 30 días, sin costo alguno, de lo contrario, se devuelve la documentación o se desestima la solicitud (artículo 21 de la LPI). Si no se cumplen los requisitos en este plazo, se desestima la solicitud y se cancela su numeración.

Si no hay requisitos formales, se notifica el código de orden 2.1. Si la solicitud está respaldada debidamente con la documentación adecuada, tras el análisis formal se procede a la protocolización de la solicitud, cuya fecha será la fecha de presentación (artículo 20 de la LPI). La solicitud se mantiene confidencial durante 18 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua (artículo 30 de la LPI). Pasados esos 18 meses, se publica la solicitud (código de orden 3.1).

En el caso de los certificados de adición, el período confidencial es de 18 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud principal. Cuando ya se haya publicado la solicitud principal, la solicitud del certificado de adición se publica de inmediato. Si bien el usuario puede pedir la publicación anticipada de su solicitud (código de orden 3.2), ello no significa que se vaya a adelantar el examen técnico.

Las solicitudes de patente retiradas o abandonadas también se deben publicar (artículo 29 de la LPI). Las solicitudes de retirada deben presentarse en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad más antigua (artículo 29.1 de la LPI). La retirada de una solicitud anterior que no haya producido ningún efecto otorga la prioridad a la solicitud inmediatamente posterior (artículo 29.2 de la LPI).

Es responsabilidad del solicitante hacer el seguimiento de la tramitación de su solicitud de patente. Este seguimiento puede hacerse mediante el sistema PUSH-INPI, en el que se registra el proceso deseado para recibir las publicaciones en la dirección de correo electrónico proporcionada. No obstante, esto no sustituye el seguimiento por medio de la RPI.

El solicitante o el titular de la patente tiene 60 días (plazo ordinario) a partir de la publicación en la RPI de la concesión de la patente (código de orden 9.1) para presentar pruebas de que ha pagado la tasa para la emisión de la carta patente. El pago mencionado también se puede realizar antes de que transcurran 30 días (plazo extraordinario) a partir del vencimiento del plazo anterior, si se abona una tasa específica, cuyo justificante de pago debe presentarse al INPI,²⁴ de lo contrario se desestimará la solicitud con carácter definitivo (código de orden 11.4). La resolución PR n.º 13, de 18 de marzo de 2013, regula la emisión de cartas patente en formato electrónico solamente y contiene otras disposiciones.

El solicitante o una parte interesada debe pedir el examen de fondo de la solicitud de patente en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de presentación; de lo contrario, se desestima la solicitud (artículo 33 de la LPI). En este caso, tras la notificación de la desestimación en la RPI (código de orden 11.1), el solicitante tiene 60 días para abonar una tasa de readmisión, junto con la petición de examen de la solicitud, con el objetivo de que se readmita. Si no lo hace, la solicitud se desestima de manera definitiva (código de orden 11.1.1; artículo 33.1 de la LPI). El restablecimiento se debe pedir con el formulario titulado “Petición relacionada con la solicitud, la patente o el certificado de adición” (Petição relacionada com pedido, patente ou certificado de adição). Si no se solicita la readmisión, la materia objeto de la solicitud de patente pasa a ser de dominio público. Para aclarar o definir mejor la solicitud de patente, el solicitante puede modificarla hasta la petición de examen, siempre que las modificaciones se limiten a la materia divulgada inicialmente en la solicitud (artículo 32 de la LPI).

Una vez pedido el examen, puede exigirse que se presente, en un plazo 60 días, lo siguiente (en cuyo caso, de no presentarse, se desestima la solicitud):

I. objeciones, búsqueda del estado de la técnica y resultados de examen para la admisión de una solicitud correspondiente en otros países, cuando se reivindica la prioridad;

II. los documentos necesarios para la regularización del proceso y el examen de la solicitud; y

III. una traducción simple del documento correspondiente al que se hace referencia en el artículo 16.2 de la LPI, si se ha sustituido por la declaración prevista en el párrafo 5 del mismo artículo. (Artículo 34 de la LPI)

Durante el examen técnico, se prepara un informe de búsqueda y un dictamen respecto de lo siguiente:

I. la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud;

II. la adecuación de la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada;

III. la reformulación de la solicitud o la división; o

IV. los requisitos técnicos. (Artículo 35 de la LPI)

Por lo general, esta búsqueda la realizan ingenieros y técnicos especializados en el sistema de patentes y en varios ámbitos tecnológicos. Comprueban si la redacción de la solicitud cumple con las normas legales y es compatible con el estado de la técnica, en un sondeo que puede abarcar tecnología de todas partes del mundo. En esta etapa del examen, cualquier parte interesada puede presentar comentarios y documentos.

Cuando en el dictamen se establezca que la materia no es patentable, se determine la falta de adecuación de la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada o se exija el cumplimiento de algún requisito, se notificará al solicitante para que proporcione sus comentarios en un plazo de 90 días (artículo 36 de la LPI). Si no se cumplen los requisitos exigidos, se desestima la solicitud definitivamente (artículo 36.1 de la LPI). Si se contesta al requerimiento, aunque no se satisfagan los requisitos, o se refuta su formulación, con o sin un pronunciamiento sobre la patentabilidad o adecuación, se procederá al examen (artículo 36.2 de la LPI).

Como resultado del examen, puede concluirse que la materia objeto de la solicitud es patentable (código de orden 9.1); que es necesario adaptar la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada, reformular o dividir la solicitud o cumplir determinados requisitos técnicos (código de orden 6.1); o que la materia objeto de la solicitud no es patentable (código de orden 7.1). Los requisitos exigidos deben cumplirse o el dictamen sobre la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud debe emitirse dentro del plazo de 90 días previsto en el artículo 36 de la LPI.

Una vez concluido el examen, se dicta una resolución en la que se admite o se desestima la solicitud (artículo 37 de la LPI).

3.2.4.1 Declaración de la nulidad de la patente

La nulidad de la patente se declara administrativamente cuando:

I. no se haya atendido alguno de los requisitos legales;

II. la memoria descriptiva y las reivindicaciones no cumplan con las disposiciones de los artículos 24 y 25 de la LPI, respectivamente;

III. el objeto de la patente exceda el contenido de la solicitud presentada originalmente; o

IV. al tramitar la solicitud, se haya incumplido alguna de las formalidades esenciales para la concesión de la patente. (Artículo 50 de la LPI)

Es posible que la nulidad no afecte a todas las reivindicaciones. La condición para la nulidad parcial es que las reivindicaciones restantes sean patentables por sí mismas (artículo 47 de la LPI).

La nulidad de la patente produce efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 48 de la LPI). La acción de nulidad puede iniciarla el INPI de oficio o cualquier persona con un interés legítimo en un plazo de seis meses contados a partir de la concesión de la patente (artículo 51 de la LPI). El procedimiento de nulidad continúa aunque el plazo de la patente haya vencido (artículo 51.1 de la LPI).

La primera hipótesis de una declaración administrativa de nulidad es la que se produce ante el INPI en casos en los que la infracción se debe a otras disposiciones legales contenidas en la LPI,²⁵ de conformidad con el artículo 50 de la LPI.²⁶ En este caso, incluso si la parte interesada no pide la declaración de nulidad de la patente, el INPI tiene competencia para presentar el procedimiento administrativo por iniciativa propia, de conformidad con el artículo 51 de la LPI.²⁷ Por lo tanto, es importante destacar la norma establecida en el artículo 51.1, que rige la continuidad del procedimiento de nulidad aunque la patente se haya extinguido. Como señala André Luiz Santa Cruz Ramos, “esta norma se explica por los efectos ex tunc (retroactivos) de la declaración de nulidad de la patente”.²⁸ Después de todo, aunque la patente ya se haya extinguido, la nulidad también invalida necesariamente todos los efectos producidos durante la vigencia de la patente.

Desde el momento en que se inicia el procedimiento administrativo, se sigue el debido proceso previsto en la ley. Los titulares de patente pueden ejercer su derecho de defensa²⁹ y deben presentar una declaración en un plazo de 60 días.³⁰ Luego, el INPI emite un dictamen y lo notifica al titular y a quien haya iniciado la acción en el plazo mencionado.³¹ A continuación, la presidencia del INPI decide sobre la materia para poner fin al procedimiento administrativo.³² El INPI publica la decisión sobre la acción de nulidad una vez que sea definitiva e inapelable, con el fin de notificarla a terceros (artículo 57.2 de la LPI).

3.2.4.2 Recursos

En cuanto a los recursos que se pueden presentar en la fase administrativa ante el INPI, se aplican las disposiciones de los artículos 212 a 220 de la LPI.

En el artículo 212 de la LPI se establece que, a menos que se disponga expresamente lo contrario, las decisiones mencionadas en la ley se pueden recurrir, siempre que el recurso se presente en un plazo de 60 días. Los recursos se tramitan con efectos de suspensión y de revisión plena, y en el examen del tribunal inferior se aplican todas las disposiciones pertinentes, según corresponda.

No pueden recurrirse las decisiones de desestimación definitiva o admisión de una solicitud de patente ni las de concesión de un certificado de adición (artículo 212.2 de la LPI).

No se tramitará una petición:

I. si se presenta vencido el plazo previsto en la ley; o

II. si no va acompañada del comprobante de pago de la tasa pertinente del valor correspondiente en la fecha de su presentación. (Artículo 218 de la LPI)

Se desestimarán las peticiones, las oposiciones y los recursos cuando:

I. se presenten vencido el plazo previsto en la ley;

II. no contengan fundamentos jurídicos; o

III. no vayan acompañados del comprobante de pago de la tasa correspondiente. (Artículo 219 de la LPI)

El INPI considerará válidos los actos de las partes, cuando sea posible, siempre que se cumplan los requisitos adecuados (artículo 220 de la LPI).

El recurso se notifica a las partes interesadas para que presenten, en un plazo de 60 días, sus motivos de oposición al recurso (artículo 213 de la LPI). Con el objetivo de complementar el escrito de apelación, el INPI puede exigir unos requisitos, que deben cumplirse en un plazo de 60 días (artículo 214 de la LPI). Vencido este plazo, se adopta una decisión sobre el recurso (artículo 214.1 de la LPI).

Los recursos se tramitan con efectos plenos de suspensión y de revisión y son resueltos por la presidencia del INPI. La decisión, al ser definitiva y no recurrible, pone fin al procedimiento administrativo (artículo 215 de la LPI).