Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.6.5 Revelación de pruebas y recopilación de información

En esta sección se abordan los procesos de revelación de pruebas en el Tribunal Federal de Australia, dado que los asuntos de patentes se tramitan principalmente en dicha jurisdicción. La revelación de pruebas es un tipo de proceso llevado a cabo por orden del tribunal que requiere que una de las partes en el litigio divulgue documentos (o la existencia de estos) a otra parte.⁶⁹ Hay otros tres procesos de divulgación de documentos ordenados por el tribunal: órdenes de presentación y citaciones, que se trata brevemente en la sección 2.6.5.4, y revelación de pruebas preliminar, que se abordan en 2.6.5.5.

La revelación de pruebas en el Tribunal Federal se rige por la parte 20 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth), como se aclara en la parte 10 de la Nota de práctica principal del Tribunal Federal: Marco judicial nacional y tramitación de causas (CPN-1), la Nota de práctica en materia de PI (IP-1), párrafos 6.14 a 6.16 y 9.1, y la parte 3 de la Nota de práctica sobre la tecnología y los tribunales (GPN-TECH), que también se refieren a los procesos judiciales relativos a la revelación de pruebas.

2.6.5.1 Circunstancias en las que se ordenará la revelación de pruebas

La revelación de pruebas solo puede tener lugar por orden del tribunal.⁷⁰ Solo se dictará una orden de revelación de pruebas si facilita la resolución justa del procedimiento de la manera más rápida, económica y eficiente posible.⁷¹ Es decir, que no existe un derecho a la revelación de pruebas y el tribunal no está obligado por ningún acuerdo entre las partes con respecto a ella. El tribunal puede negarse a ordenar la revelación de pruebas, modificar su alcance o aplazar su consideración hasta un momento posterior del procedimiento. Si una parte solicita la revelación de pruebas antes de que todas las partes presenten y notifiquen su declaración jurada como prueba, es probable que necesite justificar ante el tribunal por qué se debe ordenar la revelación de pruebas en esa etapa del procedimiento. El tribunal puede considerar que hay más probabilidades de que se logren los objetivos de la regla 20.11 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) si la revelación de la prueba se ordena después de que todas las partes hayan presentado y notificado sus declaraciones juradas como prueba. De este modo, la carga de la revelación de la prueba puede reducirse al mínimo, ya que es más probable que se conozcan las lagunas específicas en la información que deban subsanarse mediante la revelación de pruebas.⁷²

Se entiende por “revelación habitual de pruebas” la orden dictada por el tribunal para que una parte presente todos los documentos que sean directamente pertinentes para las cuestiones planteadas en los escritos de alegaciones y que puedan localizarse tras una búsqueda razonable. La carga de dicha revelación puede ser significativa. En el párrafo 10.7 de la Nota de práctica principal se establece que la revelación de pruebas debe ser proporcional a la naturaleza, el tamaño y la complejidad del caso. Sin embargo, lo habitual en materia de patentes es que las partes negocien “categorías” de revelación de pruebas en las que se busquen documentos que respondan a determinadas descripciones específicas. Esta revelación de pruebas “no habitual” se aborda en la regla 20.15. Por ejemplo, en el marco de una determinada categoría se podrían solicitar documentos que registren o prueben los pasos dados en un proceso de fabricación particular cuando ello sea pertinente para demostrar la infracción de un método o una reivindicación de proceso.

No existe un proceso formal para negociar categorías de revelación de pruebas. Por lo general, en una etapa adecuada del litigio, las partes intercambiarán correspondencia en la que señalarán las categorías de interés y luego negociarán para llegar a un acuerdo, por ejemplo, sobre la redacción de esas categorías y el momento de la presentación de los documentos. Si no se llega a un acuerdo sobre algunas cuestiones, el asunto generalmente se lleva ante el juez responsable del expediente mediante solicitud interlocutoria, respaldada por una declaración jurada o una lista de correspondencia, o por documentos no controvertidos, de conformidad con la regla 17.02. El juez supondrá que las partes han intentado resolver las diferencias relativas a las categorías en la medida de lo posible antes de pronunciarse sobre las categorías que deben revelarse. También supondrá que las partes han determinado un cronograma adecuado para la producción, es decir, que han considerado cuánto tiempo puede llevar el proceso de revelación de pruebas dados el alcance de las búsquedas, las investigaciones y los exámenes de los documentos que deben llevarse a cabo.

Cada parte puede oponerse a las categorías de revelación de pruebas solicitadas por la contraparte por diversos motivos. Entre esos motivos cabe citar los siguientes: a) que los documentos solicitados no sean pertinentes de manera directa para alguna cuestión relacionada con el procedimiento, b) que los documentos no sean necesarios para que una parte pruebe su argumentación o impugne los argumentos de su oponente, c) que en la solicitud se exija demasiada información de manera injustificada (p. ej., un intento especulativo de localizar documentos que permitirían a la parte solicitante plantear una nueva causa), d) que la categoría sea innecesariamente amplia u opresiva y, por lo tanto, resulte excesivamente gravoso para la parte receptora cumplir con la categoría, y e) que la categoría solo produjera documentos sujetos a la prerrogativa del secreto profesional y no hubiera ninguna alegación razonable para renunciar a esa prerrogativa. Por lo general, estos asuntos se resuelven en una vista con referencia a los alegatos; sin embargo, al sostener que una categoría es opresiva, las partes suelen presentar una declaración jurada de un abogado que describe el alcance de las búsquedas, las investigaciones y los exámenes de documentos necesarios para ajustarse a la categoría. Con independencia de dicho testimonio, el tribunal puede ordenar que se revelen las pruebas de la categoría sobre la base de que la parte solo necesita realizar una búsqueda razonable de documentos como se establece en la regla 20.14)3).

2.6.5.2 Proceso de revelación de pruebas

A menos que se ordene lo contrario, la parte interesada debe realizar una búsqueda razonable de los documentos que correspondan al ámbito de cualquier categoría de revelación de pruebas ordenada que esté en su posesión, poder o control. En la regla 20.14)3) del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) se señalan las cuestiones que deben considerarse cuando se determina qué constituye una búsqueda “razonable” en las circunstancias particulares de un procedimiento.

Existen dos etapas diferenciadas para llevar a cabo la revelación de pruebas: a) la entrega de una lista de documentos y b) la presentación de los propios documentos. En la regla 20.17)1) se establece que la revelación de pruebas entre las partes tiene lugar proporcionando una lista de documentos de conformidad con la regla 20.18. Esa lista de documentos se elabora siguiendo el formato del formulario 38 del Tribunal Federal, que está disponible en el sitio web del Tribunal Federal. Un representante idóneo de una de las partes, es decir, alguien con conocimiento suficiente sobre los documentos que figurarán en la lista debe preparar dicha lista bajo juramento o declaración formal.⁷³ En la Regla 20.17 se establece que en la lista de documentos deben describirse con cierto grado de detalle los documentos que entran dentro de las categorías cuya revelación se ha solicitado y que están o estuvieron en posesión o bajo el control de una parte. Si un documento ha dejado de estar en posesión o bajo el control de la parte dicha parte deberá ofrecer una explicación sobre cuándo y cómo dejó de estar en su posesión. En la lista de documentos también deben figurar los documentos sobre los cuales una parte alega la prerrogativa del secreto profesional.

En la regla 20.32 se establece que una parte puede solicitar al tribunal la orden para la presentación de los documentos mencionados en una lista de documentos. Una orden de este tipo suele dictarse con carácter prospectivo al mismo tiempo que otras órdenes relativas a la revelación de pruebas. Lo normal es que una parte presente las copias de los documentos en formato electrónico a la otra parte, a menos que haya alguna razón particular para seguir otro orden (p. ej., si se discute la autenticidad de un documento, puede ser necesario presentar la versión original del documento).

Las obligaciones de parte respecto de la revelación de pruebas de una parte son persistentes.⁷⁴ Ello significa que una vez proporcionada la lista de documentos, cada parte tiene la obligación permanente de notificar a la contraparte el descubrimiento de algún documento comprendido en las categorías de revelación de pruebas ordenadas pero que no figura en la lista de documentos. Esto puede deberse a un descuido o a que el documento se redactó una vez elaborada la lista de documentos. Sin embargo, las partes no están obligadas a presentar documentos que estén bajo la prerrogativa del secreto profesional y se hayan elaborado una vez iniciado el procedimiento.⁷⁵

2.6.5.3 Negativa de las partes a presentar documentos

Existen dos fundamentos por los que las partes puede intentar restringir la presentación de un documento, ya sea en su totalidad o en parte (es decir, ocultando parte del documento).

En primer lugar, las parte pueden negarse a presentar un documento en virtud del secreto profesional que ampara a los juristas o de secreto profesional de interés público.⁷⁶ Desde el punto de vista procedimental, el curso habitual en relación con las alegaciones controvertidas en relación con el secreto profesional implica a) que una parte, en su lista de documentos, afirme que un documento está protegido por el secreto profesional y no puede difundirse; b) que en caso de controversia sobre la alegación de secreto profesional (p. ej., sobre la base de que el documento no puede estar excluido de la difusión, o que se ha renunciado al secreto profesional que protege el documento, ya sea expresa o implícitamente), la otra parte debe presentar una solicitud interlocutoria en la que pida una orden que obligue a la presentación del documento, por ejemplo, conforme a la regla 20.32 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011, respaldada por una declaración jurada o una lista de correspondencia o documentos no controvertidos según la regla 17.02; y c) que el tribunal que decidirá si concede la orden que obliga a presentar el documento en una vista.

En segundo lugar, las partes pueden intentar restringir la presentación de documentos amparándose en el secreto comercial. A menudo, en los procedimientos de patentes, los litigantes serán competidores. Los documentos presentados pueden revelar asuntos comercialmente confidenciales. Lo normal es que las partes negocien un protocolo adecuado para tratar dichos documentos antes de su presentación. Por ejemplo, las partes pueden acordar que los documentos solo se presentarán a abogados y asesores externos y a peritos, pero no a los representantes de la propia parte. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre un protocolo adecuado para abordar la confidencialidad, puede ser necesario solicitar al juez responsable del expediente que dicte una orden al respecto.

2.6.5.4 Procedimientos alternativos a la revelación de prueba

El Tribunal Federal de Australia fomenta formas flexibles y alternativas de obtener pruebas que, de otro modo, las partes podrían solicitar por la vía de la revelación de pruebas. Un ejemplo en el contexto de las patentes son las descripciones de productos y procesos. Cuando se intenta probar la infracción de un producto o una reivindicación de proceso, a menudo puede resultar difícil para una parte saber qué documentos solicitar a la otra o centrarse en la prueba únicamente a partir de los documentos si dicho proceso infringe todos los elementos de una reivindicación. En los párrafos 6.14 a 6.16 de la Nota de Práctica en materia de PI (IP-1) se establece que, en esa situación, un tribunal puede ordenar a un presunto infractor que prepare y entregue una declaración jurada de una persona con conocimientos adecuados sobre la naturaleza del producto o proceso presuntamente infractor a fin de permitir a la contraparte presentar sus argumentos sobre la infracción o buscar documentos de manera más específica.

Las notificaciones de presentación son otro proceso mediante el cual cada parte puede solicitar documentos a la contraparte. Aunque los límites precisos entre una notificación por la que se insta a la parte contraria a la presentación de documentos y la revelación de pruebas por categorías pueden parecer poco claros, la principal diferencia es que las notificaciones siguen un proceso más específico y su finalidad es la presentación de documentos identificados de forma concreta. Existen dos tipos de notificaciones por las que se insta a la parte contraria a la presentación de documentos. El primero engloba los petitorios de documentos a los que se hace referencia en el escrito de alegaciones o la declaración jurada de una parte, que se produce sin la supervisión del tribunal a menos que exista una controversia en cuanto a la notificación (p. ej., una controversia sobre si el escrito de alegaciones o la declaración jurada “se refiere” de hecho al documento solicitado en la notificación).⁷⁷ El segundo tipo abarca las órdenes para que se presenten al tribunal determinados documentos.⁷⁸ La presentación conforme a la regla 30.28 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) no se limita a los juicios, y se ha establecido una práctica consistente en que las partes solicitan la presentación de documentos ante el secretario de conformidad con la regla 30.28 en cualquier momento de un procedimiento. Los documentos que pueden solicitarse conforme a esta norma no son únicamente aquellos a los que se hace referencia en una declaración jurada o un alegato.⁷⁹

Por último, se puede solicitar la presentación de documentos a terceros mediante citaciones.⁸⁰ Las citaciones se rigen por la parte 24 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) y también se abordan en las partes 1 a 10 de la Nota de práctica sobre citaciones y notificaciones de presentación (GPN-SUBP). Las citaciones son un tema sustancial en sí mismas, y está fuera del alcance de esta sección tratarlas en detalle. Al igual que lo que ocurre con la revelación de pruebas, no existe un “derecho” a una citación. Las citaciones solo podrán emitirse con autorización del tribunal.⁸¹ Las citaciones las emite el tribunal, no una parte, por lo que se obedece al tribunal, no a la parte que solicita la citación. Dado que la desobediencia de una citación constituye un desacato al tribunal⁸² y las citaciones imponen cargas a quienes no son partes en el litigio, existen reglas detalladas y estrictas con respecto a la forma y la notificación de las citaciones.⁸³ Al igual que en el caso de la revelación de pruebas, con las citaciones normalmente se procura obtener la presentación de categorías de documentos. Sin embargo, por lo general esas categorías tendrán que ser más limitadas y prescriptivas que las categorías de la revelación de pruebas, debido al hecho de que el destinatario de la citación no es parte en el litigio y no estará familiarizado con las cuestiones de un procedimiento.

Otra diferencia entre la revelación de pruebas, por un lado, y las notificaciones de presentación y citaciones, por el otro, es que una categoría de revelación de pruebas puede describirse de manera más amplia y la parte que debe revelar las pruebas tiene la obligación de buscar y presentar todos los documentos relevantes para el procedimiento dentro de esa categoría. Una notificación de presentación de documentos y una citación generalmente requieren una descripción más específica de los documentos solicitados y el destinatario tiene derecho a leer la categoría descrita solicitada de forma restrictiva y limitarse a presentar los documentos comprendidos estrictamente en esa categoría.

2.6.5.5 Revelación de pruebas previa al litigio o preliminar

En las reglas 7.22 y 7.23 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) se establecen dos tipos de revelación de pruebas previa al litigio. De conformidad con la Regla 7.22, se permite que un posible demandante obtenga de un tercero una revelación de pruebas para determinar la descripción de un posible demandado, con sujeción al cumplimiento de los requisitos previos jurisdiccionales establecidos en la regla 7.22)1) y la discrecionalidad del tribunal que se dispone en la regla 7.22)2). El tenor de la regla 7.23 permite que un posible demandante obtenga de un posible demandado una revelación de pruebas mediante documentos que tienen relevancia directa para dirimir la cuestión de si el posible demandante tiene derecho a obtener reparación, siempre que se cumplan los requisitos previos jurisdiccionales dispuestos en la regla 7.23)1) y la discrecionalidad del tribunal que se establece en la regla 7.23)2). Es decir, que atendiendo a estas cuestiones, en la regla 7.23 se permite a un posible demandante especular al tratar de localizar documentos con el fin de plantear una causa contra un posible demandado.

Se debe cumplir cada uno de los requisitos previos jurisdiccionales dispuestos en la regla 7.23)1). Cada posible demandante debe convencer al tribunal de que cree razonablemente que “puede” tener derecho a obtener reparación ante el tribunal por parte de un posible demandado y de que, tras haber indagado con prudencia, no tiene información suficiente para decidir si incoa un procedimiento, pero los documentos buscados mediante la revelación de pruebas le ayudarían a tomar la decisión.

El mecanismo previsto en la regla 7.23 puede resultar útil para obtener documentos que determinen si un producto que se vende en Australia se fabrica mediante un procedimiento patentado.