Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.5.2 Análisis de la infracción

5.5.2.1 Infracción directa de patentes

Generalmente, el propietario de la patente tiene el derecho exclusivo de utilizar la invención. La prohibición a terceros de determinados actos específicos depende de si el producto o método está protegido. Los distintos actos que constituyen una infracción directa de patente se exponen en el artículo 9.

En relación con las reivindicaciones de producto, los terceros no están facultados para fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar un producto protegido por la patente. Además, no están facultados para importar o poseer tal producto a los fines anteriormente mencionados (artículo 9.1). La “fabricación” abarca el proceso de creación completo del producto, no solo el paso final.⁶⁶ El fabricante de piezas individuales también se podría considerar el fabricante del producto completo si suministra las piezas individuales a un tercero que las ensambla en el producto completo protegido.⁶⁷ Una “oferta” es cualquier acto mediante el cual el producto se pone a disponibilidad de terceros. No tiene por qué ser una oferta de contrato, sino que también puede ser un mero anuncio (Internet).⁶⁸ No es necesario que el producto ofrecido se fabrique o se importe en el territorio de Alemania. Sin embargo, el mero tránsito de productos ilícitos no constituye un acto de infracción en Alemania.

En cuanto a las reivindicaciones de proceso, los terceros no están facultados para utilizar ni ofrecer para su utilización un proceso que sea materia de la patente si tienen conocimiento de que la utilización del proceso está prohibida en ausencia del consentimiento del titular de la patente, o si ello es evidente a partir de las circunstancias (artículo 9.2). La utilización de un proceso requiere, en principio, que se lleven a cabo en Alemania todos los pasos del método. Sin embargo, si una parte del método se ejecuta en Alemania y otra, en el extranjero, sí puede haber infracción de la reivindicación de método. Esto requeriría que los pasos del método llevado a cabo en el extranjero se puedan atribuir a la persona que los ejecutó en Alemania.⁶⁹

Además, los terceros no están facultados para ofrecer, comercializar o utilizar un producto que se elabore directamente mediante el proceso que es la materia de la patente ni para importar o poseer dicho producto a los fines mencionados anteriormente (artículo 9.3). Esto hace referencia a un producto obtenido directamente por el proceso, que es al menos el caso cuando no después del proceso no se ejecutan otras operaciones de procesamiento o tratamiento. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia, de todos modos el proceso no debe ser el último paso, sino que el hecho decisivo es si el producto que recibió otro tratamiento y que se obtuvo mediante el proceso patentado mantiene sus características.⁷⁰

5.5.2.2 Infracción indirecta de patentes

Según el concepto de infracción indirecta, toda parte tiene prohibido, en ausencia del consentimiento del titular de la patente, suministrar u ofrecer suministrar en Alemania a personas distintas de aquellas con facultad para explotar la invención patentada medios relacionados con un elemento esencial de la invención para su uso en el territorio alemán si el tercero sabe o si es evidente a partir de las circunstancias que aquellos medios son adecuados y están previstos para utilizar esa invención (artículo 10.1). Los casos habituales de infracción de patente indirecta son, por ejemplo:

• la oferta y el suministro de un dispositivo con el que se puede llevar a cabo un método patentado;⁷¹
• la oferta y el suministro de un componente de un dispositivo que se puede combinar con otros componentes para formar la combinación patentada completa; y
• la oferta y el suministro de una máquina con la que se pueda fabricar un dispositivo patentado.

Los medios ofrecidos o suministrados deben estar relacionados con un elemento esencial de la invención patentada. Según la jurisprudencia del FCJ, dichos medios están relacionados con un elemento de la invención si pueden interactuar con el elemento que permite realizar la invención.⁷² Si los medios se mencionan en la reivindicación de la patente, generalmente se considera que están relacionados con un elemento esencial de la invención.

Los medios deben ser adecuados de manera objetiva para una infracción directa de la patente. Por ende, si los medios se utilizan junto con otros medios o para la utilización de un método, debe ser posible cometer una infracción directa de la patente.⁷³ Sin embargo, una infracción indirecta no requiere una infracción directa por parte de la persona a la que se ofreció o suministró.

Además, los medios se deben ofrecer o suministrar en Alemania⁷⁴ para la utilización en este país⁷⁵ y se deben entregar a una persona que no esté facultada para explotar la invención. Por lo tanto, una exportación de los medios, en principio, no constituiría una infracción indirecta. Sin embargo, según la jurisprudencia, el suministro de piezas a una persona en el extranjero podría constituir una infracción indirecta si los productos que contienen dichas piezas se vuelven a importar a Alemania.

La persona a la que se ofrecen o suministran los medios debe tener la intención de utilizarlos de manera ilícita y la persona que los ofrece o suministra debe saber que son adecuados y están previstos para explotar la invención o, al menos, debe ser evidente para ella. Si los medios también se pueden utilizar de manera que no se cometa una infracción, la acción de cesación podría limitarse a un uso ilícito, por ejemplo, mediante una notificación de advertencia específica.⁷⁶ Generalmente, los medios no deben ser productos comerciales disponibles, tales como clavos y tornillos, excepto cuando el proveedor induzca a la persona suministrada a utilizar los productos de manera ilícita (artículo 10.3).

5.5.2.3 Infracción por medios equivalentes

El alcance de la protección no está limitado a la infracción literal de la patente. Cuando un elemento especificado en la reivindicación de la patente es reemplazado por una variante, se puede considerar una infracción de patente por medios equivalentes. Según la jurisprudencia del FCJ, se deben cumplir tres requisitos:⁷⁷

1. 1. La variante debe resolver el problema según la patente con medios que tengan esencialmente el mismo efecto que el elemento especificado en la reivindicación de la patente.
2. 2. La persona experta debe tener la capacidad, debido a su experiencia, de ver que la variante tiene esencialmente el mismo efecto que el elemento en la reivindicación de la patente.
3. 3. La persona experta debe ser capaz de darse cuenta de que la variante tiene el mismo efecto mediante consideraciones orientadas a la enseñanza técnica protegida por la reivindicación de la patente.

En relación con el primer requisito, es decisivo que los efectos generales según la patente, específicamente las ventajas del elemento especificadas en la reivindicación, se alcancen esencialmente.⁷⁸ Este requisito no se cumple si la variante logra solo en parte los efectos del elemento especificado en la reivindicación de la patente. Tampoco se cumple si la variante tiene propiedades desfavorables que la forma de realizar la invención que se especifica en la reivindicación de patente no tiene o que se deben evitar según la enseñanza de la reivindicación de la patente.

El tercer requisito no se cumple si la variante es un medio técnico que la patente busca evitar o un medio que la patente controvertida prevé para el mismo efecto técnico solamente en un contexto diferente. Además, suele excluirse la existencia de infracción si está claro a partir del contexto general de la reivindicación de la patente que esta se limita a una solución específica. Además, el tercer requisito tampoco se cumple si la variante es un medio que, según la memoria descriptiva de la patente, es una alternativa a la solución reivindicada⁷⁹ o si la memoria descriptiva de la patente divulga varias posibilidades sobre cómo se puede lograr un efecto técnico determinado de la invención, pero en la reivindicación solo se especifica una de estas posibilidades.⁸⁰ No obstante, no se puede negar la existencia de una infracción por medios equivalentes solo porque la persona experta en la materia habría comprendido la forma reivindicada de realizar la invención que se describe en la patente como una aplicación específica de un principio de solución más general con respecto a la descripción, o por otros motivos, aunque, sobre la base de este conocimiento, la persona experta en la materia hubiera podido hallar más formas de realizar la invención correspondientes a este principio de solución.⁸¹

Aunque el tribunal considere que se cumplen los tres requisitos, se puede alegar el argumento de defensa denominado “Formstein”⁸² Según este argumento de defensa, se puede objetar que la forma de realizar la invención que hace uso de la patente mediante medios equivalentes no es patentable, debido a que carece de novedad o no implica una actividad inventiva y que la protección por patente no se puede extender a una materia no patentable.