Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.5.2 Doctrina de los equivalentes

No hay ninguna ley japonesa que se refiera a la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes. No obstante, la jurisprudencia ha introducido el concepto de equivalencia en el Derecho de patentes japonés.

7.5.2.1 Los cinco requisitos de la causa del rodamiento de eje estriado

En la causa del rodamiento de eje estriado,¹⁹⁴ el Tribunal Supremo indicó que se puede determinar que se ha infringido una patente no solo por un producto o procedimiento que entra dentro del alcance literal de la reivindicación de una patente, sino también en virtud de la doctrina de los equivalentes. El Tribunal Supremo estableció cinco requisitos para la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes:

1. 1. Los elementos de las reivindicaciones que faltan en un producto o procedimiento supuestamente ilícito no son partes esenciales de una invención patentada.
2. 2. El objetivo de la invención patentada se puede lograr, así como la misma función y efecto, si los elementos de las reivindicaciones que faltan se sustituyen por las partes correspondientes en el producto o procedimiento supuestamente ilícito.
3. 3. Habría sido fácil para una persona del oficio de nivel medio concebir la idea de sustituir los elementos de las reivindicaciones que faltan por las partes correspondientes en el producto o procedimiento supuestamente ilícito en el momento de la infracción.
4. 4. El producto o procedimiento supuestamente ilícito no era ni idéntico ni fácil de concebir a partir del estado de la técnica en el momento en que se presentó la solicitud de patente.
5. 5. No existen circunstancias especiales que excluyan la doctrina de los equivalentes, como en el caso en que se excluyó intencionadamente el producto o procedimiento supuestamente ilícito del alcance de la reivindicación durante la tramitación de la patente ante la JPO.

El Tribunal Supremo explicó los fundamentos para la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes con relación a esos cinco requisitos de la manera siguiente:

Resulta muy difícil prever todos los tipos de infracciones que pueden ocurrir en el futuro y formular el alcance de la reivindicación de patente en la memoria descriptiva; el incentivo para la invención en la sociedad en general se reducirá en gran medida si, mediante la simple sustitución de una parte de los elementos de la reivindicación por la sustancia o la tecnología que la patente dio a conocer, las personas pueden evitar fácilmente estar sujetas a las medidas cautelares que se le puedan conceder al titular de la patente y a otros ejercicios de derechos que este pueda tener. Esto no solo sería contrario a los objetivos de la Ley de Patentes —a la promoción del desarrollo de la industria a través de la protección y el fomento de la invención—, sino también al principio de justicia social y la idea de justicia.

Habida cuenta de lo anterior, el valor sustancial de la invención patentada se extiende a la tecnología que un tercero puede fácilmente concebir como el equivalente sustancial de la construcción, tal y como indica el alcance de la reivindicación de la patente en la memoria descriptiva, y los terceros deberían preverlo.

Por otro lado, no se puede considerar que las tecnologías que ya formaban parte del dominio público —o que una persona con un nivel de competencia corriente en el campo tecnológico usado en esta invención podría haber concebido fácilmente en el momento de la solicitud de la patente, puesto que nadie podría, en ningún caso, haber obtenido una patente al efecto (Ley de Patentes, artículo 29)— se encuentran dentro del alcance técnico de la invención patentada.

Además, si el titular de una patente ha reconocido que la tecnología no entra dentro del alcance técnico de la reivindicación de la patente o su comportamiento ha indicado que este es el caso (por ejemplo, mediante la exclusión intencionada de la tecnología del alcance de la reivindicación de la patente durante su tramitación), el titular de la patente no tiene derecho a reivindicar otra cosa más adelante, puesto que iría en contra de la doctrina de los actos propios).

7.5.2.2 Carga de la prueba

De acuerdo con las decisiones de los tribunales inferiores que han seguido la causa del rodamiento de eje estriado y el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI en la causa del maxacalcitol (véase más adelante):

• Al establecer la existencia de una infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes, es el titular de la patente quien ostenta la carga de la prueba con relación a los requisitos 1 a 3, como se indica en la causa del rodamiento de eje estriado.
• Para negar una infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes, es el supuesto infractor quien ostenta la carga de la prueba con relación a los requisitos 4 y 5.¹⁹⁵

7.5.2.3 Requisito 1: parte no esencial

Los criterios empleados para determinar si los elementos de la reivindicación son esenciales han sido objeto de jurisprudencia. En la causa del maxacalcitol, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI consideró lo siguiente:

El valor sustancial de una invención que la Ley de Patentes pretende proteger existe en la divulgación a la sociedad de un medio con una estructura específica para solucionar un problema técnico que no podría haberse resuelto con el estado de la técnica y que está basado en una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica. Por lo tanto, la parte esencial de una invención patentada debería entenderse como una parte característica que constituye una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica en las declaraciones incluidas en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada. Para entender la parte esencial mencionada primero debería entenderse el problema de la invención patentada que se ha de resolver, los medios para hacerlo […] y sus efectos […] sobre la base de la declaración del alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva y, después, determinar la parte característica que constituye una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica que está comprendida en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada.

La opinión anterior se ajusta a la mayor parte de las decisiones de los tribunales inferiores posteriores a la causa del rodamiento de eje estriado.¹⁹⁶ No obstante, esta fórmula no fue suficiente para resolver el problema en la causa del maxacalcitol, donde la reivindicación de la patente que se hacía valer requería que el material inicial e intermedio necesarios para la producción del maxacalcitol fuesen la forma cis de las estructuras de vitamina D, mientras que las usadas en el supuesto procedimiento ilícito tenían estructuras de vitamina D en forma trans que eran isómeros geométricos. En otras palabras, incluso después de concluir que el elemento de la reivindicación era parte de la invención patentada, seguía existiendo la duda de si la forma cis era esencial o no. En cuanto a esta duda, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI dictó que la forma cis no era esencial, para lo que se basó en los siguientes fundamentos:

Esto es, teniendo en cuenta que el valor sustancial de una invención patentada se define dependiendo del grado de contribución en comparación con el estado de la técnica en el sector técnico relevante, la parte esencial de una invención patentada debería ajustarse —con base en el alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva y sobre todo mediante la comparación con el estado de la técnica indicado en la memoria descriptiva— al siguiente principio: i) si el grado de contribución de la invención patentada se considera grande en comparación con el estado de la técnica, una parte esencial de la invención patentada se considera un concepto superior en relación con una parte del alcance de las reivindicaciones. […] i) si el grado de contribución de la invención patentada no se considera muy superior al del estado de la técnica, una parte esencial de la invención patentada se considera igual a lo indicado literalmente en el alcance de las reivindicaciones.

No obstante, en vista del estado de la técnica en la fecha de presentación, si la descripción del problema (que, de acuerdo con la descripción, el estado de la técnica no fue capaz de resolver) en la memoria descriptiva es objetivamente insuficiente […], a efectos de encontrar una parte característica que constituya una idea técnica única de la invención patentada que no sea considerada estado de la técnica, también se debería tener en cuenta el estado de la técnica que no está reflejado en la memoria descriptiva. En dichos casos, se estima que la parte esencial de la invención patentada es más similar al alcance declarado de las reivindicaciones —en comparación con las causas en que la estimación solo se basa en las declaraciones incluidas en el alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva— y que el alcance de la solicitud de la doctrina de los equivalentes es menor.

Además, al determinar si se cumple el primer requisito —es decir, si un elemento diferente del producto supuestamente ilícito (entre otros) es una parte no esencial—, no es adecuado dividir primero los elementos de la reivindicación incluidos en el alcance de las reivindicaciones en partes esenciales y no esenciales y después considerar que la doctrina de los equivalentes no es aplicable a todos los elementos de la reivindicación que entran dentro de la categoría de partes esenciales, sino que es necesario determinar primero si el producto supuestamente ilícito (entre otros) suele tener la parte esencial de la invención patentada como se ha indicado y después considerar que una diferencia no es una parte esencial si se reconoce que el producto (entre otros) tiene dicha parte esencial. Aunque el producto supuestamente ilícito (entre otros) presente una diferencia que no es una parte característica constituyente de una idea técnica única no vista anteriormente en el estado de la técnica, esto no es razón suficiente para negar el cumplimiento del primer requisito.¹⁹⁷

7.5.2.4 Requisito 2: posibilidad de sustitución

El segundo requisito de la doctrina de los equivalentes suele denominarse “posibilidad de sustitución”. No siempre está claro cómo se puede juzgar (o si es posible hacerlo) si la función y el efecto del producto o procedimiento supuestamente ilícito son “iguales” que los de la invención patentada cuando solo hay supuestas diferencias insustanciales o insignificantes. Los tribunales no han proporcionado orientaciones claras acerca de esta cuestión.¹⁹⁸

7.5.2.5 Requisito 3: facilidad de sustitución

Con respecto al tercer requisito, esa sentencia debe dictarse en vista del nivel que ha alcanzado la tecnología en el momento de la infracción. Por lo tanto, por ejemplo, si un supuesto infractor sigue fabricando y distribuyendo un producto supuestamente ilícito a pesar de los procedimientos judiciales pendientes, la sentencia se basará en el nivel que haya alcanzado la tecnología en el momento en que finalicen las vistas orales.

7.5.2.6 Requisito 4: dificultad de concepción

Como se ha indicado, el supuesto infractor es quien ostenta la carga de la prueba a la hora de aducir su excepción en virtud del cuarto requisito. El argumento del supuesto infractor en virtud de este requisito puede solaparse, en cierta medida, con una excepción basada en la nulidad de la patente debido a la falta de novedad o de actividad inventiva. Conforme a este requisito, el supuesto infractor debe demostrar que el producto o procedimiento supuestamente ilícito no era ni idéntico ni fácilmente concebible a partir del estado de la técnica y, al mismo tiempo, la nulidad de la patente, que requiere que la invención patentada sea idéntica o fácilmente concebible a partir del estado de la técnica.

7.5.2.7 Requisito 5: sin circunstancias especiales

El quinto requisito es que no haya circunstancias especiales que puedan impedir la aplicación de la doctrina de los equivalentes. Una “circunstancia especial” habitual a la que el Tribunal Supremo se refiere en la causa del rodamiento de eje estriado tiene lugar cuando el producto o procedimiento supuestamente ilícito se excluyó de forma intencional del alcance de la reivindicación durante la tramitación de la patente ante la JPO. Se trata de algo similar a los impedimentos a causa del expediente de tramitación, que pueden ser alegados por un supuesto infractor como excepción contra una infracción literal.

En la causa del maxacalcitol, el supuesto infractor adujo que había una circunstancia especial que impedía la determinación de la existencia de una infracción de patente de conformidad con la doctrina de los equivalentes. El solicitante no había preparado la reivindicación de la patente de forma que incluyese el procedimiento en el que el material inicial y el intermedio para la producción de maxacalcitol tuviesen estructuras de vitamina D de forma trans, a pesar de que cualquier persona del oficio de nivel medio podría haber concebido fácilmente un material así en el momento en que se presentó la solicitud de patente. El Tribunal Supremo aceptó la apelación del supuesto infractor en lo relativo a esta cuestión, pero acabó rechazando el argumento:

1. 1) […] incluso en una situación en la que el alcance de las reivindicaciones de la patente redactadas por el solicitante de la patente no mencione la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos que son parcialmente diferentes de la estructura declarada en el alcance de las reivindicaciones, pese a que el solicitante sea capaz de concebir fácilmente la estructura de dichos productos o procedimientos supuestamente ilícitos en el momento de la presentación de la solicitud, el mero hecho de dicha omisión en el alcance de las reivindicaciones de la patente no constituye una circunstancia especial como la exclusión intencionada de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos del alcance de las reivindicaciones de la patente durante el proceso de presentación de la solicitud de patente.

2. 2) […] en los casos en que el solicitante no ha descrito la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos que son diferentes de los elementos correspondientes de la estructura especificada en las reivindicaciones de la patente, debería considerarse que existen circunstancias especiales —como la exclusión intencionada de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos del alcance de las reivindicaciones de la patente durante el proceso de solicitud de la patente— si se determina que el solicitante ha indicado su intención, de forma objetiva y visible, de omitir la mención de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos en el alcance de las reivindicaciones de la patente, pese a reconocer que la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos podría sustituir la estructura indicada en el alcance de las reivindicaciones de la patente.

   A la luz de los hechos expuestos, nada en la solicitud de la patente indica de forma objetiva y visible la intención del solicitante de omitir la mención a la estructura de su procedimiento en el alcance de las reivindicaciones, pese a reconocer que la estructura adoptada por el solicitante (diferente, en parte, de la estructura fijada en el alcance de las reivindicaciones) podría sustituir dicha estructura.¹⁹⁹

7.5.2.8 Otras causas relevantes

En una causa de equivalencia temprana emitida poco después de la sentencia en la causa del rodamiento de eje estriado y antes de la creación del Tribunal Superior de PI, el Tribunal Superior de Osaka determinó que existía una infracción indirecta en virtud del artículo 101 de la Ley de Patentes con respecto al producto que se usó de forma exclusiva para la explotación del supuesto procedimiento ilícito. El tribunal decidió que el procedimiento para el cual el producto se usaba en exclusiva era equivalente al procedimiento que entraba dentro del alcance literal de la reivindicación patentada.²⁰⁰ En otro caso más reciente, se consideró que el derecho del titular de una patente a solicitar una compensación por el uso no autorizado de una invención patentada —tras la publicación de una solicitud no examinada, pero antes del registro del derecho de patente en virtud del artículo 65 de la Ley de Patentes— se extendía al uso no autorizado de los productos o procedimientos equivalentes a los que entraban dentro del alcance literal de la reivindicación patentada.²⁰¹