Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.6 Procedimientos judiciales relacionados con las patentes y administración de causas

Antes de mediados de los años 90, las prácticas de administración de causas de patentes en los Estados Unidos de América variaban considerablemente de unos tribunales federales de distrito a otros. Los jueces federales más ocupados gestionaban estas causas de manera improvisada, lo que daba lugar a procedimientos confusos y costosos. En muchos sentidos, los jueces federales de distrito trabajaban de manera aislada en un contexto amplio.¹³⁴

Además, el uso cada vez más frecuente de jurados complicaba tanto los juicios relacionados con patentes como la revisión de las apelaciones. En la mayoría de los juicios con jurado, los jueces de distrito no interpretaban las reivindicaciones, sino que encomendaban a los miembros del jurado que dirimiesen las controversias relativas a la interpretación de las reivindicaciones como parte de sus deliberaciones. Puesto que los miembros del jurado no explicaban cómo habían interpretado las reivindicaciones cuando pronunciaban sus veredictos, esta práctica ocultaba sus decisiones respecto a la interpretación de las reivindicaciones, lo que hacía que las decisiones de los miembros del jurado relativas a patentes fueran especialmente difíciles de revisar. Este problema provocó grandes cambios en la administración de causas de las patentes.

Las figuras 10.6 y 10.7 muestran el número total de causas relativas a las patentes presentadas en todos los tribunales de distrito de los Estados Unidos de América entre 2008 y 2022, así como el número de demandas relativas a patentes presentadas en determinados tribunales de distrito estadounidenses que tramitaron un número elevado de causas de ese tipo en este mismo período (distrito Norte de California (N.D. Cal.), distrito Central de California (C.D. Cal.), distrito de Delaware (D. Del.), distrito Este de Texas (E.D. Tex.) y distrito Oeste de Texas (W.D. Tex.)).¹³⁵ Estas estadísticas reflejan el aumento del número de demandas presentadas en materia de patentes en todo el país durante este período, así como la concentración de una gran cantidad de estas causas en las jurisdicciones indicadas.

10.6.1 Principales características de los procedimientos relativos a patentes

En 1996, el Tribunal Supremo afirmó que “la interpretación de una patente, incluidos los conceptos usados en su reivindicación, es competencia exclusiva del tribunal”.¹³⁶ Esta decisión marcó el inicio de una nueva era en la administración de causas de patentes, pues se otorgó a la interpretación de las reivindicaciones un papel crucial y central en estos litigios. Tras esta decisión, el juez Ronald Whyte promulgó unas “normas locales sobre patentes” en colaboración con abogados especializados en patentes del distrito Norte de California en 1998. Esta planificación voluntaria de la administración de causas estructuraba la revelación probatoria, especificaba los plazos para los litigios por infracción y de nulidad y priorizaba la interpretación de las reivindicaciones. Muchos otros tribunales de distrito adoptaron estas normas para la administración de causas de patentes u otras parecidas, lo que propició unas prácticas más sencillas y coherentes. En los siguientes apartados se explican estas y otras prácticas de los tribunales de distrito para la administración de causas relativas a patentes no farmacéuticas. El apartado 10.13.2 se centra en la administración de las causas relativas a patentes farmacéuticas.

10.6.2 Instrucción

Las causas relativas a patentes son, en muchos sentidos, iguales que otras causas civiles. La mayor parte de las veces, el demandante interpone una demanda por una presunta infracción. El demandado contesta a la demanda, alegando que no ha cometido ninguna infracción y esgrimiendo varias excepciones, y tiene la posibilidad de interponer una reconvención. A continuación, tienen lugar la exposición de hechos por las partes y los testimonios periciales, la formulación de peticiones, el resumen de instrucción y el juicio.

Como en cualquier litigio, el tiempo necesario para cada una de las fases de la instrucción varía en función de la complejidad y de las posibles consecuencias de las cuestiones presentadas. No obstante, los litigios relativos a patentes tienen varias particularidades que hacen que las características de la causa y la manera de administrarla afecten considerablemente a los plazos de instrucción. Entre ellas destacan la complejidad de las cuestiones jurídicas y de la tecnología correspondiente y el volumen de documentos técnicos altamente sensibles, código fuente y otra información intercambiada durante la revelación de pruebas.

Debido a los numerosos retos que plantean las causas relativas a patentes, muchos tribunales de distrito y jueces de distrito han desarrollado normas locales sobre patentes especializadas con el fin de simplificar la revelación probatoria, exigir a las partes que comuniquen y acoten sus alegaciones y facilitar la interpretación de las reivindicaciones. Gracias a estas normas, la información esencial se comunica de forma conjunta, secuenciada, gradual y oportuna sin necesidad de una gran supervisión judicial.

10.6.3 Normas relativas a la jurisdicción, la competencia y la asignación de las causas

Muchos litigantes en materia de patentes otorgan una importancia enorme a la elección de la jurisdicción debido a la diversidad de prácticas de administración de causas de patentes, los procedimientos de asignación judicial, la velocidad de la gestión de las causas, la conveniencia geográfica para las pruebas y los testigos y la composición de los jurados. Aunque la mayoría de los tribunales de distrito asignan las causas de manera aleatoria a los jueces del distrito, unos pocos tribunales de distrito permiten presentar la demanda en un juzgado concreto. Cuando el juzgado en cuestión esté integrado por un único juez, los demandantes no solo pueden seleccionar un distrito concreto, sino que también pueden elegir el juez. Esto ha suscitado cierta polémica por el gran número de demandas presentadas en unos pocos tribunales de distrito situados fuera del estado de constitución del demandado y de los lugares donde desarrolla principalmente su actividad.

El Derecho federal establece que “[p]ueden interponerse demandas civiles por infracción de patente en el distrito judicial donde reside el demandado, o bien donde el demandado haya cometido las infracciones y desarrolle de manera habitual y consolidada su actividad”.¹³⁷ Con respecto a la primera opción de la ley relativa a la jurisdicción, el Tribunal Supremo ha aclarado que una empresa “reside” únicamente en el estado en el que se constituyó.¹³⁸ El Circuito Federal interpreta que la segunda opción de la ley relativa a la jurisdicción comporta tres requisitos: 1) debe haber un lugar físico en el distrito, 2) debe ser un lugar donde la actividad se desarrolle de manera habitual y consolidada, y 3) el demandado debe encontrarse allí.¹³⁹

Aunque se haya autorizado la jurisdicción, los demandados pueden solicitar cambiarla presentando una petición al inicio del proceso judicial basándose en “la conveniencia de las partes y los testigos, en aras de la justicia”.¹⁴⁰ La regla 72.a) del FRCP exige que los tribunales de distrito “emprendan sin demora” los procedimientos para el cambio de jurisdicción.¹⁴¹ Para determinar si procede o no cambiar la jurisdicción, los tribunales sopesan la conveniencia de los litigantes y el interés público en la administración imparcial y eficiente de la justicia. Para valorar la conveniencia se tienen en cuenta diversos factores, tales como 1) la relativa facilidad para acceder a las fuentes de las pruebas, 2) la posibilidad de realizar el proceso obligatorio para garantizar la asistencia de los testigos, 3) los gastos de asistencia de los testigos dispuestos a comparecer y 4) todos los demás problemas prácticos que puedan impedir que el litigio sea relativamente sencillo, rápido y económico.¹⁴² Entre los factores públicos se incluyen 1) las dificultades administrativas derivadas de la saturación de los tribunales, 2) el interés local en que las cuestiones locales se resuelvan en la propia región, 3) la familiaridad de la instancia con la legislación aplicable y 4) la evitación de problemas de conflicto de leyes innecesarios relacionados con la aplicación de legislación extranjera.¹⁴³ El Circuito Federal podrá dictar un mandato judicial para exigir a un tribunal de distrito que transfiera una causa a otra jurisdicción para subsanar “la denegación evidentemente errónea de su transferencia”.¹⁴⁴

10.6.4 Solución alternativa de controversias

La gran mayoría de las causas relativas a patentes (en torno al 95 %) se cierran con un acuerdo antes del juicio, pero a menudo no se resuelven hasta ya avanzado el procedimiento. Hasta ese momento, el litigio puede ser extremadamente costoso para las partes. Cada parte puede gastar varios millones de dólares en tasas hasta el final de la revelación probatoria, y el costo total del juicio puede duplicar o triplicar esa suma.¹⁴⁵

La mayoría de las partes en los litigios sobre patentes reconocen el elevado gasto económico, la enorme incertidumbre y las altas costas judiciales. No obstante, distintos obstáculos para un arreglo —desde la relación entre cada una de las partes hasta los problemas institucionales derivados de la naturaleza de algunos litigios sobre patentes— impiden, con frecuencia, que las partes lleguen a un acuerdo sin asistencia externa. En consecuencia, los jueces de distrito tratan de animar a las partes a llegar a un acuerdo para resolver las causas sobre patentes. La intervención judicial temprana, a menudo en la conferencia inicial para la administración de la causa, puede ser un factor crucial para alcanzar un acuerdo. Esa iniciativa del tribunal indica a las partes su deseo de que valoren activamente estrategias para llegar a un acuerdo, así como estrategias de litigio, a lo largo de la causa.

Para que el fomento de un acuerdo por parte del tribunal resulte efectivo, deben darse varios elementos: 1) el correcto inicio de la mediación, 2) la selección del mediador, 3) la programación de la mediación, 4) la definición de las facultades del mediador, 5) la confidencialidad del proceso de mediación y 6) la relación entre las actividades de mediación y el proceso judicial. En las causas con múltiples partes que se desarrollan en varias jurisdicciones entran en juego otras consideraciones.¹⁴⁶

Muchos tribunales requieren, ya sea por medio de normas locales o de órdenes estandarizadas, que los asesores jurídicos de las partes hablen de cómo tratarán de mediar en la controversia antes de la vista consultiva para la gestión de la causa, y que comuniquen al tribunal el plan que acuerden o sus posturas opuestas en dicha conferencia. Los tribunales de distrito pueden ordenar a las partes que participen en una mediación.¹⁴⁷ Al exigir esta primera conversación, el tribunal elimina el problema de que la parte que plantee primero la posibilidad de llegar a un acuerdo parezca débil. Esto puede ser especialmente importante al inicio de una causa, cuando las actitudes pueden ser especialmente rígidas, las intenciones pueden ser más drásticas y es posible que los asesores jurídicos no conozcan bien el fondo de las posturas de sus clientes.

Los tribunales pueden encontrar buenos mediadores para las causas relativas a patentes en diversas fuentes, en particular, otros jueces y jueces adjuntos, jueces jubilados, mediadores profesionales y abogados en activo. En algunos tribunales, es el juez asignado a la causa quien ejerce de mediador, pero para ello es necesario el consentimiento expreso de las partes.¹⁴⁸ Muchos jueces rechazan desempeñar esta función en sus propias causas porque les parece difícil mantener la conversación sincera necesaria con las partes y sus asesores jurídicos y, posteriormente, emitir un fallo objetivo sobre las numerosas cuestiones que debe resolver el tribunal. En algunos tribunales de distrito, ejercen de mediadores los jueces adjuntos (magistrate judges).

Para maximizar la comunicación abierta y la sinceridad, la mayoría de los tribunales de distrito tratan todo lo que se aporta, se dice o se hace durante la mediación como información confidencial que no puede utilizarse con ningún otro fin. La confidencialidad suele ser obligatoria por acuerdo de las partes o en virtud de una orden judicial o una norma procesal.¹⁴⁹ Por lo general, los requisitos de confidencialidad van más allá de la exclusión de pruebas prevista en el FRE 408 para garantizar que las partes, sus asesores jurídicos y el mediador puedan hablar con sinceridad de los hechos y el fondo del litigio sin temor a que sus declaraciones se utilicen en el proceso judicial o se hagan públicas. Esta misma preocupación por la confidencialidad suele impedir que se faciliten al juez que conoce de la causa informes que contengan datos distintos de los detalles procesales de la mediación, como las fechas de las sesiones de mediación o la infracción por una de las partes de las normas procesales u órdenes judiciales que exigen su participación. Además de ser confidenciales, el resumen y las comunicaciones referentes a la mediación pueden ser declarados confidenciales para la revelación probatoria de futuros litigios.

10.6.5 Escrito de alegaciones

Conforme a las normas federales liberales relativas a las alegaciones en los Estados Unidos de América, normalmente las demandas por infracción de patente contienen una declaración de la titularidad de las patentes que se hacen valer, identifican al infractor o los infractores acusados, incluyen una breve descripción de los presuntos actos ilícitos y (si procede) mencionan si el titular de la patente ha indicado el número de la patente en un producto con arreglo al título 35 del USC, artículo 287 (lo cual influye en las posibles indemnizaciones pecuniarias). Las alegaciones suelen complementarse a medida que se exponen los hechos y según dictan las normas locales sobre patentes.¹⁵⁰ Tras esa comunicación temprana, las reivindicaciones que se hacen valer y los productos objeto de acusación no podrán modificarse si el tribunal no lo autoriza por motivos justificados.¹⁵¹

Al igual que las alegaciones de infracción del demandante, no es necesario que las alegaciones de nulidad del demandado contengan un alto nivel de detalle. Por lo general, los demandados se limitan a afirmar que la patente es nula y pueden mencionar las disposiciones de la Ley de Patentes relacionadas con sus alegaciones de nulidad. Aunque a menudo se ha recurrido a este tipo de comunicación-alegación para cumplir el FRCP, en la práctica proporciona al titular de la patente poca información sobre los motivos que esgrimirá el demandado para defender la nulidad. Por esta razón, algunos jueces de distrito exigen que los demandados indiquen al inicio de la causa los motivos específicos por los que alegan la nulidad, del mismo modo que el titular de la patente debe aportar información específica sobre la infracción. Los tribunales pueden exigir a los demandados que faciliten las referencias específicas al estado de la técnica que pretenden invocar para justificar la nulidad y que comuniquen las reivindicaciones de nulidad basándose en la descripción escrita, la imprecisión o la habilitación.¹⁵² Pasado el plazo especificado para presentar esta información, solo podrá modificarse si existe un motivo justificado.¹⁵³

No es necesario que las alegaciones de inaplicabilidad sean muy pormenorizadas, salvo en el caso de que el motivo esgrimido sea una conducta injusta, pues esta se considera un tipo de fraude y, por consiguiente, debe argumentarse con mucho detalle.¹⁵⁴ La conducta injusta debe sustentarse en alegaciones concretas de omisiones o tergiversaciones importantes e intencionales por parte del titular de una patente durante el proceso de solicitud de esta.

Por lo general, el demandado presenta una amplia variedad de reconvenciones. Prácticamente en todas las causas, trata de obtener una sentencia declarativa de que las patentes que se quieren hacer valer no se han infringido, no son válidas o son inaplicables. El demandado también puede alegar en una reconvención que se han infringido sus patentes. Con arreglo a la regla 13.a) del FRCP, la reconvención es obligatoria si dimana de la misma transacción o el mismo hecho que la reivindicación de la parte contraria. La reconvención por infracción es obligatoria en las acciones destinadas a que se declare la ausencia de infracción. Del mismo modo, las reconvenciones para obtener una sentencia declarativa de ausencia de infracción o de nulidad son obligatorias cuando se trata de una demanda por infracción.

10.6.6 Administración temprana de causas

Una vez que se ha interpuesto la demanda y la causa se ha asignado a un juez de distrito, las partes y el tribunal se preparan para la vista consultiva para la gestión de la causa.¹⁵⁵ Habida cuenta de que en las causas relativas a patentes se suele manejar información confidencial, por lo general el tribunal emite medidas de protección si las partes todavía no las han acordado.¹⁵⁶ De acuerdo con la regla 26.f) del FRCP, las partes deben deliberar tan pronto como sea posible —y, en cualquier caso, al menos 21 días antes de una vista de programación— para:

• hablar de la naturaleza y el fundamento de sus pretensiones y excepciones, y de las posibilidades de llegar rápidamente a un acuerdo o de resolver pronto la causa;
• efectuar u organizar la divulgación inicial de información obligatoria (los datos de contacto de las personas cuya información va a revelarse, una copia o descripción por categoría y ubicación de todos los documentos que sustentan las acciones o excepciones, un cálculo de cada categoría de daños y los contratos de seguro que puedan cubrir la posible sentencia);¹⁵⁷ y
• la creación de un plan para la revelación de pruebas.

Sobre la base de estas conversaciones, las partes elaboran y presentan al tribunal una declaración conjunta para la administración de la causa en un plazo de 14 días desde su reunión.

En la vista consultiva para la gestión de la causa, el tribunal y las partes determinan las cuestiones relativas al fondo de la causa y las consideraciones comerciales que puedan influir en la controversia. En muchos distritos, la vista consultiva se celebra de manera no oficial y solo asisten a ella los asesores jurídicos. Esta informalidad puede favorecer que la conversación sea más productiva y que se alcance un acuerdo con concesiones. En causas especialmente complejas o polémicas, algunos jueces realizan este procedimiento de manera oficial.

Antes de la vista consultiva, muchos tribunales dictarán un tipo de orden permanente aplicable a las causas sobre patentes en la que se mencionan los asuntos que cubrirá la declaración conjunta de administración de la causa, el programa de la vista consultiva para la gestión de la causa, las normas locales sobre patentes y la información correspondiente, así como las posibles limitaciones de la revelación probatoria. A algunos tribunales les ha resultado útil, en las causas sobre patentes, distribuir un documento “orientativo” muy breve donde se señalan algunas de las particularidades de los litigios sobre patentes, así como las expectativas respecto al desarrollo de la causa, más allá de la información que suele figurar en una orden permanente al uso o en las normas locales. Este documento orientativo puede entregarse en la vista consultiva o antes de que se celebre.

En el cuadro 10.2 se indican los temas que pueden tratarse en la vista consultiva para la gestión de la causa y en vistas posteriores, con el objetivo de orientar los preparativos para hablar sobre la causa. Analizar estos asuntos aporta información sobre cómo podría esperarse que los asesores jurídicos hagan frente a la controversia y sobre si será posible lograr un acuerdo temprano o una sentencia por vía sumaria.

Tras la vista consultiva para la gestión de la causa, el tribunal dicta una orden de programación que establece los plazos para incorporar a otras partes, modificar las alegaciones, llevar a cabo la revelación probatoria y presentar peticiones.

10.6.6.1 Normas locales sobre patentes

La administración temprana de causas se centra en reducir el número de reivindicaciones de patente, exponer los argumentos relativos a la nulidad y definir los plazos para la interpretación de las reivindicaciones. A finales de la década de 1990, el distrito Norte de California elaboró una serie de normas locales sobre patentes con el fin de simplificar el proceso para centrar el litigio. Aunque en un principio estas normas tenían un objetivo orientativo, los litigantes y los jueces en causas sobre patentes agradecían contar con unas normas predeterminadas, por lo que las normas locales sobre patentes acabaron iniciando la administración de causas sin objeciones en muchas causas relativas a patentes. Muchos otros tribunales han adoptado estos procedimientos. En consecuencia, en los Estados Unidos de América, la mayor parte de las causas relativas a patentes se guían, e incluso se rigen, por un conjunto especializado de reglamentos procesales que complementan el FRCP.

Las normas locales sobre patentes exigen a las partes que definan sus teorías sobre la causa al inicio del litigio y que actúen de conformidad con dichas teorías una vez que las han comunicado. Ninguno de los litigantes puede recurrir a la estratagema de decir que no desvelará sus argumentos hasta que lo haga la otra parte. Al exigir a las partes que revelen sus argumentos de manera ordenada y secuenciada, las normas locales sobre patentes contrarrestan las tendencias de “arenas movedizas” de los litigios en materia de patentes y ofrecen más certidumbre a los litigantes y al tribunal. A propósito de las normas locales sobre patentes del distrito Norte de California, el Circuito Federal explicó lo siguiente:

[E]stán concebidas para exigir que tanto el demandante como el demandado en una causa sobre patentes comuniquen pronto sus argumentos acerca de la infracción y la nulidad, y procedan con diligencia a modificar dichos argumentos cuando, durante la revelación probatoria, salga nueva información a la luz. Las normas, por tanto, tratan de equilibrar el derecho a descubrir nueva información en la revelación probatoria con la necesidad de certidumbre respecto de las teorías jurídicas.¹⁵⁸

Las normas locales sobre patentes enmarcan la decisión del tribunal acerca de la interpretación de las reivindicaciones. Como se muestra en el cuadro 10.3, las normas locales sobre patentes del distrito Norte de California establecen un calendario detallado que estructura la comunicación de las reivindicaciones que se hacen valer y de los argumentos respecto a la infracción y la nulidad, los términos de la reivindicación objeto de controversia y los argumentos acerca de la indemnización por daños y perjuicios.¹⁵⁹ Estas comunicaciones tienen lugar al mismo tiempo que un breve período de revelación probatoria para la interpretación de las reivindicaciones, tras lo cual se programa un resumen de la interpretación de las reivindicaciones. El objetivo de estas normas locales sobre patentes es que el tribunal pueda celebrar una audiencia sobre la interpretación de las reivindicaciones (también conocida como “audiencia Markman”)¹⁶⁰ siete meses después de la vista consultiva para la gestión de la causa.

En causas menos complejas, estos plazos podrían reducirse. Por ejemplo, cuando la tecnología sea simple o cuando existan pocas controversias respecto de la estructura, la función o el funcionamiento de los dispositivos objeto de acusación. Con un plan particularmente simplificado, las partes no realizarían una divulgación inicial de información relativa a la patente ni presentarían declaraciones conjuntas sobre la interpretación de las reivindicaciones.

Los tribunales de distrito tienen una amplia discrecionalidad para limitar el número de términos de las reivindicaciones controvertidos, al menos de forma provisional. Al restringirse el alcance de la audiencia de interpretación de las reivindicaciones, el tribunal puede centrar su atención en las cuestiones principales (que pueden decidir la causa) y dictar antes un fallo bien fundamentado sobre los asuntos centrales de la causa. Dar a las partes una amplia discrecionalidad para indicar todos los términos de las reivindicaciones que pueden ser problemáticos da pie a controversias falsas o irrelevantes. Las partes tratan de evitar de manera consciente el riesgo de un fallo de exención si se abstienen de plantear todas las posibles controversias.

10.6.6.1.1 Reducción del número de términos de las reivindicaciones

Con el objetivo de centrar los litigios sobre patentes en las cuestiones clave, muchos tribunales supuestamente han limitado el número de términos de las reivindicaciones que pueden presentarse en la audiencia de interpretación de las reivindicaciones, normalmente a diez.¹⁶¹ El límite predeterminado de diez términos puede aumentarse o reducirse en función de las circunstancias de la causa. Además, algunos tribunales piden a las partes que expliquen por qué determinados términos son decisivos o importantes para la causa, con el fin de disponer de más contexto para la controversia relativa a la interpretación de las reivindicaciones, así como de una base para decidir si conceden la interpretación temprana de ciertos términos de las reivindicaciones. El límite de diez términos no fija el número de ellos que pueden interpretarse antes del juicio; las partes pueden solicitar la interpretación de términos adicionales en fases posteriores de la causa. No obstante, a los efectos de la audiencia principal de interpretación de las reivindicaciones, seleccionar los términos más relevantes permite a los tribunales resolver las principales controversias de la causa de una manera más eficiente.

10.6.6.1.2 Reducción del número de referencias al estado de la técnica

Igual que hacer valer una infinidad de reivindicaciones de la patente hace que los litigios sobre patentes sean innecesariamente complicados para la defensa, realizar una cantidad ingente de referencias al estado de la técnica —muchas de las cuales no se desarrollarán– puede generar gastos innecesarios para el titular de la patente y el tribunal. Un tribunal puede, a su exclusivo criterio, proponer un proceso gradual para reducir el número de referencias al estado de la técnica que se hacen valer en un asunto.

10.6.6.2 Interpretación de las reivindicaciones

La mayor parte de los tribunales celebran una audiencia de interpretación de las reivindicaciones de medio día o un día completo en la que los abogados presentan tutoriales y sus propuestas de interpretación, y el juez puede interrogarlos. Algunos jueces dictarán un fallo provisional antes de la audiencia para mostrar su postura y centrar los argumentos. Estos fallos provisionales son menos viables cuando la invención patentada utiliza una ciencia y una tecnología complejas.

Al resolver el asunto Teva Pharmaceuticals USA, Inc. c. Sandoz, Inc.,¹⁶² el Tribunal Supremo estableció que los tribunales de distrito pueden llevar a cabo investigaciones probatorias para sustentar sus decisiones sobre la interpretación de las reivindicaciones. No obstante, los tribunales de distrito no están obligados a hacerlo, sino que pueden fundamentarlas en pruebas intrínsecas a la patente, en cuyo caso el proceso de interpretación de las reivindicaciones es una cuestión de Derecho. Los tribunales de distrito también pueden basar sus decisiones en pruebas extrínsecas —como pruebas documentales que no formen parte del expediente de solicitud de la patente, el testimonio del inventor o de peritos, diccionarios o tratados—, en cuyo caso la base o las bases subsidiarias pueden ser consideradas en la apelación.

La mayor parte de los tribunales celebran las audiencias de interpretación de las reivindicaciones de manera informal, aplicando libremente el FRE. Por lo general, los tribunales se muestran cautelosos ante las pruebas indirectas y permiten presentar declaraciones escritas como alternativa a las declaraciones orales presenciales (siempre y cuando haya habido una oportunidad de interrogatorio) y utilizar los documentos de forma más libre sin testigo fundamental (siempre que no exista controversia alguna sobre la autenticidad del documento). Este planteamiento reduce el costo y la carga asociados a la audiencia. No obstante, los jueces de distrito deberían aplicar procedimientos más minuciosos en la medida en que quieran formular conclusiones de hecho, de modo que su resolución se fundamente en material probatorio sólido.

Los jueces de distrito deben interpretar los términos de las reivindicaciones desde la perspectiva de una persona con conocimientos técnicos medios en la materia en el momento de la invención. Dado que pocos jueces de distrito, por no decir ninguno, poseen esa formación y experiencia, las partes deben instruir al tribunal sobre la ciencia y la tecnología e indicarle cuáles serían los conocimientos técnicos medios en la materia de una persona en el momento de la invención. La forma más habitual de hacerlo es proporcionar tutoriales sobre la tecnología antes de la audiencia de interpretación de las reivindicaciones o en relación con ella. En la mayoría de las audiencias de interpretación de las reivindicaciones, los abogados presentan sus argumentos relativos a cada uno de los términos. También pueden presentarlos peritos técnicos contratados por las partes.

Algunos jueces adoptan una medida adicional de gran relevancia: designar a un asesor técnico, un asesor especial o un perito para el tribunal. El Circuito Federal autorizó expresamente la designación de asesores técnicos para los procedimientos de interpretación de las reivindicaciones en el asunto TechSearch LLP c. Intel Corp.,¹⁶³ si bien el tribunal recalcó la necesidad de establecer “salvaguardias para evitar que el asesor técnico introduzca nuevas pruebas y para garantizar que no influya en el examen de las controversias en cuanto a los hechos por parte del tribunal de distrito”.¹⁶⁴ El asesor técnico actúa, en esencia, como un grupo de expertos o un tutor que ayuda al juez a comprender la tecnología. Entre otras cosas, deberá explicarle la terminología empleada en el ámbito, la teoría o ciencia subyacente a la invención, u otros aspectos técnicos de las pruebas que presenten las partes.

Algunos tribunales, de conformidad con la regla 53 del FRCP, han delegado la consideración inicial de la interpretación de las reivindicaciones en asesores especiales. Con frecuencia, estos asesores especiales poseen formación jurídica general y experiencia en el ámbito del Derecho de patentes, y también pueden estar familiarizados con el sector técnico en cuestión. Por lo general, los asesores especiales llevan a cabo el proceso de interpretación de las reivindicaciones a partir de un resumen y de los argumentos. A continuación, redactan un dictamen oficial con recomendaciones acerca de la interpretación de los términos de las reivindicaciones objeto de la controversia. Una vez que las partes hayan tenido la oportunidad de formular objeciones a dicho dictamen, normalmente el tribunal celebra una audiencia en la que puede recibir pruebas adicionales para después adoptar, rechazar o modificar la interpretación de las reivindicaciones propuesta.

10.6.6.2.1 El fallo sobre la interpretación de las reivindicaciones

El fallo sobre la interpretación de las reivindicaciones constituye la base para las instrucciones que el tribunal proporciona al jurado y la revisión final de las apelaciones. Habida cuenta de que los miembros del jurado carecen de conocimientos científicos y técnicos, los jueces deben pedir a las partes que formulen sus interpretaciones con un lenguaje comprensible para el jurado. Los tribunales deben redactar sus fallos sobre la interpretación de las reivindicaciones teniendo presente que el jurado debe poder entender los términos de las reivindicaciones. Asimismo, el tribunal puede preparar su propia interpretación de los términos de las reivindicaciones, en lugar de adoptar una de las interpretaciones propuestas por las partes. No obstante, si el tribunal emite su propia interpretación, podría trastocar los fundamentos de los dictámenes de los peritos de las partes y las peticiones pendientes ante el tribunal. Este problema puede ser especialmente grave en las audiencias de interpretación de las reivindicaciones que se celebren ya avanzado el procedimiento, cuando los peritos de las partes ya hayan presentado dictámenes basándose en la redacción concreta de las interpretaciones propuestas por las partes. En tales circunstancias, desviarse de las interpretaciones propuestas por las partes puede alterar considerablemente el rumbo de la causa, al requerir nuevos dictámenes de peritos y que se vuelvan a redactar las peticiones decisivas para la causa.

No es necesario que un tribunal interprete un término de una reivindicación cuando no exista una controversia real acerca de su significado.¹⁶⁵ El objetivo de la interpretación de las reivindicaciones es definir el correcto alcance de la invención y dotar de significado al texto de las reivindicaciones cuando, de no hacerlo, exista la posibilidad de que el jurado no comprenda un término de las reivindicaciones en el contexto de la patente y su expediente de tramitación. Si un término de las reivindicaciones no es técnico, forma parte de un lenguaje sencillo y no obtiene ningún significado especial de la patente o de su expediente de tramitación, no es necesario que el tribunal funcione como un tesauro. El significado “ordinario” de esos términos lo dice todo, y el tribunal debería evitar simplemente parafrasear el texto de las reivindicaciones con terminología menos precisa.

10.6.6.3 Petición de la administración temprana de la causa

El FRCP autoriza a los tribunales de distrito a desestimar demandas cuando no tengan competencia personal¹⁶⁶ o no puedan indicar una reivindicación respecto de la cual puedan concederse medidas de reparación.¹⁶⁷ El tribunal de distrito también puede dictar una sentencia relativa a las alegaciones.¹⁶⁸ Tras las decisiones del Tribunal Supremo que endurecían las normas referentes a los requisitos de patentabilidad (título 35 del USC, artículo 101,¹⁶⁹ algunos tribunales de distrito han desestimado causas sobre patentes basándose en una conclusión de la fase de instrucción según la cual las reivindicaciones objeto de la controversia eran demasiado abstractas o no aplicaban con suficiente creatividad las leyes de la naturaleza o los fenómenos naturales. Para decidir si procede desestimar una demanda en materia de patentes por no cumplir el artículo 101 han de tenerse en cuenta dos elementos clave: 1) si la determinación de que un elemento o una combinación de elementos de la reivindicación es comprensible, rutinario y convencional para un profesional cualificado en el ámbito correspondiente es una cuestión de hecho, y 2) si para determinar la patentabilidad es necesario interpretar las reivindicaciones.¹⁷⁰

Los tribunales de distrito también pueden desestimar demandas relativas a patentes o solicitudes de indemnizaciones incrementadas al comienzo del litigio cuando no esté presente uno de los elementos esenciales que justifican la acción en materia de patentes. Tanto la infracción indirecta como la infracción intencional (un aspecto fundamental para el incremento de la indemnización por daños y perjuicios) requieren que el infractor acusado tuviera conocimiento de las patentes que se quieren hacer valer antes del litigio. La infracción indirecta también se afirma en los actos de infracción directa. Por lo tanto, las demandas por infracción indirecta e intencionalidad pueden resolverse de manera temprana.

Las demandas por infracción indirecta a menudo se presentan cuando se trata de patentes con reivindicaciones de método. En muchas ocasiones, en estas causas el único motivo práctico por el que el titular de la patente podrá interponer una demanda será la infracción indirecta supuestamente cometida por el fabricante de un producto al que se le acusa de utilizar las reivindicaciones de método. En estas circunstancias, los tribunales pueden señalar de diversas formas las deficiencias iniciales decisivas para la causa. Por ejemplo, que no haya una única entidad responsable de cada fase de la reivindicación puede ser funesto para la causa del titular de la patente.¹⁷¹ Alternativamente, si el producto objeto de acusación puede emplearse para muchos usos que no constituyen una infracción y el fabricante no ejerce control alguno sobre sus clientes, es probable que la demanda no prospere.¹⁷²

10.6.7 Medidas de reparación preliminares

Los titulares de patentes pueden solicitar medidas de reparación preliminares al comienzo del litigio, aunque la carga es elevada. El artículo 283 de la Ley de Patentes establece que los tribunales “podrán conceder medidas cautelares con arreglo a los principios de equidad para evitar que se vulneren los derechos protegidos por una patente, en las condiciones que el tribunal considere razonables”. Estas medidas de reparación preliminares pueden adoptar dos formas: 1) medidas preliminares o 2) órdenes de restricción temporal.

Las solicitudes de medidas preliminares en los asuntos sobre patentes comportan dificultades especiales. Para demostrar la probabilidad de que prosperen las pretensiones relativas al fondo del asunto, normalmente es necesario analizar prácticamente todas las cuestiones sustantivas que en su momento se presentarán en el juicio. Para examinar el fondo del asunto, el tribunal debe interpretar, al menos de forma preliminar, los términos de la reivindicación de la patente, y la nulidad, la infracción y la aplicabilidad deben abordarse sobre la base de dichas interpretaciones. El titular de la patente soporta la carga de la prueba para demostrar las afirmaciones que justifiquen las medidas preliminares. Ello conlleva demostrar que es probable que se infrinjan las patentes que se hacen valer, así como la ausencia de dudas sustanciales acerca de la validez de las reivindicaciones de la patente que se hace valer o acerca de la aplicabilidad de la patente. La validez y la aplicabilidad se determinan partiendo de la presunción de la validez de la patente y de que la principal carga de la prueba sobre estas cuestiones objeto del litigio recae sobre el infractor acusado. Es habitual que las partes presenten complejos análisis de mercado para demostrar los daños. Estas cuestiones suelen requerir la revelación de pruebas testificales y periciales, que se realiza siguiendo los ajustados plazos de las medidas preliminares.

En la regla 65 del FRCP se establecen los procedimientos que regulan las peticiones de medidas preliminares, y las leyes del Circuito Federal rigen el análisis. Mientras que:

la concesión de medidas preliminares [es] una de las cuestiones de Derecho procesal que son competencia exclusiva del Circuito Federal, y en la revisión de las apelaciones […] se [aplica] el Derecho procesal del circuito regional donde se haya incoado la causa, […] las consideraciones generales que subyacen a la concesión o denegación de medidas preliminares no varían significativamente entre los distintos circuitos.¹⁷³

En consecuencia, el Circuito Federal ha “sentado un conjunto de precedentes al aplicar estas consideraciones generales a una gran cantidad de causas sobre patentes con hechos muy diversos, y otorga un efecto dominante a los precedentes del Circuito Federal siempre y cuando reflejen consideraciones específicas para las cuestiones de patentes”.¹⁷⁴

Aunque la solicitud de medidas preliminares supone una pesada carga para los recursos limitados de un tribunal, también brinda oportunidades para priorizar la administración de causas. Las estrategias agresivas de revelación urgente de pruebas aumentan estas oportunidades. Si el tribunal logra gestionar de manera eficaz las peticiones de las partes para la revelación urgente de las pruebas, estará bien posicionado para promover un acuerdo temprano, una sentencia por vía sumaria mediante la revelación de cuestiones decisivas para la causa y, posiblemente, un juicio acumulado con arreglo a la regla 65.a)2) del FRCP.

10.6.7.1 Medidas preliminares

Para evaluar las solicitudes de medidas preliminares, los tribunales recurren al criterio tradicional de cuatro factores: valoran la probabilidad de éxito del solicitante en relación con el fondo del asunto, la probabilidad de que el solicitante sufra daños irreparables, el equilibrio de los daños entre las partes y el interés público.¹⁷⁵ Esta misma norma se aplica a las medidas permanentes, salvo que el solicitante debe demostrar su probabilidad de éxito en relación con el fondo, en lugar de su éxito real.¹⁷⁶

Tras la decisión del Tribunal Supremo en la causa eBay, los titulares de patentes que demuestren su probabilidad de éxito en relación con el fondo del asunto ya no gozan de una presunción de daños irreparables si no se conceden las medidas cautelares preliminares.¹⁷⁷ Sin embargo, aunque las consecuencias económicas habituales de la erosión de la competencia, los precios y el mercado probablemente podrían calcularse y, por tanto, “repararse” mediante la concesión de una indemnización por daños y perjuicios, los tribunales pueden decidir conceder medidas cautelares preliminares.¹⁷⁸

La concesión o denegación de medidas preliminares queda dentro de la legítima discrecionalidad del tribunal de distrito.¹⁷⁹ Para que se considere que ha habido un abuso de autoridad en la concesión o denegación de medidas preliminares, es preciso “demostrar que el tribunal cometió un evidente error de criterio al sopesar los factores relevantes o ejerció su discrecionalidad basándose en un error de Derecho o en unas conclusiones de hecho claramente erróneas”.¹⁸⁰. El tribunal de primera instancia debe aportar suficientes conclusiones de hecho que permitan una revisión significativa del fondo de su orden. No obstante, este requisito no es extensible a la denegación de las medidas preliminares, que puede basarse en la incapacidad de una parte para demostrar cualquiera de los cuatro factores, en particular los dos primeros (probabilidad de éxito respecto del fondo y probabilidad de sufrir daños irreparables).

10.6.7.1.1 Revelación probatoria

La revelación de pruebas relacionadas con una solicitud de medidas preliminares puede concernir a prácticamente cualquier cuestión sustantiva en una causa sobre patentes. Normalmente se exige la interpretación de las reivindicaciones, que a su vez puede necesitar la revelación de pruebas periciales si determinados términos tienen un significado especial en la disciplina correspondiente. El demandante puede solicitar la revelación de pruebas testificales y periciales acerca de los productos del demandado, incluido su desarrollo, estructura y funcionamiento. Las alegaciones de daños irreparables del demandante podrían requerir la revelación de pruebas testificales y periciales relativas a las condiciones del mercado y la situación financiera del demandado. Por su parte, las alegaciones de nulidad e inaplicabilidad del demandado podrían requerir la revelación de pruebas relativas a la tramitación de las patentes del demandante (especialmente cuando el demandado alegue la existencia de una conducta injusta) y la venta, por parte del demandado, de productos protegidos por la patente (según proceda para un posible argumento de limitación por comercialización previa). El demandado también puede solicitar datos financieros relevantes para el importe de la fianza necesaria en el caso de dictarse una orden de restricción temporal o medidas cautelares preliminares.

El reto inicial al que se enfrenta un tribunal que tiene ante sí una solicitud de medidas preliminares en una causa sobre patentes es el de equilibrar 1) la necesidad de resolver la solicitud sobre la base de un expediente razonablemente completo y 2) las consideraciones gemelas de que a) un procedimiento de medidas preliminares debe resolverse con prontitud, y b) las partes deben entretanto desempeñar su actividad. Cuando las medidas preliminares se soliciten antes del inicio de la revelación probatoria, el tribunal puede ordenar la revelación urgente de las pruebas mediante petición o estipulación. Dado que en las causas sobre patentes gran parte de la información comercial es altamente confidencial, el tribunal probablemente deba dictar medidas de protección antes de proceder a la revelación probatoria para las medidas preliminares (véase el apartado 10.6.12). Habida cuenta de lo anterior, los tribunales deberían plantearse limitar estrictamente el número de reivindicaciones de patentes y de referencias al estado de la técnica que pueden hacerse valer, el número de términos de las reivindicaciones que se interpretarán, el número de declaraciones que se tomarán, el número de solicitudes documentales y la naturaleza de estas y las cuestiones que han de tenerse en cuenta.

10.6.7.1.2 Audiencia o juicio

Los tribunales tienen una discrecionalidad considerable en lo que respecta a la gestión de las audiencias para la solicitud de órdenes de restricción temporal o medidas preliminares. En la regla 65 del FRCP no se indica explícitamente si el tribunal debe celebrar una audiencia para valorar la concesión de medidas preliminares. Sin embargo, habida cuenta de la complejidad de las solicitudes de órdenes de restricción temporal y de medidas cautelares preliminares en las causas sobre patentes, por lo general los tribunales sí escuchan los argumentos. Las pruebas recibidas en relación con una petición de medidas preliminares que serían admisibles en el juicio “se convierten en parte del expediente judicial, por lo que no es necesario volver a presentarlas en el juicio”.¹⁸¹

Dado que el grueso del fondo de una causa sobre patentes residirá en decidir las medidas preliminares, es posible que pueda dictarse una resolución definitiva respecto de una o varias cuestiones, incluso en esta fase tan temprana del procedimiento. Por ejemplo, un demandado podría argumentar que su producto no infringe la patente porque es evidente que un elemento concreto de las reivindicaciones no está presente en su producto revisado y que el demandante está usando el litigio sobre la patente como táctica para perturbar o destruir el negocio del demandado. En esos casos, en la regla 65 el FRCP se ofrece al tribunal y a la “víctima” del litigio la oportunidad de resolver la cuestión de manera eficiente con un juicio temprano sobre el fondo, mediante la acumulación con la audiencia para las medidas preliminares.¹⁸² Un tribunal de distrito puede ordenar el adelanto de un juicio y la acumulación con una audiencia sobre medidas preliminares a petición propia.¹⁸³ Por supuesto, la decisión de hacerlo debe moderarse teniendo en cuenta las debidas garantías procesales.

10.6.7.1.3 Fianza

Debido a las posibles dificultades para el demandado que pueden acarrear las medidas de reparación preliminares, la regla 65.c) del FRCP exige que el titular de la patente abone una fianza “por el importe que el tribunal estime oportuno, a fin de cubrir los gastos y los daños y perjuicios en los que pueda incurrir o que pueda sufrir una parte a la que se concluya que se ha impuesto por error una prohibición o limitación”. Dado que el importe de la fianza es una cuestión procesal que no es exclusiva del Derecho de patentes, su importe se determina en función de la legislación del circuito regional al que pertenezca el tribunal de distrito. El importe de la fianza queda dentro de la legítima discrecionalidad del tribunal de primera instancia.

10.6.7.1.4 Orden

En la regla 65.d)1)A) del FRCP se exige que el tribunal examine los factores que se tienen en cuenta para conceder o denegar las medidas. También debe describir específicamente las acciones que constituyen la infracción y aportar referencias a los productos concretos.¹⁸⁴ Una orden que conceda medidas debe explicar cómo ha evaluado el tribunal los cuatro factores e incluir el razonamiento y la conclusión del tribunal. También se debe indicar la tecnología objeto de la controversia, así como el alcance de las medidas y el importe de la fianza. Dependiendo de los hechos de la causa, es posible que el tribunal también deba mencionar a las personas a las que afecta la orden. La denegación de medidas puede basarse en la conclusión de que el solicitante no ha logrado demostrar la probabilidad de éxito en relación con el fondo o la probabilidad de sufrir daños irreparables.

10.6.7.1.5 Revisión por un tribunal de apelación

Por lo general, la decisión de un tribunal de distrito respecto de una petición de medidas preliminares puede apelarse de inmediato, tanto si se conceden como si se deniegan las medidas.¹⁸⁵ “La decisión de conceder o denegar medidas cautelares preliminares de conformidad con el título 35 del USC, artículo 283, queda dentro de la legítima discrecionalidad del tribunal de distrito” y se revisa para confirmar que no ha habido abuso de autoridad.¹⁸⁶ “[U]na decisión que conceda medidas preliminares únicamente se revocará en la apelación si se determina ‘que el tribunal cometió un evidente error de criterio al sopesar los factores relevantes o ejerció su discrecionalidad sobre la base de un error de Derecho o en unas conclusiones de hecho claramente erróneas”’.¹⁸⁷ No obstante, en la medida en que la decisión de un tribunal de distrito se base en una cuestión de Derecho, esa cuestión se revisa de novo.¹⁸⁸

En lugar de apelar, una parte puede solicitar un mandato judicial del Circuito Federal que ordene la imposición o la anulación de medidas preliminares:

El mandato judicial únicamente está disponible en situaciones extraordinarias para subsanar un claro abuso de autoridad o la usurpación de los poderes judiciales. Una parte que solicite este tipo de orden judicial soporta la carga de demostrar que no puede obtener de otro modo la medida de reparación que desea y que el derecho a obtener dicha orden judicial es claro e irrefutable.¹⁸⁹

Por consiguiente, cuando una parte no esté satisfecha con el resultado de una petición de medidas preliminares, primero deberá tratar de anular el resultado y presentar una notificación de apelación.¹⁹⁰

Una parte sujeta a medidas preliminares puede solicitar al tribunal de distrito que suspenda dichas medidas a la espera de la apelación: “Cuando haya pendiente un recurso contra apelación […] una orden […] que conceda, anule o deniegue unas medidas, el tribunal puede suspender [o] modificar” dichas medidas.¹⁹¹ La decisión de suspender la ejecución de las medidas preliminares queda dentro de la legítima discrecionalidad del tribunal de distrito.¹⁹²

10.6.7.2 Orden de restricción temporal

Una orden de restricción temporal “puede imponerse, de acuerdo con la regla 65 del [FRCP], a un litigante [en una causa sobre patentes] que se enfrente a la amenaza de sufrir daños irreparables antes de que pueda celebrarse una audiencia de medidas preliminares”.¹⁹³ Cuando valoran las solicitudes de órdenes de restricción temporal ex parte, los tribunales evalúan los mismos cuatro factores que para las medidas preliminares.

El Tribunal Supremo ha explicado que “[s]i bien las órdenes de restricción temporal ex parte son sin duda necesarias en determinadas circunstancias, con arreglo al Derecho federal deberían limitarse a cumplir su objetivo subyacente de preservar el statu quo y evitar daños irreparables durante el tiempo que sea necesario para celebrar una audiencia, y no más”.¹⁹⁴ Por lo tanto, las órdenes de restricción temporal son sumamente infrecuentes en las causas sobre patentes. La adopción de una orden de restricción temporal que prohíba el uso de una tecnología determinada puede tener consecuencias extremas, como el cierre definitivo del negocio de un competidor. Además, en las causas sobre patentes, la complejidad jurídica y de los hechos dificulta —si no imposibilita— que un tribunal tome el tipo de decisiones inmediatas necesarias para conceder una orden de restricción temporal.

Mientras que las medidas preliminares pueden dictarse únicamente si se notifican a la parte contraria, una orden de restricción temporal puede dictarse sin dicha notificación.¹⁹⁵ No obstante, cuando se haya notificado apropiadamente a la parte contraria la solicitud de una orden de restricción temporal de tal modo que pueda celebrarse una audiencia significativa sobre las cuestiones con dicha parte contraria, el tribunal podrá tratar la solicitud de orden de restricción temporal como una petición de medidas preliminares. Los tribunales tienen discrecionalidad para gestionar la audiencia, el calendario y la revelación urgente de pruebas asociada a las solicitudes de órdenes de restricción temporal de la manera más adecuada para las circunstancias de la causa. El tribunal puede conceder o denegar la solicitud ex parte sin celebrar una audiencia. Alternativamente, el tribunal podrá rechazar pronunciarse acerca de la solicitud de orden de restricción temporal hasta que la parte contraria haya tenido la oportunidad de responder.

Normalmente, las decisiones de concesión o denegación de una orden de restricción temporal son inapelables.¹⁹⁶

10.6.8 Revelación probatoria

El FRCP establece el marco general para la revelación probatoria previa al juicio. Este reglamento autoriza una revelación probatoria amplia y extensa previa al juicio en las causas civiles.¹⁹⁷ El objetivo de la revelación probatoria es que las partes tengan pleno conocimiento de los hechos y las cuestiones fundamentales que influyen en el litigio. Al reducir la información asimétrica, idealmente, la revelación probatoria disminuye el abanico de controversias y facilita los acuerdos.

La amplitud de la revelación probatoria civil en los Estados Unidos de América —junto con la amplia variedad de acciones y excepciones, lo mucho que está en juego, la sensibilidad de los secretos comerciales y el amplio uso de registros electrónicos por parte de las empresas tecnológicas— hace que la revelación probatoria en causas relativas a las patentes sea especialmente compleja. Como consecuencia, la revelación probatoria puede convertirse en un campo de batalla estratégico, con partes mejor cualificadas y financiadas capaces de utilizar maniobras de revelación probatoria para influir en el proceso judicial. Por ello, a menudo se pide a los jueces de distrito que supervisen y equilibren el proceso de revelación de pruebas.

Generalmente, la revelación probatoria comienza después de que se haya presentado la demanda y las partes se hayan reunido y hayan deliberado. Según la regla 26.f) del FRCP, las partes deben deliberar tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, al menos 21 días antes de la celebración de una conferencia de programación de la regla 16. Debido a que muchas de las partes y los asesores jurídicos en los litigios en materia de patentes son participantes recurrentes y a que normalmente las causas relativas a las patentes se presentan en un conjunto limitado de distritos, muchos de los aspectos de la revelación probatoria previa al juicio en materia de patentes se han vuelto algo rutinario, al menos en las primeras fases del proceso. Según se indica en el apartado 10.6.6.1, muchos tribunales y jueces de distrito han aumentado estas normas con informes sobre la actividad de patentamiento y órdenes permanentes en los que se establecen calendarios detallados de divulgación de información.

En la regla 26.b) del FRCP se establece que, a menos que se disponga lo contrario por orden judicial:

las [p]artes pueden obtener pruebas sobre cualquier asunto no privilegiado que sea pertinente para la acción o la excepción de cualquiera de las partes y proporcional a las necesidades del caso, teniendo en cuenta la importancia de las cuestiones planteadas en el proceso, la cantidad objeto de controversia, el acceso relativo de las partes a la información pertinente, los recursos de las partes, la importancia de la revelación probatoria para resolver las cuestiones y si la carga o el gasto de la revelación probatoria propuesta supera su posible beneficio. No es necesario que la información dentro de este alcance de la revelación probatoria sea admisible como prueba para que se pueda revelar.

El requisito de “proporcionalidad” pretende que los tribunales y los litigantes se centren en la aportación prevista de la revelación probatoria a la resolución de la causa. Este requisito ofrece a los jueces de distrito un marco para moderar el alcance y los costos de la revelación probatoria en función de la naturaleza y el alcance de la causa, la cuantía de las indemnizaciones solicitadas por daños y perjuicios y la comparación de la causa con otras causas relativas a las patentes.

10.6.8.1 Divulgación inicial de información

A pesar de que en la regla 26.a)1) del FRCP se exige la divulgación inicial de “todos los documentos, la información almacenada electrónicamente y los objetos tangibles que la parte reveladora tenga en su posesión, custodia o control y pueda utilizarlos para respaldar sus acciones y excepciones”, así como “la estimación de todas las categorías de indemnizaciones reclamadas por daños y perjuicios”, el titular de una patente rara vez tendrá acceso a esta información antes de la revelación probatoria. Las indemnizaciones por daños y perjuicios con respecto a las patentes se basan en los beneficios perdidos por el titular de la patente o, como mínimo, la regalía razonable que el infractor habría pagado para otorgar la licencia de la tecnología patentada, y ambos dependen de las ventas y ofertas realizadas por el infractor acusado. Por lo tanto, gran parte de las pruebas sobre los daños y perjuicios del titular de la patente están en manos del infractor acusado. Por consiguiente, normalmente, en la divulgación inicial de información respecto de los daños y perjuicios solo se describen los tipos de indemnizaciones por daños y perjuicios solicitadas (en lugar de ofrecer una estimación aproximada de su cuantía) y necesariamente se aplaza la divulgación de los documentos y otras pruebas hasta una fecha posterior a la finalización de la revelación probatoria.

10.6.8.2 Presentación de documentos

Como reflejo del amplio alcance de las actividades relacionadas con las causas relativas a las patentes, es común que los litigantes presenten al menos 100 solicitudes de documentos. Normalmente, las solicitudes de documentos abarcan casi todos los ámbitos de actividad de una parte, incluidas la investigación y el desarrollo de productos, la atención y la asistencia al cliente, las ventas, la comercialización, la contabilidad y los asuntos jurídicos. Deben recopilarse los documentos en papel de los custodios de casi todos los departamentos y en formato electrónico tanto de los archivos informáticos activos de la empresa como de todos los archivos de fácil acceso.

Además, en los litigios en materia de patentes a menudo se exige la presentación de información técnica altamente sensible y difícil de reproducir para su presentación. Cierta información técnica, como los diagramas de semiconductores, solo puede examinarse en su formato original mediante el uso de software interno que de por sí es valioso y sensible. Es posible que esta información deba examinarse de manera presencial en las computadoras de las partes que presentan los documentos. El código fuente informático también es altamente sensible y puede que se deba examinar en su formato original. Se suele presentar en una computadora independiente, no conectada a Internet y en una ubicación segura, sin ningún tipo de limitación al número de páginas que se pueden imprimir.

La información financiera relativa a las indemnizaciones por daños y perjuicios también se considera altamente sensible y puede resultar difícil de presentar. A menudo, en lugar de los documentos financieros subyacentes (como las numerosas facturas), las empresas presentan informes de sus bases de datos financieros. Estas deben acordar qué categorías de información se presentarán a partir de estas bases de datos o llegar a un acuerdo sobre el hecho de que algunas categorías de información no se pueden generar mediante este tipo de sistemas.

Los documentos confidenciales de terceros, como las licencias de patentes, también suelen ser pertinentes en la causa relativa a las indemnizaciones por daños y perjuicios, y los documentos técnicos de terceros pueden ser importantes en las causas relativas a la responsabilidad (por ejemplo, si un tercero fabrica el chip objeto de acusación). Para la presentación de estos documentos suele exigirse la autorización de terceros, la negociación de medidas de protección o incluso la práctica de peticiones y procesos obligatorios.

Las solicitudes de documentos en las causas relativas a las patentes suelen generar múltiples peticiones de aportación de pruebas, peticiones de medidas de protección o ambas. Los tribunales pueden facilitar la aplicación de procesos más eficaces de recopilación y presentación de documentos mediante:

• la revisión del plan de revelación probatoria de las partes en la conferencia para la administración de causas, como se exige en la regla 26 del FRCP;
• la exigencia de que las partes se reúnan y deliberen para limitar las solicitudes de documentos y de que documenten sus iniciativas en peticiones de aportación de pruebas;
• la exigencia de que las partes presenten un resumen para obtener el permiso para presentar una petición de aportación de pruebas o la exigencia de mantener una conferencia telefónica con el tribunal, un magistrado o un asesor especial antes de presentar la petición de aportación de pruebas; y
• el establecimiento de un límite al número de peticiones de documentos permitidas a cada litisconsorcio.

10.6.8.3 Interrogatorios

En la regla 33.a) del FRCP se establece un límite predeterminado de 25 interrogatorios por parte. En su declaración conjunta de administración de causas, las partes suelen presentar una solicitud conjunta para la realización de interrogatorios adicionales. Estas solicitudes suelen concederse, porque el alcance del objeto en los litigios en materia de patentes es bastante amplio. Dado que en los litigios en materia de patentes suelen participar varias partes demandantes y demandadas, los tribunales deberían considerar la opción de imponer un límite de interrogatorios a cada uno de los litisconsorcios, en lugar de a cada una de las partes.

10.6.8.4 Declaraciones

En la regla 30.a)2)A) del FRCP, se limita a 10 el número de declaraciones que una parte puede tomar sin la venia del tribunal. Como consecuencia de la amplitud de la revelación probatoria en las causas relativas a las patentes y a pesar de los requisitos de divulgación obligatoria más amplios impuestos por los informes sobre la actividad de patentamiento, los litigantes suelen tratar de tomar más de 20 declaraciones para desarrollar sus argumentos y pueden necesitar legítimamente más de las presuntas 10 declaraciones. El tribunal debe animar encarecidamente a las partes a llegar a un acuerdo mutuo en su plan de revelación probatoria propuesto en virtud de la regla 26.f con respecto al número de declaraciones u horas acumuladas que se permitirán sin orden judicial. Si no se llega a un acuerdo, se deberá establecer un límite para promover que las partes hagan un uso eficiente de las declaraciones. Generalmente, un límite de 15 a 20 declaraciones por litisconsorcio, o de en torno a 100 horas, ofrece a las partes la oportunidad de abarcar los asuntos más importantes de una causa. Muchos jueces establecen límites presuntos bastante inferiores (por ejemplo, 40 horas por litisconsorcio), lo que permite a las partes solicitar más tiempo cuando esté justificado. La práctica más común es aplicar estos límites a la revelación de las pruebas testificales, pues las declaraciones periciales suelen regularse por sí mismas y no causan ningún inconveniente a las propias partes.

En la regla 30.d)1) del FRCP se establece un límite de un día (7 horas) a las declaraciones de quienes exponen los hechos que se aplica presuntamente si no se demuestra la existencia de una necesidad real de más tiempo (por ejemplo, si un inventor también tiene una función en la empresa). No obstante, las declaraciones en virtud de la regla 30.b)6) de los funcionarios de organización de las partes en los litigios en materia de patentes suelen ser fundamentales para la causa. Normalmente, estas declaraciones pueden contener información muy técnica o detallada que abarca años o incluso décadas. A menudo resulta eficaz permitir que las declaraciones en virtud de la regla 30.b)6) se prolonguen más de un día. Sin embargo, para evitar que las declaraciones en virtud de la regla 30.b)6) se prolonguen demasiado, el tribunal también puede exigir que cada día de una declaración en virtud de esta regla cuente como una declaración independiente a efectos del límite a las declaraciones de cada litisconsorcio. De forma alternativa, el establecimiento de un límite sobre el número total de horas de declaración también ayuda a evitar controversias sobre cuántas “declaraciones” constituye una declaración en virtud de la regla 30.b)6) cuando engloba más de un tema.

10.6.8.5 Registros electrónicos

Una parte significativa de la revelación probatoria en los litigios en materia de patentes se realiza en formato electrónico. Aunque la revelación probatoria electrónica en dichos presenta problemas similares a los de otros procesos judiciales complejos, en este tipo de causas surgen más frecuentemente algunas dificultades.

Según la regla 26.f)2) del FRCP, las partes deben “hablar sobre los problemas que puede plantear la preservación de información que se pueda revelar y desarrollar una propuesta de plan de revelación probatoria”. En el plan de revelación probatoria elaborado en virtud de la regla 26 deben tratarse “los problemas relacionados con la divulgación o la revelación probatoria de información almacenada electrónicamente, incluido el formato o los formatos en los que se debe presentar”.¹⁹⁸ Asimismo, en la divulgación inicial en virtud de la regla 26.a), las partes deben señalar la información almacenada electrónicamente que pretendan utilizar para respaldar sus argumentos.

El carácter de la información almacenada electrónicamente es tal que algunos tipos de documentos son más accesibles que otros, desde los datos activos y en línea hasta los datos intermedios, el almacenamiento y los archivos sin conexión, las copias de seguridad y los datos borrados, fragmentados o dañados.¹⁹⁹ Dado que las dos últimas categorías contienen datos “inaccesibles”, la clasificación de los datos puede ser importante en el análisis de la transferencia de los costos. Según las normas federales, la información almacenada electrónicamente no se puede revelar presuntamente si proviene de una fuente que “no es razonablemente accesible por una carga o un costo indebido”. Para hacer valer la presunción, la parte a quien se solicite la revelación de pruebas debe señalar las fuentes “no razonablemente accesibles” que no buscará ni presentará. En consecuencia, la parte que solicita la revelación puede impugnar la designación mediante la solicitud de una orden de comparecencia, tras lo cual la carga de demostrar que la información no es razonablemente accesible recae en la parte a quien se solicita la revelación. El tribunal puede mantener que la información no es razonablemente accesible y que, por tanto, se presume que no puede revelarse. Incluso si la parte solicitante demuestra una “buena causa” para obtener la presentación de documentos, el tribunal puede especificar las condiciones de la presentación, como la transferencia de los costos.

Aunque esta iniciativa para reducir los costos de la revelación probatoria electrónica es muy acertada, no existe una solución única para todos los casos, y una mayor experiencia en la gestión del alcance de la revelación probatoria electrónica probablemente dará lugar a una mayor evolución y explicación de las distintas directrices. Por ejemplo, en muchos casos, la información almacenada electrónicamente que más cuesta recopilar no es el correo electrónico, que a menudo se almacena en servidores centrales relativamente accesibles, sino el contenido de los discos duros de las computadoras de los usuarios, que deben copiarse o “duplicarse” de forma individual para recopilar y presentar los documentos de trabajo de los usuarios. A menudo, las partes analizan su divulgación inicial en virtud de la regla 26.a) del FRCP para determinar qué computadoras deben duplicarse.

10.6.8.6 Gestión de las controversias relativas a la revelación probatoria

Los jueces de distrito tienen formas diferentes de gestionar las controversias relativas a la revelación probatoria. Algunos jueces remiten la gestión de la revelación probatoria a los jueces adjuntos para no tener que lidiar con lo que pueden ser conflictos frecuentes. Por el contrario, algunos jueces creen que la gestión de controversias relativas a la revelación probatoria los mantiene al tanto de los acontecimientos de la causa y les permite coordinar las cuestiones de programación y revelación probatoria. Además, puede producirse un efecto in terrorem cuando el juez de distrito conoce de controversias relativas a la revelación probatoria; puede que los litigantes sean menos propensos a plantear muchas controversias y sean más conciliadores si el juez que toma la decisión sobre la causa tiene una mayor oportunidad de evaluar si los asesores jurídicos no han sido razonables. Cuando es habitual que se delegue la gestión, el asesor jurídico con experiencia conoce pronto las tendencias de los jueces adjuntos sobre cuestiones concretas, lo que se traduce en un número menor de peticiones. Si esto no ocurre o si parece probable que la causa vaya a generar un nivel desproporcionado de controversias relativas a la revelación probatoria, los tribunales pueden exigir a las partes que contraten a un asesor especial en virtud de la regla 53 del FRCP. Cuando el asesor especial posee una gran experiencia en litigios en materia de patentes, el proceso resultante, aunque a veces resulta costoso, puede ser mucho más eficiente y eficaz.

10.6.9 Procedimiento sumario

Los tribunales de distrito “emiten una sentencia por vía sumaria si el solicitante demuestra que no existe ninguna controversia real en cuanto a ningún hecho esencial y el solicitante tiene derecho a obtener una sentencia fundada en cuestiones de Derecho”.²⁰⁰ El uso eficaz del proceso sumario es especialmente importante en las causas relativas a las patentes, pues estas presentan muchas cuestiones complejas. La sentencia por vía sumaria puede ser fundamental para resolver la causa o delimitar o simplificar las cuestiones, por lo que se facilita el acuerdo o se simplifica el juicio. Por el contrario, en las causas relativas a las patentes, el proceso sumario puede suponer una carga significativa para el tribunal, en particular si las partes presentan numerosas y extensas peticiones.

La gestión eficaz del proceso sumario en las causas relativas a las patentes requiere comprender los tipos de cuestiones que motivan la mayoría de este tipo de causas, la manera en la que suelen desarrollarse a lo largo de la duración de una causa y si son susceptibles de resolverse por vía sumaria y en qué situaciones. El momento en el que se solicita una sentencia por vía sumaria puede ser esencial, porque si el procedimiento sumario se celebra demasiado pronto en una causa determinada, las cuestiones de hecho que se habrían resuelto en una fase posterior impiden dictar sentencia por vía sumaria. No obstante, si se aplaza demasiado la sentencia por vía sumaria, se corre el riesgo de malgastar el tiempo y los recursos de las partes y del tribunal en cuestiones que podrían haberse resuelto con una revelación probatoria limitada.

10.6.9.1 Distinción entre las cuestiones de Derecho y las cuestiones de hecho

En la regla 56.a) del FRCP se permite resolver por vía sumaria las cuestiones de Derecho cuando no existen cuestiones de hecho controvertidas. Es decir, un tribunal puede emitir una sentencia por vía sumaria respecto de cuestiones puramente de Derecho, cuestiones mixtas de hecho y de Derecho sobre las que no existe ninguna controversia real en cuanto a ningún hecho material y cuestiones de hecho no controvertidas. Estas distinciones son especialmente sutiles en los litigios en materia de patentes, lo que refleja la compleja interacción entre las cuestiones de hecho y de Derecho. Además, aunque la determinación final de la interpretación de las reivindicaciones es una cuestión de Derecho posiblemente basada en cuestiones de hecho subsidiarias, los hechos subsidiarios se encuentran en el marco de competencias del tribunal, por lo que se amplía la variedad de cuestiones que se pueden resolver en la sentencia por vía sumaria. Los temas habituales en la mayoría de los litigios en materia de patentes (la novedad, la no evidencia y la adecuación de la descripción escrita) están relacionados con cuestiones de hecho o son cuestiones de Derecho basadas en cuestiones de hecho subyacentes.

Las cuestiones menos susceptibles de resolverse por vía sumaria suelen presentar las siguientes características: 1) requieren una alta carga de la prueba, 2) son cuestiones de hecho, 3) son cuestiones amplias que requieren que el demandante establezca una amplia variedad de hechos y 4) se refieren a temas sobre los cuales los hechos subyacentes normalmente son controvertidos. Una de las cuestiones más problemáticas del Derecho de patentes estadounidense en la actualidad es la medida en que la idoneidad de la materia patentable se puede resolver en la fase de petición de desestimación o la fase del proceso sumario.²⁰¹

10.6.9.2 Vía múltiple

La información necesaria para evaluar la sentencia por vía sumaria surge durante la revelación probatoria, las conferencias para la administración de la causa, la interpretación de las reivindicaciones y otros procesos previos al juicio. Por lo tanto, conviene abordar la administración de la causa por vía sumaria como un proceso de múltiples vías: 1) relacionado con la interpretación de las reivindicaciones, 2) no relacionado con la interpretación de las reivindicaciones y 3) fuera de la vía procesal. A pesar de la cautela sobre el desvío de recursos judiciales de la interpretación de las reivindicaciones, al principio del litigio puede surgir una cuestión que no requiera la interpretación de las reivindicaciones y que pueda resolver la totalidad de la causa o agilizarla de manera sustancial.

Por ejemplo, en el artículo 271.a) de la Ley de Patentes se impone la responsabilidad por infracción sobre las personas que “sin autorización para ello, fabrican, utilizan, ofrecen para la venta o venden una invención patentada dentro de los Estados Unidos de América o la importan en este país durante el período de vigencia de la patente”. El hecho de que un acto supuestamente ilícito se produzca dentro o fuera de los Estados Unidos de América es una cuestión de Derecho, mientras que el hecho de que el acto se haya producido dentro de los Estados Unidos de América es suficiente para constituir una venta, oferta de venta, utilización, fabricación o importación es una cuestión de hecho. Generalmente, las partes están de acuerdo en que una serie de acontecimientos se produjeron en determinadas ubicaciones, pero discrepan sobre las conclusiones que deben extraerse de estos hechos en lo que respecta a la infracción. Como consecuencia, ambas cuestiones (el lugar y las características de los hechos) suelen ser susceptibles de resolverse por vía sumaria. Esta decisión no implica la interpretación de las reivindicaciones y, por tanto, podría ser útil abordarla al principio del proceso judicial.

10.6.9.3 El proceso sumario y la audiencia

A pesar de la utilidad de la resolución por vía sumaria a la hora de agilizar y resolver algunas causas relativas a las patentes, existe la posibilidad de que las partes saturen al tribunal con peticiones de sentencia por vía sumaria que pueden perturbar la administración de causas ordenada y eficiente. Como consecuencia, los tribunales han desarrollado una variedad de técnicas de administración de causas para agilizar el proceso sumario, entre las que se incluyen 1) la selección previa (exigir a las partes que presenten un resumen conciso en el que se solicite el permiso para presentar una sentencia por vía sumaria seguido de una audiencia telefónica con el fin de hablar sobre los puntos fuertes y débiles de las peticiones propuestas); 2) las limitaciones cuantitativas, como la restricción del número de peticiones de sentencia por vía sumaria y el número total de páginas del resumen o la acumulación de las peticiones en un solo resumen; y 3) varias rondas de peticiones de sentencia por vía sumaria. Estas técnicas no son mutuamente excluyentes y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes según el carácter de la causa y la conflictividad de las partes. La primera técnica permite al juez seleccionar las causas de forma más eficiente: generalmente, el asesor jurídico competente puede transmitir suficiente información al tribunal en dos o tres páginas y cinco minutos de alegato oral para que el tribunal pueda evaluar si el fondo de una petición propuesta justifica un resumen completo. La segunda técnica motiva a las partes a asignar prioridades a sus peticiones. La tercera promueve la división eficaz en fases.

La mayor parte de los jueces optan por una vista oral sobre las peticiones de sentencia por vía sumaria. Casi nunca es necesario prestar declaración oral en el juicio porque el tribunal no puede resolver controversias basadas en hechos por vía sumaria. No obstante, el testimonio oral en el juicio puede resultar útil cuando las declaraciones presentadas por las partes no se abordan directamente entre sí y crean la percepción de una cuestión de hecho material cuando, en realidad, podría no existir. Es posible que el tribunal desee contar con un tutorial sobre tecnología centrado en las cuestiones concretas que se plantean en las peticiones de sentencia por vía sumaria, especialmente si en el tutorial sobre tecnología de interpretación de las reivindicaciones no se trataron estos ámbitos. El tiempo necesario para una petición de sentencia por vía sumaria varía enormemente en función de las preferencias del tribunal y el alcance y el carácter de las cuestiones planteadas.

10.6.10 Pruebas

Las causas relativas a las patentes se caracterizan por peticiones (a menudo numerosas) destinadas a excluir o limitar el uso de pruebas, incluidas las peticiones que van en contra de los dictámenes periciales.²⁰² Es una práctica habitual resolver estos problemas con bastante antelación al juicio para que las partes acudan con sus presentaciones debidamente perfeccionadas de acuerdo con las órdenes judiciales que las limitan.

10.6.10.1 Peritos técnicos y económicos

Daubert establece una lista de verificación no excluyente que los tribunales de primera instancia pueden utilizar para evaluar la fiabilidad de la declaración de los peritos científicos: 1) si la técnica o teoría del perito puede probarse o se ha probado (es decir, si la teoría del experto puede debatirse en cierto sentido objetivo o si, por el contrario, es simplemente un criterio concluyente subjetivo cuya fiabilidad no se puede evaluar de forma razonable); 2) si la técnica o teoría ha sido objeto de revisión entre pares y publicación; 3) la tasa de error conocida o potencial en la aplicación de la técnica o teoría; 4) la existencia o el mantenimiento de las normas y los controles; y 5) si la técnica o teoría ha tenido una aceptación general en la comunidad científica.

Además de la distinción temática entre peritos científicos o técnicos y económicos (indemnizaciones por daños y perjuicios), las causas relativas a las patentes incluyen dos tipos diferentes de pruebas periciales. El primero, común en la mayoría de los demás tipos de litigios, implica la aplicación de una metodología técnica, científica o económica aceptada a los hechos planteados durante el juicio para llegar a las conclusiones sobre las cuestiones de hecho. Un perito puede declarar, por ejemplo, sobre los resultados de su análisis para determinar la composición química del producto objeto de acusación. Dado que este tipo de declaración se refiere a un análisis que el perito realiza de forma periódica fuera del contexto del litigio, entra directamente en el marco de la regla del FRE y de Daubert. Como consecuencia, presenta pocas cuestiones nuevas.

El segundo tipo de declaración presenta más dificultades. En las causas relativas a las patentes, se suele pedir a un perito que emplee sus conocimientos científicos, técnicos o especializados para evaluar un concepto jurídico hipotético. Cabe mencionar los siguientes ejemplos:

• ¿Quién es “una persona experta en la materia”?
• ¿Consideraría una “persona experta en la materia” en el momento de la supuesta infracción que las diferencias entre la reivindicación de la patente y el producto objeto de acusación son “insignificantes”?
• En el momento en el que se presentó la solicitud de la patente, ¿habría tenido una “persona experta en la materia” la motivación para combinar ideas conocidas para crear la invención reivindicada?
• ¿Qué tarifa por regalías habrían acordado el titular de la patente y el infractor si hubiesen mantenido una negociación en el momento de la primera infracción sabiendo que la patente era válida y se había infringido?

La función de control del tribunal está más matizada en estos ámbitos. Dado que representa un concepto jurídico hipotético, necesariamente parte del tipo de metodología generalmente aceptada y revisada entre pares que se contempla en la regla 702 del FRE y en Daubert.

Los tribunales cuentan con una amplia discrecionalidad para determinar el proceso y el momento para decidir acerca de la admisibilidad de la prueba pericial. Aunque pueden resolver las impugnaciones de Daubert en conjunto con la sentencia por vía sumaria y las peticiones in limine, estos planteamientos tienden a dar poca importancia a la investigación Daubert. Por ello, muchos jueces estudian la admisibilidad de la prueba pericial a través de un programa específico de sesiones informativas o audiencias para las peticiones Daubert en la orden de administración de la causa.

El momento óptimo para programar estas peticiones es después de que los peritos hayan prestado declaración sobre sus dictámenes, pero mucho antes de la conferencia previa al juicio. Esta forma de programar la sesión informativa y la audiencia garantizará que se disponga de un expediente completo, pero también concederá al tribunal el tiempo adecuado para estudiar el fondo de cada impugnación. Además, la consideración inicial de las impugnaciones Daubert previene el riesgo de que se niegue a una parte practicar una prueba pericial en el juicio, lo que en algunos casos puede suponer una dura sanción por un error corregible. Por ejemplo, una impugnación común de Daubert habitual a un perito experto en indemnizaciones por daños y perjuicios se basa en la supuesta fecha incorrecta de negociación hipotética para la determinación de una regalía razonable. La determinación de esta fecha puede resultar problemática, no solo porque depende de la información técnica relacionada con la infracción, que habitualmente va más allá del ámbito de los expertos en indemnizaciones por daños y perjuicios, sino también porque las sentencias por vía sumaria del tribunal de primera instancia pueden influir en esa fecha. En estas circunstancias, incluso si la metodología del experto en indemnizaciones por daños y perjuicios es adecuada, puede que la base de hecho para el análisis sea incorrecta desde el punto de vista jurídico. Una vez analizado el contenido de la sentencia por vía sumaria, el perito puede revisar su análisis para incluir la información correcta, por lo que si la cuestión se plantea mediante una petición in limine en vísperas del juicio, sería injusto aceptar la petición y recusar al perito. Por consiguiente, muchos tribunales conocen de las impugnaciones Daubert al mismo tiempo que las peticiones de sentencia por vía sumaria, pero de manera independiente de estas.

10.6.10.2 Peritos especializados en Derecho de patentes

En ocasiones, las partes proponen presentar una prueba pericial relativa al Derecho de patentes, los procedimientos de la USPTO, la terminología sobre patentes, el historial de tramitación o las cuestiones sustantivas (por ejemplo, la anterioridad) y procedimentales (por ejemplo, aquello que el “examinador de patentes razonable” consideraría importante) a través de un abogado de patentes o un exempleado de esa oficina. Para respaldar esta prueba pericial, las partes suelen señalar que las normas sobre las pruebas permiten concretamente aportar dictámenes sobre las cuestiones importantes²⁰³ y presentar pruebas periciales sin especificar en primer lugar los hechos o datos subyacentes.²⁰⁴

Normalmente, las declaraciones sobre las cuestiones de Derecho formuladas por especialistas en Derecho de patentes —en contraste con una descripción general del funcionamiento del proceso de patentes— es inadmisible. Como en cualquier otro ámbito, corresponde únicamente al tribunal, y no a los peritos, dar instrucciones al jurado sobre el Derecho subyacente. Por el contrario, a menudo se admiten declaraciones de peritos sobre los procedimientos y la terminología empleados en las patentes y los historiales de tramitación. No obstante, en muchos casos, esas declaraciones pueden resultar redundantes teniendo en cuenta las instrucciones previas al jurado en las que se explican estos procedimientos. Dado que es probable que las instrucciones que se proporcionan al jurado sean más neutras, generalmente será un medio preferible para presentar esta información al jurado. Sin embargo, puede que las instrucciones proporcionadas al jurado no sean lo suficientemente concretas para explicar un hecho procesal pertinente de la USPTO en un caso particular y, en esas circunstancias, es probable que la prueba pericial sea más adecuada y útil para el jurado.

La admisibilidad de la prueba pericial sobre patentes propuesta en relación con las cuestiones más importantes dependerá a menudo de si el experto no se limita a aplicar el Derecho de patentes a un supuesto conjunto de hechos, de modo que influye de forma esencial en la decisión del jurado. Esto sucede especialmente si el experto en patentes propuesto carece de los conocimientos técnicos correspondientes. Por lo tanto, el dictamen del perito especialista en patentes sobre cuestiones como la infracción, la evidencia y la anterioridad basado en las conclusiones técnicas supuestas o proporcionadas por otro perito suele ser inadecuado. De igual manera, las declaraciones en las que se aplica el Derecho de patentes a las cuestiones que están relacionadas con el procedimiento de patentes pero dependen de las conclusiones técnicas ofrecidas por otras personas, como la fecha prioritaria correcta de una reivindicación en una solicitud de continuación, suelen ser inadecuadas. Por el contrario, si el perito especialista en patentes también cuenta con los conocimientos técnicos pertinentes, debería estar tan capacitado para declarar en el marco de esos conocimientos como cualquier experto no jurídico con conocimientos técnicos similares.

En los juicios ante el tribunal en los que no existe ninguna preocupación por la excesiva confianza de los jurados en la prueba pericial, los tribunales admiten más libremente la declaración de peritos especialistas en Derecho de patentes. Esto incluye, por ejemplo, las declaraciones relativas a si un examinador de patentes razonable consideraría importante un determinado estado de la técnica o unas determinadas declaraciones en una resolución de conducta no equitativa. Los tribunales determinaron que estas declaraciones son útiles y las permitieron.²⁰⁵

En ocasiones, la prueba pericial versa sobre las capacidades de los examinadores de patentes, su carga de trabajo, el tiempo que dedican a las solicitudes o cuestiones similares. Estas declaraciones, que pretenden reforzar o debilitar la presunción legal de validez, no son admisibles.²⁰⁶ La deferencia que el jurado debe conceder a las medidas adoptadas por los examinadores de patentes es una cuestión de Derecho como cualquier otra.

10.6.10.3 Testigos inventores y empleados técnicos

Los testigos que son inventores y otros empleados técnicos suelen declarar en el juicio sobre la invención y sobre otras cuestiones técnicas. Con frecuencia, estos testigos podrían considerarse expertos y, si se presentan adecuadamente como tales, su declaración podría constituir una prueba pericial. Dado que es probable que sus funciones no “suelen implicar prestar declaración en calidad de peritos”, a estos empleados no se les exige un dictamen pericial, salvo orden especial. Sin embargo, normalmente conviene solicitar dicho dictamen y es una disposición que podría incluirse en la orden de la vista consultiva para la gestión de la causa.²⁰⁷

Si los inventores y otros empleados técnicos no se dan a conocer como expertos, pueden surgir cuestiones de difícil delimitación con respecto de su declaración. Por ejemplo, cuando un inventor o compañero de trabajo testifica ante un jurado acerca de la invención, normalmente es necesario acompañar la declaración sobre los hechos históricos con una explicación de la tecnología utilizada. A veces, estas explicaciones se impugnan como prueba pericial no revelada. Otras declaraciones que suelen impugnarse son las que el inventor o el empleado hacen sobre el carácter del estado de la técnica en el momento en el que se produjo la invención. Aunque la declaración sobre la invención y el estado de la técnica puede ser muy técnica, puede consistir en la descripción de hechos históricos sin la expresión de la opinión. En ese caso, la declaración no pericial es admisible sin la divulgación por parte de expertos. No obstante, estas declaraciones se emplean en ocasiones para intentar presentar una opinión no revelada como prueba. Los tribunales tienen discrecionalidad para admitir como prueba un resumen de las pruebas admisibles.²⁰⁸

10.6.10.4 Peticiones in limine

Las peticiones in limine ofrecen al tribunal la oportunidad de establecer procedimientos y limitaciones sustantivas que agilizan las pruebas, acortan los juicios y reducen la confusión del jurado. Aunque en cierto modo son sustantivas, estas peticiones constituyen en gran medida requisitos procesales y la base probatoria de las declaraciones de los peritos. Por este motivo, algunos tribunales optan por conocer de las peticiones in limine al principio de los juicios para estar más familiarizados con las controversias que es probable que se produzcan y después continuar con algunas de ellas hasta que las cuestiones se desarrollen en el transcurso del proceso. Si estas cuestiones se aplazan hasta el juicio, los procedimientos pueden alargarse e interrumpirse.

Las peticiones in limine pueden englobar una amplia variedad de cuestiones de interés. Cabe mencionar los siguientes ejemplos:

• una petición para impedir una comparación entre el producto objeto de acusación y un producto equivalente vendido por el titular de la patente (por temor a que el jurado se centre en el producto del titular de la patente y no en la invención reivindicada);
• una petición para excluir el estado de la técnica no divulgado (el título 35 del USC, artículo 282.c), exige que dicha divulgación se lleve a cabo al menos 30 días antes del juicio);
• una petición para desestimar una acción o excepción por falta de pruebas;
• una petición para impedir que un perito testifique sobre cuestiones que no se señalaron en el dictamen pericial;
• una petición para prohibir la remisión a procedimientos relacionados en la Oficina de Patentes; y
• una petición para impedir el uso del término “secuestrador de patentes” y otros términos peyorativos al referirse a entidades no practicantes.

La resolución de estas peticiones puede implicar cuestiones jurídicas, así como los hechos y el proceso judicial de la causa concreta.

La variedad de posibles peticiones in limine puede saturar a los jueces mientras se preparan para el juicio. Además, algunas peticiones in limine pueden encubrir peticiones Daubert o de sentencia por vía sumaria. Como consecuencia, varios jueces aplican normas para acumular, agilizar y priorizar estas peticiones, incluidos los requisitos siguientes:

• todas las peticiones in limine y las respuestas deben registrarse juntas en la orden previa al juicio;
• cada litisconsorcio estará limitado a tres peticiones in limine, a menos que el tribunal determine lo contrario;
• la petición in limine y las respuestas deben indicar las autoridades de las que dependen; y
• cada petición in limine puede estar respaldada por un máximo de tres páginas de alegatos y puede estar impugnada por un máximo de tres páginas de alegatos; además, el litisconsorcio que realiza la petición in limine puede añadir un máximo de una página adicional en respuesta a su petición.
• Asimismo, si más de una parte respalda o se opone a una petición in limine, dicho respaldo u oposición se combinará en un único escrito de tres páginas (y, en el caso de la parte demandante, una sola respuesta de una hoja), a menos que el tribunal determine lo contrario.

10.6.11 Tutoriales sobre tecnología

Como se ha indicado previamente, los tribunales tienen discrecionalidad inherente, así como potestad en virtud de la regla 53 del FRCP y la regla 706 del FRE para recurrir a asesores técnicos, asesores especiales y peritos nombrados por un tribunal que le ayuden a comprender las tecnologías complejas en la fase de interpretación de las reivindicaciones. En lo que se refiere al juicio, el juez tiene la opción de nombrar a un perito de acuerdo con la regla 706 del FRE. Tras llevar a cabo un análisis, el perito presenta las conclusiones a las partes y al tribunal, al igual que cualquier dictamen pericial. A continuación, cualquiera de las partes podrá tomar declaración al perito. Finalmente, este presenta al tribunal y, si está presente, al jurado los resultados en forma de prueba pericial y se somete al mismo interrogatorio de la contraparte que los peritos de la parte.

El Circuito Federal ratificó el uso por parte de un tribunal de distrito de un perito nombrado por un tribunal de acuerdo con la regla 706 del FRE en el asunto Monolithic Power Sys., Inc. c. O2 Micro Int’l Ltd.²⁰⁹ No obstante, el Circuito Federal indicó que “la situación inherente al nombramiento de un perito independiente por parte del tribunal y las revelaciones al jurado sobre la condición neutral del perito preocupan en cierto modo a[l] tribunal” y advirtió de que el uso de peritos nombrados por un tribunal debería limitarse a casos poco frecuentes y excepcionales. Por motivos similares, generalmente, las partes no favorecerán la presencia de un perito nombrado por un tribunal para testificar ante un jurado y, si el perito testifica, no favorecerán considerarlo “nombrado por un tribunal” ni “neutral”.

Un asesor técnico ofrecerá consejos al juez sobre cuestiones técnicas a menudo de forma análoga a la de un auxiliar judicial, aunque la jurisprudencia considera que esta analogía es imperfecta. El asesor se nombra de acuerdo con la facultad inherente del tribunal. Esta es una facultad que se debe emplear “con moderación”, pero el nombramiento es adecuado en todas las causas que sean altamente técnicas en las que la ciencia o la tecnología vaya más allá de la experiencia del juez. Cabe destacar que, si el asesor no presenta pruebas al tribunal, no se aplica la regla 706 del FRE y, como consecuencia, las partes no tienen derecho a realizar una declaración ni otra divulgación de los dictámenes o las comunicaciones del asesor con el tribunal. De forma alternativa, se puede nombrar a una persona como perito del tribunal y asesor, en cuyo caso se aplicará la regla 706 del FRE.

Existen varias causas de los tribunales de apelación en las que se establecen las mejores prácticas relativas a los asesores técnicos: FTC c. Enforma Natural Products, Inc.;²¹⁰ TechSearch LLC c. Intel Corp.;²¹¹ Association of Mexican-American Educators c. California;²¹² y Reilly c. United States.²¹³ Estas causas se centran en varios aspectos procesales del asesoramiento técnico, cuyo objetivo es garantizar que el asesor técnico no presente de manera inadecuada nuevas pruebas desconocidas para las partes ni influya en la resolución por parte del tribunal de las controversias sobre los hechos. En primer lugar, el tribunal debe garantizar un proceso justo y abierto para el nombramiento de un asesor neutral. En segundo lugar, deberá asignarse al asesor, de manera explícita, una función adecuada claramente definida que garantice que no se vulnere la función del tribunal como órgano que determina los hechos. En tercer lugar, el tribunal debe ofrecer alguna garantía de que el asesor no excede esa función que le corresponde. El uso de estos procedimientos también facilita la revisión por un tribunal de apelación de la idoneidad de la función del asesor técnico.

Para garantizar la equidad en el nombramiento, el tribunal debe identificar al asesor propuesto ante las partes antes del nombramiento. Este proceso puede implicar invitar a las partes a que propongan asesores, tanto de manera independiente como conjunta, tras la consulta. Si se pide a las partes que propongan posibles asesores, el tribunal debe establecer previamente límites al contacto que las partes pueden tener con los futuros asesores. De forma alternativa, el tribunal puede identificar a un asesor propuesto ante las partes —puede que el asesor haya trabajado con el juez previamente— sin consultarlo previamente. En cualquier caso, las partes deben poder impugnar la parcialidad o la falta de cualificación del asesor. Si se plantea alguna impugnación, el tribunal debe abordarla en el acta.

La función adecuada del asesor es ser un foro de consulta o un tutor que ayude al juez a comprender la tecnología. Esto incluye una explicación de la jerga empleada en el ámbito, la teoría o ciencia subyacente de la invención u otros aspectos técnicos de las pruebas presentadas por las partes. El asesor puede ofrecer asistencia en el análisis del juez ayudándolo a reflexionar sobre problemas técnicos fundamentales. En esta última función, la jurisprudencia advierte que el tribunal debe ser cuidadoso para asegurarse de que la toma de decisiones no se delega en el asesor. Aunque en la forma, y de manera muy parecida a la interacción entre un juez y un auxiliar judicial, la situación es diferente en el sentido de que, debido a los conocimientos de Derecho de un juez, un auxiliar judicial no puede usurpar la función judicial; en cambio, un asesor técnico especializado en un ámbito de la ciencia desconocido para el juez podría hacerlo.

Dentro de estos parámetros, el asesor puede contribuir adecuadamente a la comprensión y el análisis del juez a lo largo de una causa de patentes. Para ello, puede ayudar al juez a comprender la memoria descriptiva y las reivindicaciones de la patente, las declaraciones juradas de los peritos y las pruebas testificales aportadas por las partes, así como los artículos científicos que puedan ofrecerse como estado de la técnica. Entre los temas adecuados para consultar con el asesor figuran la determinación de si los hechos técnicos son controvertidos en una petición de sentencia por vía sumaria, la interpretación de las reivindicaciones, las cuestiones de validez e infracción, la articulación adecuada de las cuestiones técnicas con respecto a las instrucciones que se proporcionan al jurado y la admisibilidad de las pruebas científicas presentadas en virtud de Daubert. Sin embargo, el asesor no puede presentar pruebas, ya sean documentales o testificales, que no cumplan la regla 706 del FRE. Por lo tanto, los consejos del asesor no se pueden basar en información no contenida en el expediente (a excepción de los conocimientos específicos sobre la tecnología y los antecedentes utilizados para instruir al juez) y el asesor no puede llevar a cabo ninguna investigación independiente. Especialmente en situaciones en las que el asesor ayuda al juez a resolver conflictos de hecho, el juez y el asesor deben estar atentos para evitar que el asesor influya de forma indebida en la toma de decisiones del juez. Evidentemente, en ningún caso el asesor debe convertirse en defensor de ninguna parte o postura.

El tribunal o el asesor deben confirmar que la tarea del asesor se realiza dentro de los parámetros adecuados en beneficio de las partes y de la revisión por un tribunal de apelación. No existen requisitos establecidos sobre la manera en la que esto se debe llevar a cabo. Los parámetros adecuados pueden consistir en el suministro de una transcripción de las comunicaciones del asesor con el juez, la presentación de un dictamen del asesor sobre las tareas realizadas y las comunicaciones mantenidas con el juez o la obtención de una declaración jurada del asesor al inicio del trabajo en la que se comprometa a realizarlo dentro de una descripción de un ámbito de trabajo y unos procedimientos adecuados (como se ha indicado anteriormente), así como la obtención de una segunda declaración jurada al final en la que se dé fe del cumplimiento de la descripción del trabajo proporcionada en la declaración jurada inicial.

10.6.12 Confidencialidad

Debido al carácter sensible de la información pertinente para los litigios en materia de patentes, una de las primeras órdenes del día tras la presentación de una demanda por infracción de patente es establecer una medida de protección. Muchos tribunales de distrito con gran número de patentes han desarrollado medidas de protección predeterminadas que entran en vigor inmediatamente después del inicio de una causa relativa a una patente o poco después por petición de una de las partes. Estas normas permiten que el proceso de revelación de pruebas empiece con prontitud. Normalmente, las partes más sofisticadas desearán personalizar la medida de protección y, generalmente, se pondrán de acuerdo con relativa rapidez sobre la orden que mejor se adapte a sus circunstancias particulares. La expectativa de que el tribunal dicte una medida de protección predeterminada suele facilitar el consenso entre las partes.

Las medidas de protección deben servir dos propósitos opuestos. En primer lugar, deben permitir que los litigantes accedan a la información necesaria para resolver las cuestiones planteadas por la causa, como la ingeniería de productos, las comunicaciones internas y los planes estratégicos, que suelen ser secretos comerciales. En segundo lugar, deben evitar la divulgación de información técnica, financiera, sobre licencias o sobre estrategias de negocio tanto al público como a las personas encargadas de adoptar las decisiones competitivas correspondientes a las partes.

La medida de protección predeterminada en distintos niveles que se aplica en el distrito Norte de California muestra la manera en la que los tribunales han abordado la tarea de equilibrar estos objetivos enfrentados. Se distinguen tres niveles: 1) información “confidencial” (información que cumple los requisitos de protección en virtud de la regla 26.c) del FRCP), 2) información “altamente confidencial: solo para abogados” (información que es “extremadamente sensible”, cuya divulgación “generaría un riesgo importante de perjuicio grave que no se podría evitar por medios menos restrictivos”) y 3) información “altamente confidencial: código fuente” (información “extremadamente sensible” “que representa el código fuente y los comentarios e historiales de revisiones asociados, las fórmulas, las especificaciones de ingeniería o los esquemas que definen o describen en detalle los algoritmos o la estructura de los diseños de software o hardware”).²¹⁴ Mientras que la información “confidencial” puede divulgarse a las partes y los representantes de estas que firmen un acta de aceptación de la medida de protección, siempre que solo se utilice a efectos del litigio, la información “altamente confidencial: solo para abogados” puede divulgarse únicamente a abogados internos que no estén involucrados en la toma de decisiones competitivas y cuya identidad se comunique con antelación. La información “altamente confidencial: código fuente” se pone a disposición para su inspección según un conjunto estricto de directrices —en lugar de presentarse— y está restringida a los mismos dos abogados internos, así como a asesores jurídicos externos y peritos autorizados.

En situaciones en las que un abogado represente a una parte tanto en los litigios como ante la Oficina de Patentes en los procedimientos de tramitación o la PTAB, las partes o el tribunal incluirán normalmente una “prohibición de tramitar patentes” en la medida de protección. Esta disposición limita la capacidad de las personas que han visto material designado para participar en actividades de tramitación durante un determinado período.

En vista del gran volumen de material que puede revelarse en los litigios en materia de patentes, se puede recurrir a los tribunales para resolver controversias relativas a la atribución excesiva de información confidencial. Muchos jueces de distrito delegan las cuestiones de revelación probatoria en los jueces adjuntos. En casos extremos, las atribuciones de confidencialidad demasiado entusiastas de una parte pueden acarrear sanciones.

Puede que los tribunales también tengan que lidiar con la recuperación de documentos privilegiados que se hayan presentado de manera involuntaria. En la regla 26.b)5)B) del FRCP se trata esta situación y se establece que una parte que cree que ha presentado información privilegiada de manera involuntaria puede notificarlo a la parte receptora, la cual debe “devolver, presentar para su confiscación o destruir rápidamente la información especificada y cualquier copia que tenga” y “tomar medidas razonables para recuperar” cualquier información que ya haya distribuido o revelado a otros. La parte que presenta la información debe preservarla y la parte que la recibe no puede utilizarla ni divulgarla. Muchas medidas de protección contienen disposiciones de recuperación, en las que se prevé un proceso para recuperar documentos que se presentaron de forma involuntaria.

10.6.13 Juicio

Aunque las partes pueden consentir la celebración de un juicio sin jurado sobre las causas relativas a las patentes, algo que era habitual hace un siglo, la gran mayoría de los titulares de patentes optan actualmente por juicios con jurado. Siempre y cuando soliciten indemnizaciones pecuniarias, la Constitución estadounidense les garantiza un juicio con jurado. Como se ha mostrado en los apartados anteriores, las perspectivas de un juicio con jurado influyen notablemente en la gestión de las causas relativas a las patentes. El proceso de interpretación de las reivindicaciones, así como muchos de los procesos previos al juicio, se conciben pensando en el juicio con jurado. La complejidad inherente del Derecho de patentes y la tecnología puede hacer que un jurado confuso tome decisiones injustificables o incoherentes sobre cuestiones de hecho. Por este motivo, los jueces dedican un tiempo y unos esfuerzos considerables a evitar que esto ocurra. Asimismo, si se toman decisiones injustificables o incoherentes sobre cuestiones de hecho, el tribunal debe dedicar un tiempo y unos esfuerzos adicionales para resolver y subsanar estas conclusiones. Por lo tanto, el juicio, igual que las demás fases de las causas relativas a las patentes, se beneficia de una gestión judicial temprana y minuciosa para ayudar al órgano que determina los hechos a evaluar el fondo.

Como ha señalado el Circuito Federal, “la discrecionalidad del tribunal tiene su máxima expresión en las cuestiones de gestión judicial”.²¹⁵ Varias consideraciones procesales y sustantivas influyen en el ejercicio de la discrecionalidad del tribunal al facilitar al jurado y al tribunal la función de determinación de los hechos.

10.6.13.1 Cuestiones procesales

Los jueces de distrito disponen de una serie de opciones para establecer el alcance de un juicio y las reglas básicas, como la bifurcación o la logística.

10.6.13.1.1 Juicios independientes (bifurcación)

En la regla 42.b) del FRCP se dispone lo siguiente:

Por comodidad, para evitar perjuicios o para agilizar y economizar el proceso, el tribunal puede ordenar la celebración de un juicio independiente sobre una o más cuestiones, demandas, demandas entre partes de un mismo litisconsorcio, reconvenciones o demandas de terceros. Si se ordena la celebración de un juicio independiente, el tribunal debe preservar el derecho federal a un juicio con jurado.

No obstante, la discrecionalidad de los jueces de distrito tiene limitaciones. En el artículo 299 de la Ley de Patentes, relativo al litisconsorcio de las partes, se dispone que, aunque se hayan acumulado varias acciones sobre cuestiones idénticas o similares, como la infracción de la misma patente, para fines anteriores al juicio, se deberán juzgar de manera independiente, a menos que:

1) se haga valer el derecho a obtener una reparación contra las partes de forma conjunta, separada o alternativa con respecto de la misma transacción, el mismo suceso o la misma serie de transacciones o sucesos relacionados con la fabricación, el uso, la importación en los Estados Unidos de América, la oferta para la venta o la venta del mismo producto o proceso objeto de acusación, o como consecuencia de estos; y

2) que en la acción se planteen cuestiones de hecho comunes a todos los demandados o demandados reconvencionales.

De forma más general, al decidir si las cuestiones deben juzgarse de forma independiente, los tribunales de primera instancia deben garantizar el derecho constitucional de los litigantes a un jurado.²¹⁶

En el ejercicio de la discrecionalidad para estructurar los juicios, normalmente, los jueces suelen considerar más eficiente celebrar un juicio y una apelación. Por lo tanto, la bifurcación en las causas relativas a las patentes es la excepción, no la norma, y resulta adecuada únicamente si promueve la economía judicial y no es inapropiada ni perjudicial para las partes.²¹⁷

No obstante, las causas relativas a las patentes suelen ser complejas y en ocasiones comprenden diferentes tecnologías, acciones no relacionadas con patentes con hechos superpuestos, distintas acciones y excepciones jurídicas y de equidad, cuestiones complejas relacionadas con las indemnizaciones y varios motivos para iniciar un procedimiento, como las demandas en materia antimonopolística, de secretos comerciales, de propiedad intelectual y de marcas registradas. El hecho de que estas cuestiones se deban resolver en un solo juicio depende de los hechos y las circunstancias del caso concreto. Algunos de los factores que se deben tener en cuenta al decidir si el juicio se bifurcará son los siguientes: si las cuestiones y las pruebas necesarias sobre cada cuestión son notablemente diferentes; si pueden ser juzgadas por un jurado o por el tribunal; si la revelación probatoria se ha dirigido a un solo juicio sobre todas las cuestiones; si una de las partes se vería perjudicada por la celebración de un solo juicio o de juicios independientes; y si un solo juicio generaría la posibilidad de confundir al jurado.

Por último, las consideraciones relativas a la capacidad de gestión y comprensión (especialmente de los miembros del jurado) de las diferentes cuestiones presentadas en la causa determinan la decisión de bifurcar o celebrar juicios independientes. Desde el punto de vista de la administración de causas, la bifurcación puede ayudar al tribunal a separar de las consideraciones del jurado las pruebas que pueden ser fundamentales para una de las cuestiones de la causa pero irrelevantes y perjudiciales para otras. La bifurcación también puede ayudar a los miembros del jurado, pues centra la atención en una sola cuestión al mismo tiempo, por lo que se evita abrumarlos con varias cuestiones complejas a la vez. Asimismo, la eficiencia aumenta al resolver todas las cuestiones en un solo procedimiento, algo que no debe ignorarse al decidir si bifurcar o incluso trifurcar las causas relativas a patentes.

10.6.13.2 Administración de causas previa al juicio

La complejidad de las causas relativas a las patentes genera una necesidad particular de preparación previa al juicio para minimizar la inactividad del jurado y promover su comprensión. La vista previa al juicio representa la oportunidad final para prever y resolver problemas que interrumpirían y retrasarían los procedimientos judiciales.

10.6.13.2.1 Vista previa al juicio

La vista previa al juicio debería celebrarse con suficiente antelación al juicio, pero lo suficientemente después de la interpretación de las reivindicaciones y la práctica dispositiva de peticiones para que el tribunal y el asesor jurídico tengan una idea correcta de las limitaciones del juicio y la interacción de las cuestiones que se deben juzgar. Normalmente, la vista se celebra entre seis y ocho semanas antes del juicio.

El objetivo de la vista previa al juicio es generar una orden que rija las cuestiones que se van a juzgar y establezca las reglas básicas para el desarrollo del juicio. Muchos jueces facilitan a los asesores jurídicos un borrador de la orden en el que se dejan espacios en blanco según corresponda y se proporciona una lista de verificación de las cuestiones que se deben tener en cuenta. El impreso refleja la opinión habitual del tribunal acerca de muchos de los aspectos del juicio. Los jueces ofrecen al asesor jurídico cierto margen para adaptar el caso a las circunstancias concretas.

Las órdenes previas al juicio en las causas relativas a las patentes suelen abarcar los siguientes temas:

• el asesor jurídico en el juicio para las partes;
• la competencia;
• la naturaleza del litigio;
• la postura de las partes;
• los hechos y estipulaciones no impugnados;
• las cuestiones de hecho y de Derecho impugnadas;
• las cuestiones relativas al jurado o ajenas a este;
• la lista de testigos;
• las objeciones a la prueba pericial;
• la lista de pruebas materiales;
• la bifurcación del juicio (se indica si las partes desean celebrar un juicio bifurcado y, de ser así, por qué);
• las peticiones in limine;
• las peticiones de sentencia fundada en cuestiones de Derecho (se indica la manera en la que las partes presentarán las peticiones de sentencia fundada en cuestiones de Derecho, ya sea de forma inmediata en el momento adecuado del juicio o en una pausa posterior);
• las modificaciones de las alegaciones (se incluye una declaración en la que se indica si se objeta a la modificación propuesta y, en caso de objeción, los motivos de esta);
• las instrucciones para el jurado (se indica, en caso de desacuerdo entre las partes, si la instrucción fue propuesta por el demandante o por el demandado y una breve explicación de por qué debería adoptarse la instrucción, en la que se incluyan citas de las autoridades pertinentes);
• el formulario del veredicto;
• la duración y la logística del juicio; y
• las cuestiones adicionales (entre ellas, si las partes prevén solicitar que la sala de vistas se cierre al público durante una parte de la declaración de un testigo concreto).

10.6.13.2.2 Instrucciones para el jurado

El tribunal colabora con las partes en el período previo al juicio para elaborar las instrucciones para el jurado. Dado que relativamente pocos miembros del jurado llamados a prestar servicio cuentan con gran experiencia o conocimientos previos sobre la práctica judicial, el sistema jurídico o el Derecho de patentes, es habitual elaborar dos conjuntos de instrucciones: un conjunto de instrucciones preliminares para el inicio del juicio y las instrucciones finales que se proporcionan al final de la presentación de las pruebas.

10.6.13.2.2.1 Instrucciones preliminares

Normalmente, las instrucciones preliminares engloban aspectos básicos del enjuiciamiento civil (el deber del jurado, los elementos que constituyen pruebas, las diferentes cargas de la prueba en un juicio civil y los procedimientos judiciales), así como la descripción general del sistema de patentes y una descripción no razonada de la tecnología empleada, los productos objeto de acusación y las patentes. Algunos jueces presentan un video elaborado por el Centro Judicial Federal en el que se muestra una guía básica sobre el sistema de patentes. Este video, junto con una patente simulada de muestra, presenta información de carácter general sobre lo que son las patentes, por qué son necesarias, cómo las obtienen los inventores, la función de la USPTO y por qué surgen controversias relativas a las patentes. El Centro publicó este video en 2013 para explicar los cambios en el Derecho de patentes, en particular, la promulgación y la aplicación de la AIA.²¹⁸ En las instrucciones preliminares se debe exponer la interpretación del tribunal de los términos de las reivindicaciones de patente y se debe explicar que los miembros del jurado deben aceptar las interpretaciones del tribunal y no pueden interpretar los términos por sí mismos.

10.6.13.2.2.2 Instrucciones finales

Varias organizaciones judiciales y de abogados de patentes han elaborado modelos de instrucciones para jurados de patentes que suelen servir de punto de partida para que las partes recopilen las instrucciones propuestas. A menudo, las partes tratarán de que se redacten de nuevo estas instrucciones para reflejar la evolución de la legislación y la jurisprudencia en materia de patentes.

Aunque el tribunal tiene discrecionalidad para proporcionar instrucciones al jurado antes o después de los alegatos finales, se suele preferir que las instrucciones se proporcionen de antemano.²¹⁹ Esto ocurre especialmente en las causas relativas a las patentes: los miembros del jurado suelen estar más centrados y en mejores condiciones para escuchar las instrucciones antes de los alegatos finales. Los miembros del jurado comprenden mejor los argumentos expuestos durante los alegatos finales cuando han recibido instrucciones sobre el Derecho aplicable a la causa. La provisión de instrucciones al jurado antes de los alegatos finales también puede dar lugar a que las partes presenten sus argumentos de manera más eficaz. Los alegatos finales pueden adaptarse para que la terminología coincida con la redacción concreta de las instrucciones, lo que permite a las partes resaltar la importancia de pruebas concretas.

10.6.13.2.3 Logística del juicio

Para lograr una gestión eficaz de los juicios sobre patentes, deben establecerse plazos razonables, mantener un programa diario para los juicios y definir el orden de las presentaciones de las partes. Si se establece un protocolo, las partes pueden estructurar y racionalizar mejor sus presentaciones para adaptarlas al programa del tribunal, lo que da lugar a un proceso de solución de controversias más comprensible y eficiente.

10.6.13.2.3.1 Plazos y duración del juicio

La facultad inherente del tribunal de primera instancia para controlar las causas incluye la amplia potestad de imponer plazos razonables durante el juicio para centrar la presentación de las pruebas por las partes y evitar un retraso indebido, la pérdida de tiempo o la presentación innecesaria de pruebas redundantes.²²⁰ Se ha reconocido que los plazos es una técnica judicial que mejora la calidad de la justicia y los aspectos administrativos de cualquier juicio civil. Los plazos obligan a las partes a evaluar lo que es importante para su causa y lo que no lo es. Establecer plazos es especialmente adecuado en las causas relativas a las patentes, en las que las cuestiones son complejas y la celebración de un juicio excesivamente largo supondría una carga innecesaria para los miembros del jurado y el tribunal.

Lo que constituye un tiempo razonable para un juicio depende de los rasgos específicos de la causa, como el número de patentes y reivindicaciones de patente objeto de la controversia, la complejidad de la tecnología, el carácter y el número de acciones conexas no relacionadas con las patentes y la posibilidad de bifurcar las cuestiones. Para tener en cuenta todos estos factores, el tribunal debe imponer los límites a la duración del juicio después de llevar a cabo un análisis fundamentado basado en el examen de las listas de testigos propuestos por las partes y declaraciones prestadas por ellos, así como en sus estimaciones de la duración del juicio. Los plazos son razonables si 1) se establecen en consulta con las partes, 2) se asignan de manera imparcial, 3) se adjudican a las pruebas que las partes estimen oportunas y 4) se aplican de manera flexible.

Independientemente de los detalles de la causa, se recomienda establecer un límite a la duración total del juicio en casi todas las causas relativas a las patentes. Un programa de causas sin plazos preestablecidos puede volverse rápidamente incontrolable por la cantidad de cuestiones complejas que presenta e impone una carga innecesaria e irrazonable sobre el jurado elegido para conocer de la causa. La mayoría de las causas de patentes pueden juzgarse por completo en un plazo de dos semanas si se dedican aproximadamente 20 horas a cada litisconsorcio, desde las declaraciones iniciales y hasta los alegatos finales. Los procedimientos llevados a cabo por el tribunal, principalmente el examen preliminar y las instrucciones, no suelen estar cronometrados.

10.6.13.2.3.2 Orden de las presentaciones en el juicio

En las causas habituales, los demandantes intervienen en primer lugar, porque asumen la carga de la prueba. No obstante, en las causas de patentes, las partes comparten la carga de la prueba. Mientras que los demandantes asumen la carga de la prueba de la infracción, por ejemplo, los demandados asumen la carga de la prueba de la nulidad.

Habida cuenta de estas cargas, la mayoría de los juicios sobre patentes empiezan con las alegaciones del titular de la patente relativas a la infracción. Si las cuestiones relativas a la indemnización por daños y perjuicios no se bifurcan ni se organizan en fases, el titular de la patente también presentaría sus alegaciones sobre la indemnización. Posteriormente, el demandado responde a las pruebas de infracción, presenta sus pruebas de nulidad y responde a las pruebas relativas a la indemnización por daños y perjuicios. A continuación, el titular de la patente presenta su refutación sobre la infracción y la indemnización y su respuesta a la impugnación de la validez. El demandado tendrá entonces la oportunidad de refutar la respuesta del demandante a la impugnación de la validez.

10.6.13.2.3.3 Selección y gestión del jurado

Como cualquier otro juicio civil, los juicios con jurado sobre patentes se rigen por el FRCP, según el cual se debe elegir a un jurado con un mínimo de 6 y un máximo de 12 miembros.²²¹ Dado que los juicios sobre patentes pueden llevar más tiempo que otros juicios civiles y a menudo son más complejos, puede resultar complicado encontrar un jurado capaz de dedicar el tiempo y la atención necesarios. Estos aspectos son factores que actúan en contra de la elección de un jurado de 12 miembros. Sin embargo, normalmente, los jueces eligen a más miembros de los seis mínimos para garantizar que se pueda llegar a un veredicto en caso de que uno o dos miembros del jurado no puedan prestar servicio durante el juicio.

El proceso de examen preliminar de un juicio sobre patentes es muy parecido al de otras causas civiles. Sin embargo, dado el carácter especializado de las causas de patentes, resulta conveniente preguntar a los futuros miembros del jurado sobre su experiencia con la tecnología subyacente de las patentes, su experiencia con el sistema de patentes y sus opiniones sobre la protección de patentes. Dado que es probable que ambas partes estén interesadas en solicitar esta información, el proceso de examen preliminar puede agilizarse pidiendo a los futuros miembros del jurado que rellenen cuestionarios previamente.

10.6.13.3 Petición de sentencia fundada en cuestiones de Derecho

Cuando una parte haya terminado de presentar los actos probatorios relativos a una cuestión, la contraparte puede solicitar una sentencia fundada en cuestiones de Derecho respecto de esa cuestión.²²² El criterio habitual para decidir sobre esta petición es que se denegará la sentencia si, “tras analizar las pruebas desde el punto de vista más favorable para la parte contraria a la peticionaria y dar a esta el beneficio de extraer todas las presunciones razonables, existen pruebas suficientes en el expediente para respaldar el veredicto de un jurado a favor de dicha parte”.²²³ No obstante, estas peticiones y sus consecuencias de apelación adquieren una importancia especial en las causas relativas a las patentes, en las que cada litisconsorcio ha planteado acciones y excepciones respecto de las que asume la carga de la prueba y en las que las cuestiones de interpretación de las reivindicaciones suelen desempeñar un papel fundamental.

En ausencia de una petición en virtud de la regla 50 del FRCP antes de que la causa se presente ante el jurado, que trata una cuestión específica, no se podrá alegar en las peticiones posteriores al juicio ni en la apelación que las pruebas son insuficientes para respaldar el veredicto del jurado relativo a esa cuestión.²²⁴ En el contexto del Derecho de patentes, esto puede requerir, por ejemplo, que en la petición en virtud de la regla 50 presentada por la parte acusada de infracción se especifiquen las reivindicaciones concretas con respecto de las que se afirma que no se ha probado ninguna infracción o las referencias concretas del estado de la técnica que se sostiene que hacen que la patente sea evidente o anticipada, así como que en la petición presentada por el titular de una patente se especifiquen los fundamentos concretos de nulidad que asegura que no se han demostrado.²²⁵ Sin embargo, las circunstancias de determinadas causas pueden hacer que peticiones mucho más crípticas sean suficientes si, en su contexto, está claro que el tribunal y la parte contraria entendieron lo que se pretendía.²²⁶

10.6.13.4 Formularios de veredicto

Debido a la complejidad de muchas cuestiones que deben determinarse en un juicio sobre patentes, muchos juicios emplean formularios de veredicto e interrogatorio especiales, en lugar de simples formularios generales de veredicto. Los veredictos especiales requieren que el jurado tome decisiones sobre cuestiones de hecho específicas a partir de las cuales el tribunal aplica el Derecho pertinente. Asimismo, el tribunal puede emplear un formulario de veredicto general con interrogatorios especiales.²²⁷. Los interrogatorios especiales difieren del uso de veredictos especiales únicamente en que es el jurado, en lugar del tribunal, el que toma la decisión final cuando se emplean veredictos generales con interrogatorios especiales. Existe igualmente el riesgo de que el jurado tome una decisión incoherente con sus conclusiones. En estos casos, las normas federales permiten al tribunal dictar una sentencia coherente con las conclusiones del jurado a pesar del veredicto.²²⁸. Cuando las conclusiones sean incoherentes y no respalden el veredicto, el tribunal puede convocar al jurado para un nuevo examen u ordenar un nuevo juicio.

10.6.13.5 Juicios sin jurado

Un tribunal puede juzgar una causa relativa a patentes sin un jurado cuando las partes hayan renunciado al derecho a un juicio con jurado o cuando las cuestiones de equidad se hayan bifurcado para que el tribunal las examine. Sin embargo, este tipo de renuncias son poco habituales. Normalmente, los juicios sin jurado se celebran cuando se juzgan excepciones de equidad, como las conductas injustas y la doctrina de los actos propios.

Dado que el tribunal es quien determina los hechos en los juicios sin jurado, no es tan necesario llevar a cabo una administración judicial exhaustiva. El tribunal debe tomar decisiones sobre cuestiones de hecho y formular conclusiones de Derecho cuando emita su sentencia.²²⁹ No obstante, puede ser menos estricto con las cuestiones de admisibilidad y las objeciones probatorias por actuar como árbitro de estas cuestiones y como órgano que determina los hechos de manera definitiva. Existe una preocupación menor por que el tribunal se vea perjudicado por algunas pruebas.

Los juicios sin jurado son un método estándar de juzgar causas que afectan a patentes farmacéuticas con arreglo a la Ley Hatch-Waxman (casos de solicitudes abreviadas para comercializar un nuevo medicamento) y la Ley de Competencia de Precios e Innovación en materia Biológica (BPCIA), en las que las cuestiones relacionadas con las indemnizaciones por daños y perjuicios no se ven afectadas (véase el apartado 10.13.2).

10.6.13.6 Peticiones posteriores al juicio

Los juicios sobre patentes, al igual que la mayoría de los juicios, suelen ir seguidos de una serie de peticiones posteriores al juicio. Cuando se concluye que se ha producido una infracción, los titulares de las patentes casi siempre solicitan medidas cautelares permanentes. En los casos de infracción intencionada, normalmente, el titular de la patente también solicita indemnizaciones incrementadas. Dado que la legislación sobre patentes autoriza la imposición de costas en concepto de honorarios de abogados en casos excepcionales, en las peticiones posteriores al juicio se suelen solicitar estos honorarios. Además, es probable que las partes presenten peticiones de sentencia fundada en cuestiones de Derecho, peticiones de nuevos juicios sobre las cuestiones de responsabilidad o ambas.

10.6.13.6.1 Petición de un nuevo juicio

En un plazo de 28 días después de que se dicte la sentencia en un tribunal con jurado o de primera instancia, con o sin una petición de sentencia fundada en cuestiones de Derecho, las partes pueden solicitar un nuevo juicio.²³⁰ Al igual que sucede con las peticiones en virtud del artículo 50.b) del FRCP, el plazo es jurisdiccional y no se puede ampliar.²³¹ La petición se juzga según la legislación del tribunal de apelación del circuito regional y, en las causas de patentes, la petición se puede basar en los mismos motivos que cualquier juicio. Algunos de estos motivos son 1) que la sentencia sea contraria a la preponderancia de las pruebas; 2) la conducta indebida por parte de un abogado o un testigo que niega a su oponente un examen justo; 3) la conducta indebida por parte del jurado; 4) la interpretación errónea de las pruebas, las instrucciones para el jurado o las cuestiones de conducta en un juicio; 5) indemnizaciones por daños y perjuicios excesivas (con o sin reducción) o inadecuadas (con o sin adición) y 6) nuevas pruebas que podrían no haberse revelado durante el juicio. Para merecer la concesión de un nuevo juicio, el objeto de la petición debe haber causado un perjuicio sustancial y, en prácticamente todos los casos, haber recibido una objeción oportuna. En las causas relativas a las patentes, la petición de un nuevo juicio suele emplearse para impugnar la interpretación de las reivindicaciones ofrecida en las instrucciones para el jurado.

10.6.13.6.2 Renovación de la petición de sentencia fundada en cuestiones de Derecho

Si al final de la presentación de todas las pruebas en un juicio se realiza una petición de sentencia fundada en cuestiones de Derecho, las partes pueden renovar la petición en un plazo de 28 días después de que se dicte la sentencia.²³² El plazo previsto en el Reglamento para la presentación de una petición es jurisdiccional y no se puede ampliar.²³³ La renovación de la petición debe basarse en la misma falta de pruebas reivindicada en la petición inicial y, al juzgarla, el tribunal debe aplicar la misma norma. La petición puede unirse a una petición de un nuevo juicio, y normalmente es así.²³⁴ La petición conjunta permite al tribunal ofrecer la petición de un nuevo juicio como alternativa en caso de que la orden que dicta la sentencia se revoque en apelación.²³⁵

10.6.13.6.3 Petición de anulación de una sentencia en relación con el acuerdo

Después de que se dicte una sentencia definitiva, en ocasiones las partes pueden llegar a un acuerdo antes de la resolución de la apelación. Como parte del acuerdo de transacción, el titular de la patente y el infractor acusado pueden acordar pedir al tribunal de distrito de forma conjunta que anule la sentencia en la que se determina que la patente no es válida, no se ha infringido o no se puede ejecutar, así como determinados fallos subsidiarios, como las órdenes de interpretación de las reivindicaciones que limitan el alcance de la patente. En algunos casos, las partes incluso supeditarán el acuerdo a la concesión de la anulación. La motivación del titular de la patente al solicitar una anulación es eliminar cualquier posible efecto excluyente (a fines del efecto prejudicial de la cosa juzgada) asociado a una sentencia negativa con respecto a la validez, el alcance o el carácter ejecutable de la patente. Por el contrario, en el caso del infractor acusado, esta concesión gratuita supuestamente le ayuda a obtener una compensación pecuniaria o de otro tipo del titular de la patente como parte del acuerdo. La anulación le permite compartir los beneficios contrarios a la competencia derivados del efecto disuasorio de la patente restaurada, que podría hacerse valer contra sus competidores.

A pesar de que ambas partes del litigio están de acuerdo en que se debería conceder una petición de anulación, el interés público y las consideraciones de economía judicial suelen jugar en contra de este resultado.²³⁶ El supuesto beneficio de aprobar la petición de anulación es que logrará la paz y reducirá los costos de los procedimientos judiciales adicionales, como la apelación. No obstante, estos beneficios son especulativos en el mejor de los casos y más probablemente ilusorios. La anulación de un fallo basada en el acuerdo de las partes es una “solución excepcional” que solo debería concederse en “circunstancias excepcionales” que vayan más allá del deseo de las partes de prever una solución de este tipo en su acuerdo.²³⁷ De hecho, la regla 60.b)6) del FRCP, según la cual se suele presentar una petición de anulación relacionada con un acuerdo, exige que se demuestren tales “circunstancias extraordinarias”.