5.7.1 Medidas permanentes
El recurso más importante disponible en virtud del Derecho de patentes alemán es, con diferencia, las medidas permanentes, mediante las que se ordena al demandado que se abstenga completamente de realizar actos que se ha determinado que infringen la patente. Además, se prohíben todos aquellos actos que entren en el ámbito de aplicación de la sentencia por las mismas razones, basándose exclusivamente en las consideraciones de dicha sentencia. Por lo tanto, las modificaciones menores de la forma impugnada de realizar la invención, si todavía cumple con las características de la reivindicación de la patente tal como se interpretó en el razonamiento de la decisión, no serán suficientes para evitar la infracción (“teoría del núcleo”).
Así como esto es cierto para la infracción directa, en los casos de infracción indirecta, el tribunal solamente emitirá un mandamiento judicial ilimitado si los medios que contribuyen a la infracción solo pueden utilizarse razonablemente en circunstancias de infracción. Si este no es el caso, el tribunal puede no conceder un mandamiento judicial ilimitado, pero puede ordenar al demandado que advierta a sus clientes que el uso de la invención está prohibido sin el consentimiento previo del titular de la patente y que coloque notificaciones de advertencia pertinentes en los productos. De manera alternativa, el tribunal puede obligar al infractor a celebrar con sus clientes un acuerdo de cese y desistimiento que incluya una cláusula de penalización.
Hasta este momento, salvo circunstancias extraordinarias del caso, se concede automáticamente una medida permanente si se constata una infracción, sin ponderar los intereses de las partes o de los terceros afectados. Por lo tanto, un mandamiento judicial no depende de que el demandante sea una entidad en ejercicio, por lo que las entidades que no ejercen también tienen derecho, en principio, a una medida cautelar. Desde agosto de 2021, los legisladores alemanes añadieron un texto al artículo 139 de la Ley de Patentes para excluir el derecho a un mandamiento judicial cuando dicha medida resulte desproporcionada para el demandado o un tercero, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, así como el principio de la buena fe. Cuando se excluye una medida permanente por estos motivos, la parte afectada por la infracción tiene derecho a una compensación monetaria razonable. Sin embargo, no se espera que la ley nueva modifique la práctica judicial actual de manera considerable, porque el principio de proporcionalidad ya se tiene en cuenta en casos excepcionales, en los cuales se puede otorgar un uso por período.161
Una cuestión central junto a la de si se constata infracción (directa, indirecta o equivalente) es si hay un riesgo de que se produzca una infracción por primera vez o si el demandado ya ha infringido la patente en el pasado y, por lo tanto, se considera que cometerá una infracción futura también. Esto lo debe demostrar el demandante. En casi todas las causas tramitadas por los tribunales, ya se ha producido una presunta infracción en el pasado, mientras que la infracción futura a veces puede tener un papel en los procedimientos preliminares para impedir que un presunto infractor entre en el mercado con sus productos. Los tribunales fallarán en sentido favorable incluso cuando el demandado ya haya desistido de vender los productos ilícitos, siempre que no haya firmado una declaración de cese y desistimiento prometiendo pagar la indemnización debida por los daños y perjuicios en virtud de esta declaración en caso de incumplimiento continuado. Es importante destacar que la culpabilidad del infractor, ya sea por negligencia o dolo, no es un requisito previo para dictar una medida permanente. Esta solamente está disponible mientras la patente se encuentre vigente.
BGH (FCJ), 10 de mayo de 2016, X ZR 114/13 (Wärmetauscher).