Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

12.8 Otras acciones relacionadas con patentes

12.8.1 Acciones de declaración de no infracción

El artículo 121 LP regula expresamente la acción negatoria, es decir, “una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente”.

El ejercicio de dicha acción tiene como requisito previo a su interposición que el interesado requiera fehacientemente al titular para que se posicione sobre la eventual infracción de su patente, por la explotación industrial que el requirente lleve a efecto en territorio español. Tanto si el titular guarda silencio durante un mes, como si la respuesta que ofrece al requirente no le satisface, este podrá interponer la correspondiente acción.¹¹⁰

La acción no puede ejercitarla quien haya sido demandado por el titular como infractor de la patente,¹¹¹ pero puede venir provocada por un requerimiento del titular dirigido a quien se le imputa una infracción.

Para que la acción prospere, el demandante ha de probar que su producto o su procedimiento no infringe la patente del demandado;¹¹² por lo tanto, pesa sobre el demandante la carga de probar la no infracción. Ello exige que su producto o su procedimiento no reproduzca cada una de las características técnicas de las reivindicaciones cuestionadas. Como en los casos de infracción, tendremos que dividir cada reivindicación cuestionada en elementos técnicos, para comprobar si el producto o el procedimiento explotado por el actor reproduce todos y cada una de dichos elementos. Si no reproduce simultáneamente todos los elementos correspondientes a la reivindicación cuestionada no infringirá dicha reivindicación.

Por último, cabe señalar que la Ley expresamente prevé la posibilidad de acumular a la acción de negatoria la acción de nulidad de la patente.¹¹³

12.8.2 Acción reivindicatoria

Como hemos señalado al analizar las causas de nulidad, artículo 10(1) de la LP establece que “el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce”. Si la persona que ha obtenido el registro a su favor de la patente no fuera su inventor o su cesionario, el inventor (o su cesionario) puede reivindicar que se le transfiera el registro, tal y como prevé el artículo 12 LP.¹¹⁴ Por lo tanto, el inventor o su cesionario podrían optar por reivindicar la cesión del registro o, como hemos explicado, instar la nulidad del registro.

12.8.3 La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el titular de una patente nula que haya procedido de mala fe

El artículo 104.1 LP establece que “la declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida” y, en consecuencia, no puede producir los efectos previstos en el Título VI¹¹⁵ de la Ley.

En su apartado tercero, el citado artículo 104 LP, para establecer los límites a dicha retroactividad la cosa juzgada, comienza diciendo que “sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe”. Ello supone que el perjudicado por una patente declarada nula tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios causados, cuando el titular haya procedido de mala fe. Esa mala fe supone que el titular sea consciente de la causa de nulidad que afectaba a su título¹¹⁶ y ha de valorarse en el momento en el que se causa el perjuicio.¹¹⁷ Ello permite al condenado por la infracción de un título nulo resarcirse de lo indemnizado por dicha supuesta infracción, siempre y cuando no se haya discutido en ese primer litigio la validez del título.