Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.7.12 Las modificaciones no pueden exceder el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales

En el artículo 33 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Un solicitante puede modificar sus documentos de solicitud de patente, si bien cuando se trate de una invención o un modelo de utilidad la modificación no puede exceder el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales, y si se trata de un diseño, no puede ir más allá del alcance de la divulgación tal como se muestra en los dibujos o las fotografías originales.

En la práctica judicial, este tipo de modificación también se conoce como una “modificación que excede el alcance de aplicación”.

4.7.12.1 Evaluación

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Zheng Yali contra Seiko Epson Corp.,¹⁶² la Corte Popular Suprema estableció que el contenido de la descripción y las reivindicaciones originales abarca, en primer lugar, el contenido expresamente mencionado en textos o gráficos en la descripción (y los dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales y, en segundo lugar, el contenido que puede deducir directa y explícitamente una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente después de analizar de forma integral la descripción (y los dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales, siempre que el contenido derivado sea evidente para la persona experta.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Shimano contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁶³ la Corte Popular Suprema estableció que “el contenido de la descripción y las reivindicaciones originales” puede ser plasmado por el contenido divulgado en texto y gráficos en la descripción (y dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales y por el contenido que pueda ser determinado por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente pertinente sobre la base de la descripción (y dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales. Para determinar si la modificación de una solicitud de patente excede el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales, las observaciones presentadas por las partes solo pueden utilizarse como referencia para comprender la descripción y las reivindicaciones y no como prueba concluyente.

4.7.12.2 Modificación de las reivindicaciones en los procedimientos de invalidación

El artículo 69 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

En el curso del examen de una solicitud de invalidación, el titular de la patente de invención o del modelo de utilidad de que se trate podrá modificar las reivindicaciones, pero no podrá ampliar el alcance de la protección de la patente original.

El titular de la patente de invención o del modelo de utilidad en cuestión no podrá modificar la descripción ni los dibujos adjuntos y el titular de la patente de diseño de que se trate no podrá modificar los dibujos, las fotografías ni la breve explicación del diseño.

En las Directrices para el Examen de Patentes se establecen los principios y las modalidades de modificación en los procedimientos de invalidación.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Alfa Laval Corporate AB contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁶⁴ la Corte Popular Suprema estableció que, en los procedimientos de invalidación, las modificaciones de las reivindicaciones no deben exceder el contenido incluido en la descripción y las reivindicaciones originales y no deben ampliar el alcance de la protección de la patente original. En consecuencia, debe tenerse en cuenta tanto la eficiencia del examen administrativo como la justa protección de la contribución del titular de la patente. Es inapropiado imponer una restricción excesivamente estricta a las formas de modificación; de lo contrario, tales restricciones serán un castigo para las reivindicaciones que estén redactadas de forma inadecuada. Al añadir a una reivindicación independiente las características técnicas adicionales mencionadas en una reivindicación dependiente, la reivindicación independiente se define mejor y el alcance de la protección de la reivindicación independiente original se reduce en lugar de ampliarse. Al mismo tiempo, esto no perjudica el efecto publicitario de la patente original ni el interés de la confianza del público a partir de los documentos originales de la patente. Por lo tanto, dichas modificaciones se deberán aceptar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Beijing Winsunny Pharmaceuticals Co.,¹⁶⁵ la Corte Popular Suprema estableció que el principio de modificación de una reivindicación de tipo Markush es que la modificación no generará un único compuesto o clase de compuestos con nuevas propiedades y funciones. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.