Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.7 Vías civiles de reparación

5.7.1 Medidas permanentes

El recurso más importante disponible en virtud del Derecho de patentes alemán es, con diferencia, las medidas permanentes, mediante las que se ordena al demandado que se abstenga completamente de realizar actos que se ha determinado que infringen la patente. Además, se prohíben todos aquellos actos que entren en el ámbito de aplicación de la sentencia por las mismas razones, basándose exclusivamente en las consideraciones de dicha sentencia. Por lo tanto, las modificaciones menores de la forma impugnada de realizar la invención, si todavía cumple con las características de la reivindicación de la patente tal como se interpretó en el razonamiento de la decisión, no serán suficientes para evitar la infracción (“teoría del núcleo”).

Así como esto es cierto para la infracción directa, en los casos de infracción indirecta, el tribunal solamente emitirá un mandamiento judicial ilimitado si los medios que contribuyen a la infracción solo pueden utilizarse razonablemente en circunstancias de infracción. Si este no es el caso, el tribunal puede no conceder un mandamiento judicial ilimitado, pero puede ordenar al demandado que advierta a sus clientes que el uso de la invención está prohibido sin el consentimiento previo del titular de la patente y que coloque notificaciones de advertencia pertinentes en los productos. De manera alternativa, el tribunal puede obligar al infractor a celebrar con sus clientes un acuerdo de cese y desistimiento que incluya una cláusula de penalización.

Hasta este momento, salvo circunstancias extraordinarias del caso, se concede automáticamente una medida permanente si se constata una infracción, sin ponderar los intereses de las partes o de los terceros afectados. Por lo tanto, un mandamiento judicial no depende de que el demandante sea una entidad en ejercicio, por lo que las entidades que no ejercen también tienen derecho, en principio, a una medida cautelar. Desde agosto de 2021, los legisladores alemanes añadieron un texto al artículo 139 de la Ley de Patentes para excluir el derecho a un mandamiento judicial cuando dicha medida resulte desproporcionada para el demandado o un tercero, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, así como el principio de la buena fe. Cuando se excluye una medida permanente por estos motivos, la parte afectada por la infracción tiene derecho a una compensación monetaria razonable. Sin embargo, no se espera que la ley nueva modifique la práctica judicial actual de manera considerable, porque el principio de proporcionalidad ya se tiene en cuenta en casos excepcionales, en los cuales se puede otorgar un uso por período.¹⁶¹

Una cuestión central junto a la de si se constata infracción (directa, indirecta o equivalente) es si hay un riesgo de que se produzca una infracción por primera vez o si el demandado ya ha infringido la patente en el pasado y, por lo tanto, se considera que cometerá una infracción futura también. Esto lo debe demostrar el demandante. En casi todas las causas tramitadas por los tribunales, ya se ha producido una presunta infracción en el pasado, mientras que la infracción futura a veces puede tener un papel en los procedimientos preliminares para impedir que un presunto infractor entre en el mercado con sus productos. Los tribunales fallarán en sentido favorable incluso cuando el demandado ya haya desistido de vender los productos ilícitos, siempre que no haya firmado una declaración de cese y desistimiento prometiendo pagar la indemnización debida por los daños y perjuicios en virtud de esta declaración en caso de incumplimiento continuado. Es importante destacar que la culpabilidad del infractor, ya sea por negligencia o dolo, no es un requisito previo para dictar una medida permanente. Esta solamente está disponible mientras la patente se encuentre vigente.

5.7.2 Retirada, remoción y destrucción de los productos que infringen la patente

Junto con el derecho del demandante a un mandamiento judicial, el tribunal que conoce de la infracción concederá una orden para que los productos ilícitos sean retirados de los canales de distribución y destruidos, de conformidad con el artículo 140a de la Ley de Patentes. Estas demandas solamente se admitirán cuando se haya producido una infracción directa, pero no en casos de infracción indirecta.¹⁶² Como consecuencia de la territorialidad de la patente alemana o de la parte alemana de una patente europea, es un requisito previo que el demandado sea propietario o posea bienes infractores en Alemania. Puede solicitarse la destrucción aunque entretanto haya vencido la patente, porque el infractor no se debe beneficiar de los actos ilícitos cometidos en el pasado. El tribunal no ordenará que se destruyan los productos o, cuando un procedimiento esté protegido por la patente, los productos directos fabricados mediante el uso de ese procedimiento, cuando dicha destrucción parezca desproporcionada. No obstante, rara vez se da este caso. La destrucción en el sentido de la ley no necesariamente significa la destrucción física de todo el producto, sino que la característica protegida ya no se debe utilizar. Por lo tanto, el deber de destruir también se puede cumplir mediante diseños alternativos que eviten el uso de la patente. Si la única alternativa es la destrucción física, el demandado puede hacerlo por sí mismo o entregar las formas impugnadas de realizar la invención a un oficial de justicia para que las destruya a expensas del demandado.

Para respaldar el derecho de que los productos ilícitos se destruyan, también se puede otorgar al demandante el derecho de remover todos los bienes infractores de los canales de distribución mediante su retirada (por ejemplo, en una situación en la que los bienes todavía no hayan llegado a su destino final). Por consiguiente, el infractor debe solicitar a sus clientes para que devuelvan los bienes afectados, lo que puede ocasionar una publicidad negativa y ser perjudicial para las relaciones con el cliente.

5.7.3 Información y rendición de cuentas

Cuando el demandante tiene conocimiento de la existencia de un uso anterior, puede pedir información sobre dicho uso y forzar al demandado a que rinda cuentas. Con esa información, el demandante es capaz de averiguar quiénes son los terceros involucrados en la infracción (por ejemplo, dentro de una cadena de suministros) e iniciar procedimientos contra ellos. Además, esta información pone al demandante en la posición de calcular los daños y perjuicios que resultan de la infracción. En la mayoría de los casos, solo esto es suficiente para permitir el arreglo entre las partes después de que se haya cumplido la obligación. El demandado, de conformidad con la sentencia, normalmente debe proporcionar datos sobre:

• cantidades y tiempos de fabricación respecto de los productos afectados;
• entregas (cantidad, tiempo de entrega, precios, designaciones de tipo y domicilios y nombres de clientes);
• ofertas individuales; y
• gastos de producción (incluidos factores de costo individuales y ganancias).

Cuando los detalles concretos que se dan al demandante pudieran afectar al derecho del demandado de mantener la confidencialidad de la información sobre los clientes privados, dicha información solamente se puede compartir con un contador, obligado a mantener la confidencialidad, a petición del demandado y si este paga los honorarios de dicho contador.

Si hay suficientes motivos para creer que el demandado no ha proporcionado la información correctamente y con el cuidado requerido, el demandante puede forzar al infractor a declarar para que conste, en lugar de prestar juramento, que ha indicado las ganancias de la forma más completa de la que es capaz (artículo 259.2 del Código Civil).

5.7.4 Fijación de una indemnización por daños y perjuicios

Por la infracción negligente o intencional, el titular de la patente o su licenciatario exclusivo tiene derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios. Los licenciatarios no exclusivos solamente pueden reclamar la indemnización por daños y perjuicios al titular de la patente o al licenciatario exclusivo si se ha cedido tal derecho. Los tribunales alemanes, que adoptan un criterio estricto, esperan que cualquiera que realice actividades comerciales conozca todas las patentes y solicitudes de patente pertinentes en su sector comercial y debe buscar asesoramiento jurídico profesional cuando tenga dudas. Esta responsabilidad estricta también se aplica a los directores que tienen influencia sobre la actividad infractora.

Es una particularidad de los procedimientos alemanes que, inicialmente, la determinación de la cuantía de los daños y perjuicios no forma parte del procedimiento de infracción. En cambio, los tribunales deciden que el demandante tiene derecho a la indemnización por daños y perjuicios y dejan que los detalles se determinen en un procedimiento de seguimiento, que rara vez ocurre en la práctica, porque las partes, una vez que se ha determinado la existencia de infracción y que el demandante ha ejecutado su sentencia y obligado al demandado a abrir sus libros, casi siempre encuentran una manera de resolver esta controversia sin el respaldo de los tribunales.

La cuantía de la indemnización por daños y perjuicios se puede calcular de tres maneras diferentes. El demandante puede elegir libremente entre los tres métodos hasta que se haya presentado una reclamación concreta por daños o se haya dictado una resolución judicial firme y vinculante:

• Puede pedir las ganancias del infractor que resultaron directamente de la infracción y que están vinculadas causalmente con esta (ganancias del infractor).
• Tiene derecho a solicitar una indemnización por su lucro cesante (beneficios que se dejaron de ganar).
• Puede calcular los daños y perjuicios sobre la base de una tasa de licencia que habría pagado un licenciatario razonable (analogía de licencia).

En la mayoría de los casos, los daños y perjuicios se calculan mediante una analogía de licencia. Este método es el más fácil para obtener una indemnización por daños y perjuicios, debido a que el demandante suele estar en condiciones de establecer el importe de una tasa de licencia razonable haciendo referencia a otros contratos de licencia con terceros o a tarifas de licencia establecidas en el sector de la industria, que se consideran pagadas por un licenciatario hipotético.

Por el contrario, la ejecución de una sentencia que concede una indemnización por daños y perjuicios calculada mediante uno de los otros dos métodos contra una contraparte reticente puede ser un procedimiento complicado. Utilizando el método de los beneficios del infractor, puede ser difícil determinar la parte causal de la infracción en los beneficios, y la cuestión principal es el grado de importancia de la tecnología patentada en la decisión del cliente de comprar los productos ilícitos o de pagar por el uso del procedimiento correspondiente. Además, cuando la característica patentada solamente forme parte de un sistema más grande que se esté vendiendo, el cálculo deberá tener esto en debida cuenta mediante la deducción correspondiente. Como parte de los daños y perjuicios, se deberán tener en cuenta las ventas paralelas (por ejemplo, cuando dichos productos no están patentados en sí mismos, sino que se venden con el producto patentado o con posterioridad a la venta del producto patentado como una pieza de reemplazo). Luego, el infractor solo puede deducir los gastos generales que se puedan atribuir claramente a la fabricación y distribución de la forma impugnada de realizar la invención que infringe la patente. Por ende, es posible que los gastos generales de producción y distribución reales no se tengan en cuenta.¹⁶³

Cuando el demandante exige el lucro cesante como indemnización por daños y perjuicios, es difícil proporcionar pruebas de los daños reales sufridos (como un pedido concreto perdido que se habría hecho al demandante en lugar de al demandado). Si no se perdió dicha transacción específica, el demandante deberá argumentar sobre una base abstracta y convencer al tribunal de que determinadas transacciones y ventas habrían tenido lugar en el curso de su negocio habitual.

Cabe destacar que la indemnización por daños y perjuicios ejemplar o punitiva no está contemplada en el Derecho alemán de responsabilidad civil extracontractual.

5.7.5 Publicación de la resolución judicial

De conformidad con el artículo 140e de la Ley de Patentes, la parte vencedora puede obtener el derecho de publicar la decisión a expensas del demandado siempre que tenga un interés legítimo para hacerlo. Este artículo se introdujo para incorporar al Derecho alemán la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, solo unas pocas resoluciones judiciales han concedido dicha solicitud por motivos de proporcionalidad. En los últimos años, esto cada vez se solicita menos.

5.7.6 Declaración de ausencia de infracción

Conforme al Derecho alemán sustantivo, no existe un recurso especial que permita obtener una declaración de ausencia de infracción. En cambio, una parte que se enfrenta sustancialmente a una supuesta infracción puede pedir al tribunal que declare, mediante una declaración procesal, que no existe infracción (sentencia declaratoria de inexistencia de infracción). El supuesto infractor deberá proporcionar una descripción detallada de una forma específica de realizar la invención en un producto o proceso para permitir al tribunal determinar que no prosperaría una demanda respectiva por infracción presentada por el titular de la patente.

Dado que la disposición procesal pertinente en el Código Procesal Civil (artículo 256) solamente permite dicho procedimiento cuando el demandante tenga un interés legítimo en que se declare la inexistencia de infracción, el demandante deberá afirmar que no solo tiene un interés abstracto en dicha declaración judicial, sino que ha sido abordado por su oponente de tal manera que tiene un interés legítimo en defenderse contra la alegación respectiva. Esto normalmente no sería el caso cuando el oponente solo ha solicitado al demandante que explique el motivo por el cual cree que tiene derecho a usar libremente el proceso patentado o a vender sus bienes de conformidad con la patente y ha buscado comenzar un intercambio de ideas y argumentos. En cambio, antes de que se admita una solicitud en un tribunal para que se declare la inexistencia de infracción, dicho ataque de fondo solamente se producirá cuando el titular de la patente haya enviado al demandante una carta de advertencia o de intimación al cese de la práctica en la que mantenga que tiene una reclamación contra su oponente. Sin embargo, no es necesario que el titular de la patente afirme que tiene una demanda exigible contra el oponente,¹⁶⁴ aunque el mero anuncio de que revisará las posibles demandas no es suficiente,¹⁶⁵ y tampoco lo es el mero inicio de los procedimientos de inspección, excepto en circunstancias específicas.¹⁶⁶

No existe ningún recurso para obtener una declaración de nulidad o de inoponibilidad que pueda interponerse ante los tribunales civiles de infracción. En este caso, se debe presentar una acción de nulidad ante el FPC. Los argumentos sobre la nulidad solamente podrán ser tenidos en cuenta por el tribunal que conoce de la infracción en su decisión sobre la suspensión de sus procedimientos a la espera del resultado de la acción de nulidad.

5.7.7 Costas

En Alemania, las costas judiciales para los procedimientos de infracción, así como para los procedimientos de invalidez, se determinan según la cuantía de la controversia.

5.7.7.1 Determinación de la cuantía de la controversia

La determinación de la cuantía de la controversia en Alemania queda a la discrecionalidad del tribunal basada en la equidad, según el artículo 3 del Código Procesal Civil, res. artículo 51.1 de la Ley de Costas Judiciales (Gerichtskostengesetz, GKG). La cuantía de la controversia se determina provisionalmente en un primer momento sin oír a las partes y, finalmente, después de la conclusión del procedimiento y una vez oídas las partes. Por este motivo, en el escrito de demanda debe proporcionarse información sobre el valor del objeto del litigio siempre que dicho objeto no consista en una cantidad específica de dinero (artículo 253.3 n.º 2 del Código Procesal Civil). Este es el caso en las causas por infracción de patente, en las que el demandante normalmente solicita medidas cautelares, rendición de cuentas, remoción/destrucción y una declaración del derecho a obtener una indemnización por daños y perjuicios. Cuando el demandante presenta estas pretensiones, el valor de estas se debe determinar por separado en caso de que se pretenda la ejecución separada de cada una ellas. La solicitud de medidas cautelares habitualmente representa el 80 % de la suma total en controversia y, además, sirve como punto de referencia para fijar el valor de las demás pretensiones. Al fijar el valor de las medidas permanentes, el tribunal debe realizar un pronóstico razonable mediante el cual se evalúe el valor futuro del derecho de patente para el demandante, así como el riesgo de que la realización monetaria de dicho valor se vea amenazada por el supuesto acto infractor.¹⁶⁷ Los elementos que deben tenerse en cuenta son la importancia de la invención protegida, el tiempo restante de protección, el riesgo futuro generado por los actos supuestamente ilícitos respecto de la realización del valor monetario de la invención, lo cual se puede evaluar mejor sobre la base del uso anterior no justificado, la fuerza económica del demandante y del demandado, como los canales de distribución existentes y posibilidades de fabricación, y el grado de culpa —dolo o negligencia (grave)— por parte del demandado.¹⁶⁸ El valor de mercado de la patente tiene especial importancia para determinar la cuantía de la controversia. En particular, un método de valuación para determinar el valor de mercado es el interés de explotación, que se puede determinar mediante las posibles tasas de licencia. Estas se determinan mediante, por ejemplo, catálogos de tasas de licencia comunes en determinadas industrias. En la mayoría de los casos, los tribunales, a falta de mejores fuentes de información y conocimiento, adoptarán la cuantía de la controversia que se indica en la declaración de la demanda, siempre que haya consentimiento mutuo entre las partes sobre el hecho de que este valor refleja de manera adecuada el valor verdadero de la controversia, excepto cuando sea evidente que la cuantía es demasiado baja. Como regla de oro, el valor de las causas por infracción de patente de poca cuantía suele fijarse entre 250 000 y 500 000 euros, el de las causas medianas, entre 1 millón y 5 millones de euros y el de las causas grandes, en más de 10 millones de euros (la ley establece un máximo de 30 millones de euros).

En los procedimientos de nulidad, la cuantía de la controversia es más elevada que en los procedimientos de infracción respecto de la misma patente en litigio. Al determinar la cuantía de la controversia en los procedimientos de nulidad, el FCJ agrega un recargo del 25 % a la cuantía en el procedimiento de infracción de patente. Esto se justifica por el hecho de que la acción de infracción no incluye todavía el interés del titular de la patente en usarla para sus propios fines durante la vida restante de la patente.¹⁶⁹

5.7.7.2 Cálculo de las tasas judiciales establecidas por la ley

La Ley de Costas Judiciales y la tabla de costas correspondiente incluida en un anexo son las leyes aplicables para determinar las tasas judiciales concretas, que se deben abonar por anticipado para que la demanda se notifique a la contraparte (artículo 12.1 de la Ley de Costas Judiciales). Una tabla de tasas determina el importe de la tasa judicial simple (1,0) para determinados valores de las controversias. La tasa solamente aumenta si hay un salto en el valor. Para cuantías superiores a 500 000 euros, estos saltos en el valor se producen cada vez que la cuantía de la controversia aumenta en 50 000 euros.

Según el tipo de procedimientos o la instancia, el factor de multiplicación para el cálculo del importe de la tasa varía. Por lo tanto, en los procedimientos de infracción en primera instancia se debe abonar tres veces el valor de la tasa y en segunda instancia, cuatro veces. Para una acción de nulidad, debe pagarse 4,5 veces el valor de la tasa en primera instancia y 6,0 veces en segunda instancia.

El demandante debe abonar por anticipado las costas judiciales, que son completamente reembolsables si prospera la acción del demandante.

5.7.7.3 Honorarios reembolsables de los abogados y los abogados de patente

Los honorarios de abogados reembolsables son los honorarios mínimos establecidos por la ley para el abogado de una parte, que al mismo tiempo corresponden a lo que debe reembolsarse a la otra parte en caso de perder. También dependen de la cuantía de la controversia. No son recuperables los honorarios de abogado más elevados que se hayan acordado entre el cliente y el abogado y en los que se haya incurrido realmente. La mayoría de los abogados especializados en patentes cobran más que la tasa mínima establecida por la ley, de modo que incluso la parte que gana tiene una cierta carga de gastos no reembolsable.

En Alemania, la Ley de Honorarios de la Abogacía (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) se aplica al cálculo de los honorarios de abogados que se pueden recuperar en este país. Esto se completa con la tabla de tasas del RVG. Los honorarios básicos del abogado (1,0) se determinan exactamente de la misma manera que la tasa judicial, sobre la base de una tabla de cuantías. También en este aspecto, las tasas se estructuran en escalones de 50 000 euros (que comienzan en 500 000 euros). La Ley establece que por los servicios jurídicos en una causa se puede cobrar una tasa de 1,3 (o de 1,6 en la segunda instancia) y si se celebran vistas judiciales en la causa, se puede cobrar una tasa adicional de 1,2.

La Ley de Honorarios de la Abogacía alemana no solo es aplicable para determinar los honorarios de los abogados, sino también los de los abogados de patente. Debido a la colaboración estrecha de abogados y abogados de patente en las acciones por infracción y las acciones de nulidad, tanto los honorarios de los abogados como los de los abogados de patente se pueden recuperar en cada tipo de procedimiento (véase el artículo 143.3 de la Ley de Patentes). El único requisito es que la colaboración se haya indicado en cada caso. No obstante, el TJUE recientemente sostuvo en una causa sobre marcas que los honorarios de un abogado de patentes solamente se deben reembolsar cuando estos gastos en los que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionados, lo cual debe decidirse teniendo en cuenta debidamente las características específicas de la causa.¹⁷⁰ Mientras que en las causas de marcas puede haber circunstancias en las que la participación de un abogado de patentes no sea necesaria en este sentido, en la mayor parte de las causas de patentes la experiencia técnica del abogado de patentes será indispensable y, por lo tanto, se podrá reembolsar. Por el contrario, es jurisprudencia consolidada que la participación de un abogado en procedimientos de nulidad es necesaria si existe simultáneamente un procedimiento de infracción pendiente respecto de la patente en litigio entre las mismas partes.

5.7.7.4 Ejemplo de costas

Para una causa de infracción de patente típica en la que la cuantía en litigio se fija en 1 millón de euros y donde hay una parte en cada lado, las costas según las normas mencionadas (sin contar los gastos de obtención de pruebas, de traducción, de organización de viajes, etc.) son las siguientes:

Se deberán sumar las costas respectivas de los procedimientos de nulidad ante el Tribunal de Patentes Alemán y el FCJ que la mayoría de los demandados inician en respuesta a una acción de infracción.