Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.4 Invalidez de la patente

La ley considera que una patente es nula si al concederla se han infringido disposiciones legales (artículo 46 de la LPI). Sin embargo, hay quien ha argumentado que esta disposición es demasiado amplia y pone en peligro la seguridad jurídica, porque el incumplimiento de los requisitos formales o de procedimiento también daría lugar a la nulidad de la patente.⁴⁰ Una solución para el problema de la generalidad surgió del Tratado sobre el Derecho de Patentes,⁴¹ un tratado multilateral adoptado en Ginebra en junio de 2000. El artículo 10 del Tratado sobre el Derecho de Patentes prohíbe la invalidación de una patente por el incumplimiento de requisitos de forma si no existe fraude.⁴² Si bien el Brasil es firmante del tratado, todavía no lo ha ratificado de manera interna, por lo que el alcance del artículo 46 de la LPI todavía es aplicable en el Brasil.

Según la LPI, una patente se puede invalidar por vía administrativa o judicial. En los artículos 46 a 49 de la LPI se regula la posibilidad de la nulidad de la patente. Debido a la intensa judicialización de los procedimientos en el Brasil y al principio de no negación de revisión judicial, es posible recurrir al poder judicial para pedir la nulidad mediante una acción que puede presentar el INPI o cualquier parte interesada durante el plazo de protección de la patente,⁴³ según lo dispuesto en el artículo 56 de la LPI.⁴⁴

Además, en el artículo 56.1 y el artículo 56.2 se determina, respectivamente, que se puede argumentar la nulidad en cualquier momento como materia de defensa y que un juez puede, de manera preventiva o incidental, suspender los efectos de la patente, siempre que se cumplan los requisitos procesales oportunos. Según Ramos, esta disposición parece referirse, obviamente, al poder general de cautela de los jueces, que exige la presencia de periculum in mora (peligro de mora procesal) y de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho).⁴⁵ En este caso, como ya se ha mencionado, la demanda se debe presentar ante los tribunales federales. Si se concede la reparación que se solicita en la demanda, el INPI debe declarar nula la patente y realizar los registros oficiales consiguientes a dicha anulación,⁴⁶ de conformidad con el artículo 57 de la LPI.⁴⁷

Debido a la complejidad técnica de esas demandas, en el artículo 57.1 se establece un plazo de 60 días para que el demandado responda. Durante la tramitación de esta acción, el juez puede suspender de manera provisional los efectos de la patente conforme a las condiciones previstas en el artículo 300 del CPC, si lo solicita el demandante.⁴⁸

Al final del proceso judicial, cuando se hayan resuelto las cuestiones preliminares y de prioridad previstas en el artículo 485 del CPC,⁴⁹ “la patente se puede declarar nula si su concesión ha infringido alguna de las normas de la [LPI], como los requisitos de novedad y actividad inventiva”, lo que produce efectos ex tunc (retroactivos), como se ha indicado, y efectos erga omnes (vinculantes para todas las personas), porque la nulidad produce efectos desde el momento de la presentación de la solicitud de patente ante el INPI.⁵⁰

Cabe recordar que, mientras que las acciones por daños y perjuicios se presentan ante los tribunales estatales, las acciones de nulidad de la patente se presentan ante los tribunales federales, porque el INPI es una parte indispensable. Ocurre algo interesante cuando en una acción por daños y perjuicios derivados de la infracción de la patente se examina incidentalmente una pretensión de nulidad de dicha patente. En teoría, se puede argumentar la nulidad como una defensa, según el artículo 56.1 de la LPI. Sin embargo, los tribunales superiores han adoptado la postura de que, debido a la jurisdicción personal del INPI, no se puede reconocer la conexión entre estas acciones, sino solo la relación de prioridad externa entre la acción de nulidad y la acción por infracción, por lo que se suspende esta última, de conformidad con el artículo 313.V)a) del CPC.⁵¹ El STJ, al resolver el Recurso Especial n.º 1 132 449/PR, reconoció que un tribunal estatal no tendría competencia para evaluar y juzgar la pretensión incidental de nulidad presentada por el demandado para su defensa ante la acción de infracción, exigiendo así su propia acción ante los tribunales federales.⁵²

Sin embargo, recientemente, el STJ expresó una opinión diferente y reconoció la viabilidad de la nulidad incidental de las patentes, lo que generaría efectos inter partes:

aunque no es posible reconocer incidentalmente la nulidad de las marcas, el examen incidenter tantum (en cuanto que cuestión incidental) de la nulidad de las patentes y de los diseños industriales es perfectamente posible. Esta posibilidad proviene de una determinación expresa de la ley […] como materia de defensa en las acciones por infracción, sobre las cuales tienen competencia los tribunales estatales. En dichos casos, la participación del INPI se hace innecesaria.⁵³

Las opiniones de los juristas difieren sobre el momento procesal del reconocimiento de la prioridad externa. Algunos sostienen que se debe aplicar la prioridad después de la presentación de la demanda. Otros consideran que solo se debe aplicar una vez dictada la sentencia sobre las cuestiones de fondo del proceso judicial de prioridad en el que los tribunales estatales determinan que se ha infringido la patente, porque, si no se constata ninguna infracción, no existe prioridad. Por último, hay quien ha argumentado que la prioridad se debe reconocer en cuanto se presenta la prueba de prioridad.