Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

Los principios de la interpretación de las reivindicaciones derivan del objetivo del sistema de patentes.¹⁸³. El Tribunal Supremo ha dictado que

[e]l objetivo de un sistema de patentes será el fomento de las invenciones y, por consiguiente, la contribución al desarrollo de la industria mediante la concesión de derechos exclusivos (patentes) a los solicitantes que divulguen sus invenciones. Por un lado, el sistema de patentes puede proteger las invenciones que los titulares de las patentes han creado. Por el otro, facilita, mediante su divulgación, que terceros puedan explotar las invenciones (Ley de Patentes, artículo 1)¹⁸⁴

De esta forma, el sistema de patentes concede un derecho exclusivo a cambio de que el solicitante divulgue la patente de manera pública.¹⁸⁵

En las demandas por infracción de patente, es importante determinar el alcance de este derecho exclusivo, al mismo tiempo que se equilibran la protección de la invención patentada y el interés de los terceros para operar libremente fuera del alcance de la invención patentada.

7.5.1.1 Formulación de las reivindicaciones

Teniendo en cuenta el objetivo del sistema de patentes, el artículo 70.1) de la Ley de Patentes indica que “[e]l alcance técnico de una invención patentada deberá determinarse sobre la base de la declaración de las reivindicaciones de la patente que se adjuntaron a la solicitud”. Existe un principio similar en el Derecho de patentes estadounidense y el europeo.¹⁸⁶

De acuerdo con este principio, todos los elementos y las limitaciones establecidos en las reivindicaciones deben estar presentes en el producto del demandado para determinar que ha habido infracción. Solo cuando se satisface este principio entrará el producto de un demandado dentro del alcance técnico de una invención patentada. Por lo tanto, estas reivindicaciones tienen un estatus especial en comparación con otras fuentes para la interpretación. No es posible usar elementos que no se mencionan en las reivindicaciones —por ejemplo, en la memoria descriptiva u otras fuentes— para interpretar una reivindicación de forma más restringida de lo que en un primer momento se pretendía.¹⁸⁷ En otras palabras, el Derecho de patentes indica que las reivindicaciones se han de interpretar de acuerdo con la formulación de las reivindicaciones y que la formulación no solo es el punto de partida, sino también el objetivo.

El artículo 36.5) de la Ley de Patentes establece que el solicitante debe indicar en las reivindicaciones todos los elementos necesarios para definir la invención para la que se solicita un derecho de patente. Dichas reivindicaciones tienen la función de proporcionar a un tercero las herramientas más importantes para entender el contenido de la invención patentada.

7.5.1.2 Interpretación de las reivindicaciones

Al interpretar la formulación de las reivindicaciones, la norma que se aplica suele ser el significado natural desde el punto de vista de una persona del oficio de nivel medio. El alcance técnico de la invención patentada debe establecerse con base en los términos de las reivindicaciones, sin ampliar ni reducir su significado.

El artículo 24 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes indica que los términos técnicos presentes en la memoria descriptiva han de ser académicos y usarse en su sentido habitual y de manera uniforme a lo largo de toda la memoria descriptiva. Además, será necesario definir los términos en caso de que se usen para indicar un sentido concreto.¹⁸⁸ No obstante, los términos de las reivindicaciones son abstractos si se comparan, por ejemplo, con la certeza que proporciona una línea limítrofe en los bienes inmuebles. No se definen como objetos tangibles particulares y pueden ser esotéricos. Por lo tanto, se suelen necesitar otros materiales para la interpretación de las reivindicaciones.

7.5.1.3 Fuentes para la interpretación de las reivindicaciones

Según el artículo 70.2) de la Ley de Patentes, “el significado de los términos de las reivindicaciones debe interpretarse a la luz de la memoria descriptiva y los dibujos”. Por lo tanto, la descripción pormenorizada de la invención en la memoria descriptiva y los dibujos está establecida por ley como una fuente para la interpretación de las reivindicaciones de las patentes.

El expediente de tramitación de la patente, la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica pueden ser fuentes pertinentes para interpretar la reivindicación. Aunque estas fuentes no se establecen en la ley, son fuentes legítimas similares a la memoria descriptiva y los dibujos.¹⁸⁹

El motivo clave para permitir que fuentes distintas de las legales, como la técnica conocida públicamente, se usen para interpretar las reivindicaciones es la divulgación a terceros: la memoria descriptiva y los dibujos se divulgan a terceros en el documento en el que figuran las reivindicaciones. Además, de acuerdo con el artículo 186 de la Ley de Patentes, cualquier tercero puede consultar el expediente de tramitación. Por otra parte, la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica es información especializada que una persona del oficio de nivel medio conoce.

7.5.1.4 Cómo usar las fuentes

Uno de los problemas de los litigios en materia de patentes es cómo se debe tener en cuenta toda esta información para interpretar de forma correcta los términos de las reivindicaciones. Al igual que ocurre en el caso de la memoria descriptiva y los dibujos, no es posible introducir elementos que no se mencionan en las reivindicaciones y, por lo tanto, interpretar los términos de la reivindicación de forma más restringida de lo que en un primer momento se pretendía. No obstante, en las demandas por infracción de patente, el expediente, la técnica conocida públicamente o el conocimiento general de la técnica pueden, en ocasiones, ser un factor decisivo cuando existen controversias acerca de la interpretación de las reivindicaciones. El establecimiento de la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica también son cuestiones de suma importancia. Se supone que las personas del oficio de nivel medio, esto es, los lectores de las reivindicaciones y la memoria descriptiva, ya conocen estos asuntos.

7.5.1.5 Reivindicaciones de producto definido por el proceso

Las reivindicaciones de producto definido por el proceso son aquellas relativas a invenciones de productos que citan los procedimientos de fabricación de los productos. El Tribunal Supremo ha indicado, en una causa relacionada con una reivindicación de este tipo, que “[i]ncluso en un caso así, el alcance técnico de la invención patentada se determina como un producto que tiene las mismas estructuras y propiedades, y que se fabrica mediante los procesos descritos”.¹⁹⁰ En la misma causa, el Tribunal Supremo determinó que las patentes eran nulas porque contravenían el principio de claridad de las reivindicaciones en virtud del artículo 36.6)ii) de la Ley de Patentes e indicó que dichas reivindicaciones solo cumplirán dicho principio cuando las circunstancias imposibiliten o hagan que sea muy poco práctico pedir al solicitante que defina directamente el producto mediante su estructura o sus propiedades. Por ejemplo, en los casos en que es técnicamente imposible que el solicitante defina directamente el objeto mediante su estructura o sus propiedades, o cuando el dinero o el tiempo que se han de invertir para realizar el trabajo de definición sean excesivos.¹⁹¹

Por el contrario, si se cumplen estos requisitos, en la memoria descriptiva se divulgará la invención de un producto, y no un proceso. En ese caso, se trata de una excepción insuficiente para argumentar que el producto se ha fabricado mediante un proceso diferente. No obstante, a falta de circunstancias imposibles o poco prácticas, como señaló el Tribunal Supremo, la reivindicación de producto definido por el proceso es nula, pues contraviene el principio de claridad de las reivindicaciones.

Por lo tanto, con respecto a la formulación de las reivindicaciones de un procedimiento de fabricación, no se puede asumir que todas las reivindicaciones que contienen cualquier actividad como parte de un procedimiento son reivindicaciones de producto definido por el proceso. Esto debe determinarse desde un punto de vista sustancial y práctico para no anular las invenciones patentadas que todavía no han sido identificadas como reivindicaciones de producto de producto definido por el proceso. En este contexto, se ha señalado que, en la práctica, es importante limitar correctamente el alcance de la solicitud de la decisión del Tribunal Supremo.¹⁹²

Cuando se determina que las reivindicaciones no son una reivindicación de producto definido por el proceso —a pesar de que contengan un procedimiento de fabricación—, estos procedimientos deben constituir elementos o limitaciones en las reivindicaciones para que, de acuerdo con el principio básico de la interpretación de las reivindicaciones, a un producto fabricado mediante un proceso diferente no le afecte el alcance técnico de la invención patentada.

7.5.1.6 Reivindicaciones funcionales

Las reivindicaciones funcionales se definen como reivindicaciones que “no están descritas por estructuras concretas, sino por funciones absolutas de las estructuras”.¹⁹³ Un ejemplo serían unas reivindicaciones donde se describiese la función del pegamento, en lugar de su estructura química, con palabras como “medio adhesivo”. Como se ha indicado, el artículo 36.5) de la Ley de Patentes establece que el solicitante debe indicar en las reivindicaciones todos los elementos necesarios para definir la invención para la que se solicita un derecho de patente. Las reivindicaciones funcionales cumplen con este requisito y, en la práctica, están bien consolidadas.

El alcance técnico de las reivindicaciones funcionales debe determinarse sobre la base de la idea técnica realizada en las estructuras específicas que se divulgan en la memoria descriptiva. Esto no significa que el alcance de las reivindicaciones se limite a las formas de realizar la invención. Una estructura que no esté descrita en las formas de realizar la invención, pero que una persona del oficio de nivel medio pueda determinar a partir de la estructura que se ha divulgado en la memoria descriptiva o de la descripción pormenorizada de la invención, ha de incluirse en el alcance técnico de una invención.

Puede ser complicado entender hasta qué punto está permitido identificar características particulares de las formas de realizar la invención. El establecimiento de la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica también puede ayudar a lidiar con este asunto. Se trata de elementos supuestamente conocidos por las personas del oficio de nivel medio, esto es, los lectores de las reivindicaciones y la memoria descriptiva cuyo entendimiento se considera que muestra el alcance técnico de la invención patentada.