Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.6.7 Pruebas

La obtención de pruebas solamente entra en juego cuando hay cuestiones de hecho controvertidas que resultan decisivas para la resolución del tribunal. Como en cualquier acción civil, el tribunal no puede simplemente investigar los hechos si no son pertinentes según el análisis jurídico del tribunal ni aplicables a la medida solicitada con base en las alegaciones fácticas de las partes. Debido al sistema explicado, altamente equilibrado y eficaz, de obligaciones procesales para fundamentar los argumentos y las objeciones, las diligencias de prueba son claramente la excepción en las acciones por infracción de patente en Alemania.

Si es necesaria la obtención de pruebas, el tribunal debe ordenar que se realice. Por lo general, solo lo hace después de la vista oral, pero también es procesalmente posible antes de la primera vista, especialmente si existen informes periciales (véase el artículo 358.a)4)). La diligencia de prueba generalmente requiere emitir una orden formal por escrito en la que se especifiquen los hechos controvertidos y las pruebas y, en concreto, se identifiquen los testigos y los peritos, así como la parte que propone la prueba (artículo 359). El último punto es importante porque, por lo general, la obtención de pruebas solo es admisible si una de las partes ha recurrido a las pruebas en cuestión. La excepción más importante es la prueba pericial: el tribunal puede solicitar un dictamen pericial aunque las partes no lo hayan pedido expresamente. A estas alturas, identificar a la parte que propone la prueba no implica nada respecto de la carga de la prueba. La carga de la prueba solo cobra importancia si el tribunal, después de evaluar las pruebas, no está suficientemente convencido para afirmar si la cuestión de hecho controvertida es cierta o no (artículo 286). La parte que tiene la carga de la prueba corre el riesgo de que el tribunal no vea clara la cuestión (non liquet), es decir, que la resolución del tribunal le sea desfavorable. En el concepto alemán, estas normas se consideran de naturaleza sustantiva en lugar de procesal.

El Código Procesal Civil alemán prevé varios medios de prueba: peritos, testigos, registros o documentos, pruebas visuales tomadas en el lugar y el interrogatorio de las partes.

5.6.7.1 Peritos

Solamente los peritos designados por el tribunal son considerados un medio formal de prueba. Los peritos contratados por las partes y sus dictámenes correspondientes no se consideran “prueba”. Por lo general, solo se consideran alegatos de las respectivas partes. Sin embargo, tienen más peso (“alegato de parte cualificada”) dependiendo de las cualificaciones y el razonamiento del dictamen pericial, ya que el tribunal no puede simplemente adoptar una visión diferente sin brindar los motivos expresos y las fuentes por los que desestima determinados argumentos fundados científicamente. Por ende, la presentación de informes periciales de las partes puede ser un elemento pertinente y puede hacer que el tribunal se incline más por recurrir a un perito independiente. Aunque es poco frecuente en la práctica, puede que se permita que un perito de parte intervenga durante la vista, pero, de nuevo, esto solo se considera procesalmente como el testimonio de un representante de la parte, no de un “perito”. Por consiguiente, no hay interrogatorio a la parte contraria ni nada que se conozca del sistema angloamericano basado en el juicio.

Aunque el tribunal tiene discrecionalidad para seleccionar a los peritos (véase artículo 404.1), habitualmente pregunta a las partes qué peritos son adecuados para un sector técnico específico (véase artículo 404.4). Si las partes llegan a un acuerdo sobre un perito, el tribunal generalmente debe contratarlo (véase artículo 404.5). El desafío más difícil es encontrar peritos en el sector técnico pertinente que no sean (demasiado) cercanos a alguna de las partes (que, en causas de infracción de patente, a menudo se trata de empresas líderes en el sector que también colaboran de manera estrecha con científicos), ya que las partes pueden rechazar a los peritos por motivos de parcialidad (véase el artículo 406). Esta también es la razón por la que las partes, al evaluar qué peritos son adecuados, deben tener mucho cuidado cuando contactan candidatos de manera unilateral. Una vez que se ha encontrado un perito y se ha indicado que está listo para emitir un dictamen sobre el asunto en cuestión, el tribunal designa formalmente al perito y fija un plazo para que este presente un dictamen escrito sobre determinadas cuestiones previstas en la diligencia de prueba (artículo 411.1)).

El dictamen escrito se presenta ante el tribunal y este lo comunica a las partes de modo que tengan la oportunidad de pronunciarse por escrito al respecto. Con base en estas declaraciones, el tribunal puede especificar otros aspectos para solicitar al perito que complemente el dictamen. En muchos casos, se cita al perito a una vista para dar al tribunal y a las partes la oportunidad de formular preguntas sobre el dictamen. El tribunal puede convocar esa vista mediante una orden por escrito para dar al perito la oportunidad de prepararse. Durante la vista, el tribunal guía principalmente el interrogatorio del perito, pero las partes (por medio de su abogado) también tienen derecho a formular preguntas. Aunque el interrogatorio de peritos se realiza de manera similar a la de los testigos (las normas pertinentes a los peritos se aplican mutatis mutandis a los peritos; véase el artículo 402, no se hace referencia a los peritos como “testigos periciales”. Este término solamente hace referencia a “personas con conocimientos” a las que se debe interrogar para obtener pruebas respecto de hechos y circunstancias del pasado o situaciones que se dieron en el pasado, que requieren de una competencia técnica especial para su percepción (artículo 414). Estos genuinos “testigos periciales” son tratados procesalmente como testigos, no como peritos, a los efectos de las normas sobre la obtención de pruebas.

Como se ha indicado, solo las cuestiones de hecho impugnadas pueden ser objeto de un dictamen pericial. Esto podría estar relacionado, por ejemplo, con una característica del dispositivo acusado que no se puede determinar fácilmente (por ejemplo, visible). Aunque las cuestiones de Derecho no pueden ser objeto de la prueba pericial y la interpretación de las reivindicaciones generalmente se considera una cuestión de Derecho, determinados aspectos relativos a la interpretación de las reivindicaciones se pueden remitir a un perito. Un ejemplo típico son los casos en los que se utilizan términos técnicos específicos en las reivindicaciones que no se definen en la descripción, pero de los cuales el experto en la materia en la fecha de prioridad podría tener una comprensión definida. Si una reivindicación, por ejemplo, utiliza el término “solución”, las partes podrían argumentar si el término está limitado a una solución estrictamente molecular o si también podría cubrir determinadas suspensiones. Sin embargo, los tribunales alemanes con experiencia en asuntos de infracción son bastante reacios a recurrir a dictámenes de peritos en dichas causas, a menos que no haya una indicación clara de función en la patente en litigio ni en otros documentos que constituyan la base indiscutida de los conocimientos generales comunes en la fecha de prioridad que se considera que la persona experta en la materia ha tomado como punto de partida.

Ahora bien, es importante destacar que el tribunal no puede solamente depender del perito cuando se trata de la interpretación de las reivindicaciones. El FCJ ha rechazado varias decisiones que no reflejaron un razonamiento genuino e independiente de la infracción respecto de la interpretación de las reivindicaciones, sino que hicieron una referencia general al razonamiento del perito.¹⁴⁹

Aunque, por lo general, se contratan peritos para que proporcionen un informe pericial por escrito sobre determinadas cuestiones según lo establecido en la diligencia de prueba, el tribunal también ha contratado peritos para asistir a una vista y ayudar al tribunal por medio de comentarios sobre determinados temas técnicos.¹⁵⁰

5.6.7.2 Testigos

Aunque la obtención de pruebas por medio del testimonio de los testigos es una parte clave de las disposiciones sobre pruebas en el Código Procesal Civil (artículos 373 a 401), rara vez se interroga a testigos en los procedimientos alemanes de infracción de patente. La cuestión principal en la que los testigos desempeñan un papel importante es el derecho de uso anterior según el artículo 12 de la Ley de Patentes. Esto es diferente de un uso anterior público que se contaría como estado de la técnica y, por ende, solamente sería pertinente para una suspensión de los procedimientos de infracción. El derecho de uso anterior, conforme al artículo 12, es un verdadero argumento de defensa que no impugna la validez de la patente, sino que solo establece un derecho para que el demandado continúe con una determinada utilización de la invención, que debe haber comenzado antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad. Otros sectores en los que los testigos pueden ser de utilidad son los que se refieren a la legitimación activa o a las actividades ilícitas del demandado.

La obtención de pruebas por medio del testimonio de los testigos requiere ofrecer esta prueba mediante la designación del testigo y la designación de los hechos respecto de los cuales se debe interrogar al testigo (artículo 373). El tribunal no puede designar un testigo ex officio. Se debe citar al testigo a la vista (artículo 377) y la citación debe incluir la designación de las partes, el objeto del interrogatorio y la indicación de que comparezca en la fecha de la vista fijada a los efectos de prestar testimonio ante el tribunal. La citación también debe incluir la advertencia de que el incumplimiento puede ser sancionado mediante coerción administrativa dispuesta en la ley.

Aunque las declaraciones juradas no se cuentan como prueba testimonial (solamente como documento), el artículo 377.3 dispone que el tribunal puede indicar que se debe responder por escrito a la pregunta de qué pruebas se deben obtener si se considera que, en vistas del contenido de la pregunta y la persona del testigo, es suficiente para proceder sobre esta cuestión. Esta respuesta por escrito calificaría como testimonio de testigo. Cualquier otro tipo de declaración por escrito (o declaración jurada) o el registro del testimonio de testigos de otro procedimiento no se consideraría prueba testimonial, sino solo prueba en forma de “registro o documento”. Aunque no se excluye ofrecer u obtener pruebas de esta forma, el tribunal también debería obtener pruebas escuchando al testigo si la parte contraria lo pide.¹⁵¹ Por consiguiente, aunque no hay un principio general según el cual se deba obtener la prueba más directa, la obtención de pruebas en forma de audiencia de un testigo no se puede evitar con facilidad al hacer referencia a declaraciones por escrito o declaraciones juradas.

Los testigos solamente tienen derecho a negarse a ofrecer testimonio sobre los motivos específicos personales y fácticos dispuestos en los artículos 383 y 384. Entre los motivos generales se encuentran determinadas relaciones personales con alguna de las partes, así como responsabilidades profesionales de carácter confidencial. Entre los fundamentos fácticos se encuentra el derecho de negarse a contestar a preguntas que el testigo no podría responder sin divulgar un secreto técnico o comercial.

5.6.7.3 Documentos

La revelación de registros o documentos requiere que la parte ofrezca las pruebas para que se consideren presentadas de manera efectiva (artículo 420). Si el documento se encuentra en poder de la parte contraria, las pruebas solo se pueden ofrecer mediante la presentación de una solicitud para que el tribunal indique al oponente que presente el registro o documento (artículo 421). A menos que haya una obligación sustantiva específica en el Derecho civil de presentar dicho documento (artículo 422), la parte contraria solamente tiene la obligación procesal de presentar dicho registro o documento cuando también haya ofrecido previamente pruebas a ese fin, aunque fuera en la etapa escrita de los procedimientos (artículo 423).

Por ende, en líneas generales, las partes no tienen la obligación procesal de presentar de manera voluntaria documentos que estén en su poder. No obstante, el tribunal puede ordenar a una de las partes o a un tercero que presente registros o documentos en su poder si alguna de las partes ha hecho referencia a ellos (artículo 142.1). Ocurre lo mismo con elementos que estén en poder del demandado o de un tercero (artículo 144.1) si el tribunal o un perito designado por el tribunal debe examinar dichos elementos. Aunque esto modifica el principio general de la práctica de pruebas por la parte que hace referencia a ellas, no está destinado a permitir una revelación probatoria completa de documentos En cambio, se debe hacer referencia específicamente al registro o documento y se debe fundamentar el motivo por el cual se supone que se encuentra en poder de alguna de las partes o de un tercero. No es posible solicitar la presentación de una colección completa de documentos sin especificar la pertinencia de sus partes individuales.

Además, este mecanismo no está destinado a permitir la alegación concluyente del demandante, como lo haría un mecanismo típico de revelación probatoria. En cambio, el demandante debe fundamentar de manera suficiente los hechos sobre los cuales se basan las pretensiones afirmadas, en lugar de limitarse a explorar los hechos que podrían permitir dicha presentación mediante la presentación de documentos. Con respecto a las acciones de infracción de patente en particular, la jurisprudencia del FCJ ha adaptado los deberes del tribunal que conoce de la infracción para emitir las órdenes correspondientes para ponerlos en consonancia con los requisitos establecidos en la ley para las demandas de inspección independiente dispuestas en el artículo 140c de la Ley de Patentes (véase la sección 5.6.6.3 de este capítulo). Por lo tanto, el demandado solamente debe presentar determinados documentos a los que el demandante hace referencia y que están dirigidos a demostrar la infracción si hay una cierta probabilidad de que esta se haya producido y si la presentación de los documentos es necesaria para demostrar la infracción.¹⁵²