Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

12.6 Procedimientos judiciales sobre patentes y gestión de casos

12.6.1 Principales características de los procedimientos sobre patentes

Los procedimientos judiciales sobre patentes en España se enmarcan en la jurisdicción civil y, concretamente, en el ámbito de la especialización mercantil.

Básicamente, la regulación de estos procedimientos está contenida en la vigente LP, que dedica su Título XII a la “Jurisdicción y normas procesales”.⁶⁷ También son de aplicación las normas generales procesales contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, en todo lo que no se oponga a la específica regulación procesal de la Ley de Patentes.

Una de las características más destacadas de los procedimientos judiciales en materia de patentes en España es que su enjuiciamiento se encomienda a órganos especializados de la jurisdicción civil.

Además, se atribuye a esos órganos especializados el conocimiento no solo de los litigios en materia de infracción, nulidad o de la acción negatoria,⁶⁸ sino también el conocimiento de los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Entre estas resoluciones recurribles se encuentran las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa relativas a la denegación de una patente, la oposición a la concesión de la patente, la validación de patente europea, la limitación de una patente tras su concesión, entre otras muchas.

La revisión de las resoluciones de la OEPM ha sido recientemente atribuida a la jurisdicción civil por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio y lo ha sido en detrimento de la jurisdicción contencioso-administrativa.⁶⁹

Ahora bien, el tipo de procedimiento y el órgano competente para el enjuiciamiento varía según se trate de recursos contra resoluciones de la OEPM o de procedimientos de infracción, nulidad, acción negatoria y demás acciones en materia de patentes.

Los procedimientos en los que se ejercita la acción de nulidad, las acciones de infracción de patente o la negatoria se sustancian por los trámites del juicio ordinario⁷⁰ regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las muy importantes particularidades que se introducen en el Título XII de la Ley de Patentes.

La competencia para el conocimiento de estos asuntos se atribuye en primera instancia a determinados Juzgados de lo Mercantil, lo que analizaremos con más detalle en un apartado posterior.

Frente a otros ordenamientos jurídicos, en España el conocimiento de los litigios sobre infracción y nulidad de patente corresponde al mismo tipo de órgano judicial, concretamente a determinados Juzgados de lo Mercantil. Esta característica permite que en el mismo procedimiento y por el mismo órgano judicial pueda enjuiciarse la infracción y la validez de la patente, lo que, por otra parte, es muy habitual en la práctica forense.

Ejemplo típico de un procedimiento sobre patente es el que comienza por una demanda de infracción presentada por el titular, a la que contesta el demandado negando la infracción y en la que, además, opone, vía excepción o reconvención, la nulidad de la patente supuestamente infringida o de alguna o algunas de sus reivindicaciones. En estos supuestos, el juez analiza primero la validez de la patente y, de rechazar la nulidad, analizará la invocada infracción.

También es habitual que el litigio lo inicie quien pretende que se declare la nulidad de una patente y/o que se ejercite una acción negatoria y el demandado reconvenga en ejercicio de las acciones de infracción de patente (declarativa, cesación, remoción, indemnizatoria…).

El esquema hasta ahora enunciado quiebra, como ya hemos apuntado, en el supuesto de revisión judicial de las resoluciones de la OEPM que agotan la vía administrativa en materia de patentes. En estos casos, la impugnación judicial de las resoluciones de la OEPM se atribuye directamente y en única instancia a las secciones Mercantiles de determinadas Audiencias Provinciales.

Para sustanciar estos procedimientos de impugnación de las resoluciones de la OEPM tampoco se sigue el juicio ordinario, sino que se tramitan por los cauces del juicio verbal con las especialidades introducidas en el artículo 447 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (véase la sección 12.6.9.2).

12.6.2 Pre-acción / Pre-juicio

Con carácter previo a la interposición de una demanda de infracción, el titular de la patente y demás legitimados para ejercitar las acciones derivadas de la patente pueden solicitar al Juez de lo Mercantil competente en la materia que, con carácter urgente, acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir una infracción del derecho exclusivo otorgado por la patente.

Con esta petición de diligencias de comprobación de hechos reguladas en los artículos 123 y siguientes de la Ley de Patentes, se pretende facilitar al legitimado que tiene indicios de la infracción de la patente la constatación de la efectiva infracción de su derecho de exclusiva.

Se trata de evitar el desarrollo de un largo y costoso proceso sobre una eventual infracción de una patente cuando el futuro demandante no puede constatarla de otro modo.

Dado que estas diligencias se desarrollan con carácter previo a la eventual demanda su concesión se subordina a requisitos que tratan de proteger al supuesto infractor de peticiones infundadas.

De este modo, el juez, antes de resolver sobre la petición formulada, puede requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

Además, solo puede acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de esta sin recurrir a las diligencias solicitadas.

El juez, de acceder a las diligencias, debe fijar la caución que tiene que prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

Con la finalidad de que no se eliminen los vestigios de la infracción, las diligencias se practican sin previa notificación a quien deba soportarla.

En la práctica de las diligencias, tampoco interviene la parte solicitante con la finalidad de proteger los secretos empresariales o información confidencial de la persona contra la que se dirigen las diligencias y evitar la posible comisión de ulteriores actos de competencia desleal por el peticionario.

Las diligencias se practican por el juez con la intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado. El juez, oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente.

Si el juez considera que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia y ordenará la formación de una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y se notificará al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.

Por el contrario, si considera presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, el juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se estaría llevando presumiblemente a cabo la infracción alegada.

De las diligencias de comprobación realizadas se facilita copia o certificación al peticionario, que solo puede utilizarla para promover la demanda, para lo que dispone el breve plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias. En caso de que no presente la demanda en plazo ejercitando la acción judicial, las diligencias quedan sin efecto y la información no puede ser utilizada en ninguna otra acción judicial.

Si las diligencias son rechazadas o no se presenta la demanda en plazo, la parte afectada puede solicitar la oportuna compensación de los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, con cargo a la fianza, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos en que a ello hubiere lugar.

12.6.3 Normas de competencia, jurisdicción y asignación de asuntos

12.6.3.1 Acciones de infracción y nulidad

Desde la entrada en vigor el día 1 de septiembre de 2004 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el conocimiento de los litigios sobre infracción, nulidad y demás acciones civiles relativas a patentes⁷¹ se atribuyó a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad en la que tuviera su sede el Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.⁷²

El diseño competencial en materia de propiedad industrial se ha modificado sustancialmente tras la entrada en vigor el día 1 de abril de 2017 de la vigente Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio.

Conforme al artículo 118 de la Ley de Patentes la competencia objetiva para conocer de estos litigios corresponde al juez de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de propiedad industrial.

De este modo la competencia objetiva no corresponde a todos los jueces de lo mercantil, sino solo a aquellos que radiquen en la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia siempre que, además, el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de propiedad industrial a determinados Juzgados de lo Mercantil de esa sede.

Hasta la fecha, el Consejo General del Poder Judicial ha ejercitado esa facultad de especialización o atribución en exclusiva del conocimiento de asuntos en materia de propiedad industrial en Barcelona, Madrid, Valencia, Las Palmas, Bilbao, La Coruña y Granada.

En cuanto a la competencia territorial, esta se atribuye al juez de lo mercantil especializado conforme a lo antes indicado correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la comunidad autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de propiedad industrial.

De no existir juzgados especializados en el territorio correspondiente conforme a alguno de los fueros señalados, es competente, a elección del actor, cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de propiedad industrial.

En caso de acciones de violación también será competente, a elección del demandante, el juzgado especializado en asuntos de propiedad industrial de la comunidad autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

De no existir, será competente, a elección del actor, cualquier juez de lo mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de propiedad industrial por haber sido especializados por el Consejo General del Poder Judicial.

Como consecuencia de lo anterior, las Audiencias especializadas en recursos de los Juzgados de lo Mercantil de esas provincias son las únicas competentes para conocer de esas materias.

12.6.3.2 Impugnación de resoluciones de la OEPM

Tras la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, con entrada en vigor el 14 de enero de 2023, se ha atribuido, directamente, esto es, en única instancia, a las secciones mercantiles de determinadas Audiencias Provinciales el conocimiento de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la OEPM.

El conocimiento de la impugnación de las resoluciones de la OEPM corresponde, concretamente, a las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial.⁷³ También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la OEPM.⁷⁴

12.6.4 Medidas cautelares

Los procedimientos de infracción de patentes ofrecen, prima facie, un objeto idóneo para que se pueda impetrar la tutela cautelar. Las reglas generales que están previstas sobre las medidas cautelares en el ordenamiento español (en la Ley de Enjuiciamiento Civil), se complementan, con el valor de regla especial que prevalece sobre ellas en lo que fuera menester, por unas normas propias contenidas en la LP.⁷⁵

12.6.4.1 Momentos para solicitar la tutela cautelar

En el proceso español, la tutela cautelar puede solicitarse junto con la demanda, pero también puede pedirse con anterioridad al inicio del proceso o con posterioridad, esto es, durante la sustanciación del procedimiento. También se contempla la posibilidad de que se pida tras dictarse la sentencia, mientras se encuentre en tramitación el correspondiente recurso.

La regla general es que las medidas cautelares se soliciten al tiempo de la presentación de la demanda, pero se autoriza al futuro demandante a que anticipe la petición cautelar al inicio del mismo proceso cuando alegue y acredite razones de urgencia o necesidad.

La urgencia o necesidad que justifica la adopción de medidas cautelares previas a la demanda se vincula normalmente a necesidad de poner fin de manera inmediata y provisional a una eventual infracción en un momento en que no resulta posible o es muy gravoso articular una demanda debidamente fundada acompañada de los necesarios informes periciales o documentos tendentes a justificar la existencia de la infracción.

Con posterioridad a la presentación de la demanda, la tutela cautelar se puede solicitar cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen esa tardía petición, lo que normalmente se vincula a hechos que agravan el daño o conocidos por el actor tras la interposición de la demanda.

Debe destacarse que las medidas cautelares posteriores a la demanda pueden solicitarse, cuando concurran los requisitos señalados, también tras dictarse la sentencia de primera instancia, estando en tramitación los correspondientes recursos.⁷⁶

Como particularidad en materia de patentes, las medidas cautelares también pueden solicitarse tras la interposición de la demanda cuando se dicte sentencia que contenga algún pronunciamiento condenatorio con el objeto de asegurar el fallo.⁷⁷

12.6.4.2 Audiencia del demandado

Como regla general, las medidas cautelares ya sean previas, simultáneas o posteriores a la demanda deben adoptarse previa audiencia del demandado. A estos efectos, las partes han de ser convocadas a una vista en la que el demandado puede hacer oralmente las alegaciones que considere oportunas para defenderse de la petición cautelar.

Excepcionalmente, las medidas cautelares pueden ser decretadas sin previa audiencia del demandado. Para que se prescinda de la audiencia del demandado es necesario que así lo pida el solicitante y que justifique la concurrencia de razones de urgencia o, alternativamente, que la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar.

Aquí la urgencia se vincula a la inmediata necesidad de adoptar la medida cautelar de modo que podría frustrarse su finalidad por el simple transcurso del tiempo necesario para convocar al demandado a la vista.

Igualmente, las medidas pueden acordarse sin previa audiencia cuando se justifique que el demandado, ante la mera noticia de la posibilidad de su adopción, podría desarrollar comportamientos tendentes a privar de eficacia a la medida cautelar.

Cuando las medidas se adoptan sin audiencia del demandado, este puede oponerse por escrito, tras lo cual se convoca a las partes a una audiencia y el juez puede revisar su anterior decisión a la vista de las alegaciones del demandado.

Dada la transcendencia que puede tener la adopción de las medidas cautelares en el ámbito propio de las patentes y en especial de la cesación provisional, la Ley de Patentes, como especialidad, prevé un mecanismo en favor del futuro demandado tendente a evitar la posibilidad de que las medidas cautelares se adopten sin previa audiencia. Se trata de los escritos preventivos a los que nos referiremos en un apartado posterior (véase la sección 12.6.4.5).

12.6.4.3 Tipos de medidas cautelares y cesación provisional

En la Ley de Patentes se menciona, entre las medidas específicas que pueden ser acordadas por el juez, la orden para la cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o que se decrete su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de esa clase de actuación; que se dicte la retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado; que se exija el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios que pudiera finalmente otorgarse en el litigio; y que proceda a la realización de las anotaciones registrales oportunas.

Resulta significativo que aquella modalidad de las medidas cautelares que se consideran anticipatorias son las que precisamente tienen más sentido en los litigios sobre propiedad industrial (cuyo explícito reconocimiento resulta, con carácter general del n.º 2 del artículo 726 de la LEC y como regla especial en el artículo 128.1 de la LP), sobre todo cuando se ejercitan acciones de cesación o prohibición de determinadas conductas. Porque con ellas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no solo porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque además evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, prima facie, se presenta como antijurídica, y que por tanto persista la injusticia o se agraven sus consecuencias (se incremente el daño que se está causando al actor). Así se facilitará que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante (finalidad que ha de ser inherente al otorgamiento de la cautela, según el n.º 1 del artículo 726 de la LEC). La medida cautelar resultará justificada por la legítima pretensión de evitar que el demandado pudiera seguir beneficiándose de una posición infractora mientras se tramita el litigio.

12.6.4.4 Requisitos para la adopción de las medidas cautelares

En el ordenamiento español los requisitos legalmente exigidos para la adopción de medidas cautelares en un procedimiento civil están claramente significados en la normativa procesal (LEC, 1/2000). La medida debe ser exclusivamente conducente a posibilitar la efectividad de la futura sentencia —carácter instrumental y además adecuado de la medida para la protección del derecho objeto de controversia— y suponer la solución menos gravosa en el caso de que se trate —proporcionalidad.⁷⁸ Además, debe justificarse ante el juzgador que existe peligro por la demora procesal (periculum in mora) y que se dispone de apariencia de buen derecho en la reclamación (fumus boni iuris); además ha de realizarse el ofrecimiento en legal forma de prestar caución por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.⁷⁹ Se trata de requisitos que deben cumplirse de manera cumulativa para que pueda decretarse la medida cautelar.

12.6.4.4.1 Peligro por la mora procesal

El requisito del peligro por la demora procesal (periculum in mora), imprescindible para que pueda decretarse una medida cautelar,⁸⁰ deberá ser apreciado cuando exista un riesgo, racionalmente previsible y objetivo, bien de que la parte demandada pudiera aprovecharse del estado de pendencia inherente a la duración del proceso para hacer inefectiva la tutela judicial que podría otorgarle la sentencia resolutoria de la contienda o bien del advenimiento en ese ínterin de situaciones susceptibles de impedir o dificultar la efectividad de lo que pudiera obtener la otra parte en el procedimiento principal. Pues bien, si el escenario concurrente es el de la existencia de una conducta tachada de ilícita por incidir en el ámbito de un derecho de exclusiva se podrá afirmar la concurrencia de peligro por la demora procesal. Porque existirá el riesgo de que pueda persistir mientras se dirime la contienda la situación en la que la parte demandada perduraría de modo continuado en la comisión de una conducta que agravaría el quebranto para la parte actora, no solo comercial y económico sino eventualmente de otra índole (morales, prestigio, etc.). El posterior resarcimiento pecuniario que pudiera acordarse, con independencia de su cuantía, podría no borrar todas las consecuencias adversas que podrían derivarse si se permitiese el mantenimiento de la situación que fuera considerada infractora hasta que finalizase la contienda judicial. Por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del procedimiento pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto. De no estimarlo así se consumaría y agravaría el mal al que la parte reclamante pretende poner fin o no se evitaría el riesgo de que el daño sufrido se produjese o aumentase.

12.6.4.4.2 Apariencia de buen derecho

La apariencia de buen derecho,⁸¹ sin la cual no procedería el otorgamiento de la tutela cautelar, exigirá analizar con la profundidad necesaria, en atención a las circunstancias del caso, aunque sea de modo provisional y valiéndose solo de la información entonces disponible (que podrá incrementarse durante la fase probatoria del proceso), el análisis de lo fundado, prima facie, de la pretensión del demandante, pues resulta indispensable para justificar que pudiera anticipársele cualquier tipo de tutela judicial. Lo que implicará trasladar a la solicitud cautelar los mismos elementos que estarán apoyando el juicio de infracción de la patente que se sostenga en la demanda, para así poner de manifiesto ante el juzgador que la petición está debidamente fundada.

12.6.4.4.3 Ofrecimiento de caución y contracautela o caución sustitutoria

En la LP se contienen reglas especiales para la fijación de la fianza que deberá constituir el solicitante de la tutela cautelar⁸² para responder de los daños y perjuicios que pueden derivarse de la obtención de una tutela anticipada, si luego su pretensión resultara desestimada. También se refiere a la posibilidad de que se fije una contracaución que permita al demandado proseguir con su actividad comercial o industrial cuando el alcance de la restricción que las medidas pudieran implicar para ello fuera de tal extensión que justificara acudir a tal solución excepcional.⁸³

12.6.4.5 Medidas cautelares y escritos preventivos

Una singularidad en el ámbito de las patentes es la posibilidad de que el sujeto que tenga el temor de que pueda llegar a verse sometido a los efectos de una solicitud de medidas cautelares que pudiera ser interesada sin darle audiencia previa, pueda anticiparse a esa iniciativa del contrario presentando un escrito preventivo en el que deje expuesto ante el juzgado cuál será su planteamiento ante esa eventual situación.⁸⁴ Se trata de una regla procesal que persigue posibilitar que, en el caso de que en un plazo relativamente inmediato (se señala el de tres meses) se solicite la medida, el juez tenga a su alcance, con miras a decidir de plano sobre una solicitud cautelar, no solo la versión que le proporcione el solicitante sino también la parte que se vería sujeta a las eventuales cautelas. La finalidad perseguida es que se encuentre al alcance del juez el mayor caudal de información disponible, antes de adoptar una decisión que puede implicar una restricción de la actividad comercial o industrial, de modo que su resolución al respecto pueda ser la más acertada.

12.6.4.6 Efectos de la sentencia sobre las medidas cautelares adoptadas

En caso de que se hubieran adoptado medidas cautelares, si la sentencia de primera o segunda instancia resulta absolutoria, se alzan de oficio las medidas cautelares, salvo que el demandante solicite su mantenimiento o la adopción de otra medida distinta, lo que resuelve el juez, tras oír a la otra parte, atendiendo a las circunstancias y presupuestos que pudieran justificar el mantenimiento de la medida cautelar o la adopción de alguna otra distinta.

En caso de que la sentencia absolutoria alcance firmeza, se alzan de oficio las medidas acordadas y el demandado puede solicitar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

12.6.5 Modificación de la patente

La posibilidad de limitar la patente era una exigencia impuesta, al menos para las patentes europeas validadas en España, por el artículo 138.2 del Convenio sobre la Patente Europea, tras la revisión del año 2000. Conforme a este precepto, el titular de la patente, en los procedimientos relativos a la validez de una patente europea, está facultado para limitar la patente, modificando sus reivindicaciones.

La falta de toda previsión interna hacía que no se contemplase esa facultad para las patentes nacionales y que, respecto de las europeas validadas en España, no existiera norma procesal alguna para dar cobertura a esa modificación, cuya tramitación procesal quedaba al arbitrio o buena voluntad de cada juez.

Estas lagunas se han colmado, solo en parte, por la vigente Ley de Patentes.

12.6.5.1 Modificación de la patente en el procedimiento judicial

La modificación de la patente puede tener lugar tanto en el seno de un procedimiento de nulidad como de infracción.

En el caso de una demanda de nulidad, el demandado al contestar a la demanda puede, con carácter principal o subsidiario, optar por limitar la patente modificando sus reivindicaciones.

En este supuesto, el demandado al contestar a la demanda debe aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento, lo que exige un nuevo trámite de alegaciones al actor a fin de que mantenga la petición de nulidad o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta de la misma.

Como se explica en la sección 12.5.3 con más detalles, frente a una acción de infracción, una de las defensas típicas consiste en negar la validez total o parcial de la patente.

El demandado puede cuestionar la validez de la patente vía excepción, esto es, para que simplemente se desestime la demanda, o vía reconvención con el objeto de que se declare expresamente la nulidad de la patente. Aun en el caso de que se plantee como excepción, el titular de la patente puede solicitar del juez o tribunal que la excepción sea tratada como reconvención.

En el caso de que el demandado se defienda invocando, con carácter principal o subsidiario, la nulidad de la patente, el demandante, cuando lo sea el titular de la patente, puede optar por limitar la patente modificando sus reivindicaciones. A estos efectos, debe aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad. Asimismo, el titular de la patente debe razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

A la vista de modificación de la patente efectuada por el demandante en trámite de contestación a la reconvención o de la excepción, debe darse traslado para alegaciones al demandado para que mantenga o modifique sus pretensiones, en atención a la limitación propuesta.

12.6.5.2 Incidencia en el proceso de la modificación de la patente fuera del proceso

La patente objeto de la demanda de nulidad o infracción puede resultar modificada fuera del proceso, entre otros supuestos, cuando el titular solicite la modificación ante la OEPM, en el caso de patentes nacionales con ocasión de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso; o ante la Oficina Europea de Patentes, cuando se trate de una patente europea. También puede haberse acordado la modificación en el seno de otro procedimiento judicial.

Cuando la patente resulte modificada fuera del proceso por circunstancias sobrevenidas, su titular puede solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso, lo que también implica una modificación sustancial del inicial objeto del proceso.

Esta posibilidad carece en la ley española del necesario desarrollo procesal en tanto que el artículo 120.4 LP se limita a indicar que el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso, lo que puede plantear problemas de diversa índole, en especial, la necesidad de que tanto la parte actora como la parte demandada tengan que aportar nuevas pruebas periciales en las que se analicen las modificaciones de la patente, así como la posibilidad de que las partes discutan esas nuevas pruebas. El problema se agudiza por el hecho de que esta modificación no está acotada temporalmente a la fase inicial del procedimiento, pudiendo producirse, por tanto, en una fase avanzada del proceso.

12.6.6 Recopilación de información

Sin perjuicio de lo que se dirá en la sección 12.6.8 correspondiente a la confidencialidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla expresamente y de una forma muy amplia la posibilidad de que las partes recaben de la contraria o de terceros la información tendente a acreditar su derecho.

12.6.6.1 Diligencias preliminares

En el marco de las diligencias preliminares,⁸⁵ con carácter previo al proceso y con la finalidad de prepararlo, el que pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede solicitar la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable.

Esta solicitud debe acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que puede consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción.

El solicitante puede pedir que el juzgado extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada.

12.6.6.2 Exhibición y aportación documental durante el proceso

Iniciado el proceso, el demandante puede solicitar la exhibición de los mismos documentos que puede interesar por medio de las diligencias preliminares a las que nos hemos referido en el apartado anterior.

Además, la Ley de Enjuiciamiento Civil, con carácter general, prevé un deber de exhibición documental entre las partes. Así, cada parte puede solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a disposición de la solicitante y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba.

Las consecuencias del incumplimiento injustificado de este deber son rigurosas hasta el punto de que el juez, tomando en consideración las restantes pruebas, puede atribuir valor probatorio a la versión que del contenido del documento hubiese dado el solicitante o de la copia del documento, en caso de que hubiera sido aportada por el solicitante.

También se permite la exhibición documental por parte de terceros ajenos al litigio, aunque en este caso de forma más restringida.

Cuando se trata de documentos en poder de terceros no litigantes solo puede solicitarse la exhibición en caso de que el juez entienda que su conocimiento resulta trascendente a los fines de dictar sentencia. Además, la decisión del juez exige la previa audiencia del tercero.

12.6.7 Pruebas

12.6.7.1 Medios de prueba admisibles

En los procedimientos de patentes no existe particularidad alguna relativa a los medios de prueba que, con carácter general, las partes tienen a su disposición en cualquier clase de procedimiento para intentar acreditar los hechos en que fundamentan sus pretensiones. Estos medios de prueba se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El catálogo de medios de prueba es amplio e incluye el interrogatorio de la parte contraria, la aportación de documentos públicos o privados, la presentación de dictámenes de peritos o informes periciales, la práctica del reconocimiento judicial y el interrogatorio de testigos.

También se admiten los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, que sean relevantes para el proceso.

La relación de medios de prueba no es cerrada en tanto que es admisible la aportación de cualquier otro medio distinto de los anteriores del que pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes para el proceso.

Los hechos controvertidos también pueden quedar probados mediante la aplicación de presunciones judiciales o legales.

En las presunciones judiciales, el juez, a partir de un hecho admitido o probado, podrá presumir la certeza de otro hecho, si entre el admitido o probado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

Las presunciones legales son las establecidas en la ley y dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca. Salvo que expresamente se indique lo contrario, las presunciones legales pueden desvirtuarse mediante prueba en contrario.

Ejemplo típico de presunción legal en el ámbito de las patentes es la contenida en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes, como consecuencia del artículo 34 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), según el cual, si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

Dado el objeto de los procedimientos de patentes, en los que se analiza la existencia o no de una infracción o la validez de la patente, resulta esencial la prueba pericial que, por su importancia, pasamos a comentar en la sección 12.6.7.2 independiente.

12.6.7.2 Dictámenes periciales

Por la propia naturaleza de los procedimientos de patentes referidos a una creación de carácter técnico, la prueba pericial se erige como el medio de prueba indispensable para acreditar la existencia o inexistencia de infracción o la concurrencia o no de los requisitos de validez de una patente.

No hace falta decir que el informe de los peritos no sustituye la valoración judicial, sino que mediante su correcta valoración y crítica el juez debe alcanzar sus propias conclusiones sobre el concreto objeto que sea materia de discusión en el litigio, a la vista también del resto de medios de prueba practicados.

En España, los informes periciales pueden ser elaborados por peritos designados por las partes o, cuando lo pida alguno de los litigantes o gocen de asistencia jurídica gratuita,⁸⁶ designados por el juez. Cuando se trata de designación judicial, el perito se elige entre los que figuren en la lista correspondiente que anualmente remiten los distintos colegios profesionales, academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. La primera designación de cada lista se efectúa por sorteo y a partir de ella, las siguientes se realizan siguiendo el turno correlativo.

En los litigios de patentes, como regla general, las partes aportan los informes periciales elaborados por peritos designados por ellas, pero nada impide que el actor o el demandado aporten un dictamen confeccionado por perito de su elección y la otra parte solicite uno de designación judicial.

El demandante y el demandado deben aportar con la demanda o la contestación, y en su caso con la reconvención, los informes periciales elaborados por peritos por ellos designados.

Excepcionalmente, el demandado o el actor reconvenido puede limitarse a anunciar en su contestación a la demanda o a la reconvención la ulterior presentación del informe, siempre que justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvención.

Estas previsiones en materia de litigios de patentes son más rigurosas que con carácter general. El régimen general es un poco más flexible en tanto que permite la ulterior presentación del informe pericial no solo al demandado sino también al demandante y basta con que no les sea posible aportar los dictámenes con la demanda o la contestación.

Cuando los informes de peritos de parte no se presentan con la contestación a la demanda o a la reconvención, deben ser aportados en cuanto las partes dispongan de ellos y, en todo caso, cinco días antes de iniciarse el trámite de la audiencia previa, al que luego nos referiremos en 12.6.9.1.4.

Las partes también pueden aportar nuevos informes periciales cuando la necesidad o utilidad del dictamen se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestación o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia previa. Estos informes deben presentarse con al menos cinco días de antelación a la celebración del juicio.

Como ejemplo de la ulterior presentación de informes periciales podemos citar el supuesto en que la demanda es de infracción y el demandado excepciona la nulidad de la patente, en cuyo caso el actor podrá presentar un informe pericial dirigido a mantener la validez de la patente.

Los informes periciales se presentan por escrito, pero las partes pueden solicitar la presencia del perito en el acto del juicio y su actuación en este trámite oral presenta márgenes muy amplios.

La intervención de los peritos en el acto del juicio puede consistir en:

• La explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la prueba.
• Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen.
• La exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos adecuados para exponer el parecer del perito.
• Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, a efectos de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo.
• Crítica del dictamen de una parte por el perito de la parte contraria.

El juez también puede asumir un papel activo y formular preguntas a los peritos y requerir de ellos explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder acordar, de oficio, la ampliación de los informes.

Como particularidad, en los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente, el juez o tribunal puede acordar, de oficio o a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la OEPM para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios.

El autor del informe de la OEPM puede ser llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el juez o tribunal que conozca del asunto.

12.6.8 Confidencialidad

El ordenamiento español contempla expresamente la necesidad de proteger la información confidencial de las partes.

Con carácter general resulta de aplicación la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.⁸⁷

Conforme a la citada norma, cuando resulte necesario preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a cualquier clase de procedimiento en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo, pueden adoptarse las siguientes medidas:

• Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial;
• Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas;
• Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

También la Ley de Patente, en el artículo 122, contiene una norma específica sobre confidencialidad referida a la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba. En estos supuestos, cuando para el esclarecimiento de los hechos objeto del procedimiento, fuera necesario recabar información que a juicio del juez o tribunal sea de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional debe adoptar la decisión de obtener o requerir la misma, pero ha de acordar, a petición de las partes, las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información.

12.6.9 Procedimiento

12.6.9.1 Procedimiento de infracción y nulidad

El juicio ordinario por el que sustancian los litigios sobre patentes es un procedimiento en el que se combina la escritura y la oralidad.

La primera fase del procedimiento, que es la de alegaciones, está dominada por la escritura y comienza con la presentación de una demanda.

12.6.9.1.1 Demanda

El procedimiento de infracción o nulidad de la patente se inicia por demanda escrita cuyo contenido no ofrece particularidades respecto de las demandas que principian cualquier otro juicio ordinario referido a otras materias.

De este modo, la demanda debe ofrecer los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados. A continuación, se han de exponer numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se debe fijar con claridad y precisión lo que se pida.

A la demanda deben acompañarse los documentos en que la parte funde su derecho y los dictámenes periciales en que apoye sus pretensiones cuando se trate de informes elaborados por peritos designados por la propia parte, como ya hemos explicado en el apartado correspondiente al que nos remitimos (véase la sección 12.6.7.2).

12.6.9.1.2 Contestación a la demanda

La contestación a la demanda también se ajusta al esquema general del juicio ordinario de modo que se efectúa mediante un escrito en el que deben negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor.

El demandado también debe alegar en la contestación a la demanda las excepciones procesales y demás alegaciones que incidan en la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

Sí constituye una importante especialidad la ampliación del plazo para contestar a la demanda que pasa de 20 días hábiles en los procedimientos ordinarios generales⁸⁸ a 2 meses en los litigios de patentes.⁸⁹

También constituye una notable particularidad, como ya hemos visto en la sección 12.6.5, la posibilidad de modificar durante la sustanciación del procedimiento el objeto del litigio en caso de que se cuestione la validez de la patente mediante su limitación con aportación de un nuevo juego o juegos de reivindicaciones, o cuando la patente, por circunstancias sobrevenidas, resulta modificada fuera del proceso, en cuyo caso la patente modificada sirve de base al proceso si así lo solicita el titular.⁹⁰

En el caso de demanda de nulidad, la limitación de la patente mediante la modificación de las reivindicaciones debe hacerse, precisamente, en trámite de contestación a la demanda.

12.6.9.1.3 Reconvención

Las normas procesales españolas permiten al demandado, al contestar a la demanda, no solo defenderse de las pretensiones deducidas por el demandante sino también formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante.⁹¹

Ahora bien, la admisión de la reconvención exige que haya conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal.

Esta conexión se da en los litigios de patentes cuando, como ya hemos comentado, la demanda es de infracción y el demandado contesta negando la infracción y, además, formula reconvención para que se declare la nulidad de la patente.⁹² También se aprecia esa conexión cuando la demanda es de nulidad de la patente y el demandado al contestar rechaza la nulidad y, además, reconviene en ejercicio de las correspondientes acciones de infracción de la patente.

Si se formula reconvención, el inicial demandante tiene el oportuno trámite de contestación a la reconvención que se ajusta a lo señalado en el apartado anterior.

El titular de la patente también puede limitarla, modificando sus reivindicaciones con ocasión de la contestación a la reconvención en la que el demandado por infracción pide la nulidad de la patente que el inicial demandante considera infringida. Nos remitimos en este particular al apartado de modificación de la patente (véase la sección 12.6.5).

Con la contestación a la demanda y, en su caso, a la reconvención se pone término a la fase escrita del procedimiento. En las ulteriores actuaciones predomina la oralidad.

12.6.9.1.4 Audiencia previa

Contestada la demanda o, en su caso, la reconvención, se convoca a las partes a presencia del juez a la audiencia previa.

El objeto de esta audiencia es, en esencia, intentar llegar a un acuerdo entre las partes, depurar cuestiones procesales, delimitar el objeto del procedimiento y que las partes propongan los medios de prueba de que intenten valerse, sobre los que el juez debe pronunciarse en ese mismo acto.

12.6.9.1.5 Juicio

El juico es el acto procesal en el que se practican con inmediación, esto es, a presencia del juez, los medios de prueba admitidos.

Como ya hemos comentado, los medios de prueba son muy amplios y pueden consistir en la declaración de las partes, de testigos, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial, en su caso, y reproducción de palabras, imágenes y sonidos.

Practicadas las pruebas, se concede a las partes el trámite de conclusiones en el que los letrados de las partes informan oralmente al juez sobre los hechos controvertidos, su valoración sobre las pruebas practicadas y sobre los argumentos jurídicos en apoyo de sus pretensiones. De este modo, el procedimiento está normalmente ultimado y queda concluso para sentencia.

No resulta infrecuente en los litigios de patentes que el juicio tenga que desarrollarse en varias sesiones que se señalan en días sucesivos.

12.6.9.1.6 Sentencia

Celebrado el juicio, si no se acuerdan diligencias finales,⁹³ el juez dispone del plazo de 20 días para dictar sentencia que, necesariamente, se ha de dictar por escrito.

La sentencia, en cuanto a su forma, no ofrece especiales particularidades, sin perjuicio de la dificultad propia del enjuiciamiento de este tipo de asuntos.

En la sentencia, el juez debe analizar y valorar los hechos sobre la base de las pruebas practicadas y aplicar las normas jurídicas que sustentan el fallo o parte dispositiva de la resolución.

En la parte dispositiva de la sentencia deben efectuarse debidamente numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, ya sea para estimarlas o desestimarlas.

12.6.9.2 Procedimiento en materia de impugnación de las resoluciones de la OEPM

El procedimiento para la impugnación de las resoluciones de la OEPM se sustancia por los trámites del juicio verbal con las especialidades introducidas en el artículo 447 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El juicio verbal también combina la escritura y la oralidad.

Muy resumidamente, dictada la resolución que pone fin a la vía administrativa ante la OEPM, el procedimiento se inicia mediante la presentación en la Audiencia Provincial de escrito de recurso. Tras lo cual se recaba el expediente a la OEPM, se llama a los interesados y se da plazo al recurrente para que formalice la demanda de impugnación.

Presentada la demanda, se da traslado a la OEPM e interesados personados para que la contesten.

Ultimada la fase de alegaciones escritas, si lo pide alguna de las partes o se han de practicar pruebas, se convoca a las partes a una vista oral ante el tribunal con el objeto de practicarlas y oír las alegaciones de las partes.

Celebrada la vista o si esta no se celebra, quedan los autos conclusos para sentencia.

12.6.10 Resolución alternativa de litigios

Con carácter general, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y pueden someterse a mediación o a arbitraje sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.

En el juicio ordinario, al convocar a las partes a la audiencia previa se ha de informar a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso aquellas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.

Al inicio de la audiencia previa, el juez puede invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

De no alcanzarse el acuerdo, continúa la audiencia y tras depurarse las cuestiones procesales y delimitar los hechos controvertidos, el juez puede exhortar a las partes o a sus representantes y a sus abogados para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio.

Al margen de las disposiciones de carácter general, la Ley de Patentes contempla de forma expresa mecanismos de resolución alternativa de los litigios en materia de patentes consistentes en la mediación y arbitraje. También se prevé la conciliación previa en materia de invenciones de empleados.

12.6.10.1 Mediación y arbitraje

Los interesados pueden recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio del derecho de patente, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Quedan fuera del ámbito de la mediación y arbitraje, por no ser materias de libre disposición, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes al título de patente, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.

En el caso del arbitraje, el laudo arbitral firme produce efectos de cosa juzgada, y la Oficina Española de Patentes y Marcas debe proceder a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

Igualmente, en el caso de mediación, el acuerdo suscrito por el mediador y las partes, una vez elevado a escritura pública u homologado por el Juez, se constituye como título ejecutivo y se tiene que comunicar a la OEPM para proceder a su ejecución.

12.6.10.2 Conciliación en materia de invenciones laborales

Con carácter previo al inicio de acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas relativas a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, la cuestión litigiosa puede ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la OEPM.

Las controversias sujetas a conciliación previa voluntaria pueden estar referidas a la titularidad de la patente o a la compensación económica que en determinados supuestos puede corresponder al inventor. Así, conforme al artículo 15.2 LP, el empleado tiene derecho a una compensación, aun cuando legalmente la patente corresponda al empresario,⁹⁴ cuando la aportación personal efectuada por el empleado y la importancia de la invención para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación de empleo.

Cuando la patente en principio corresponde legalmente al empleado,⁹⁵ pero en su obtención han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o se han utilizado medios proporcionados por ella, el empresario tiene derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de esta mediante el pago de una compensación económica justa.⁹⁶

Las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación corresponden a estos centros si así lo deciden. Si las asumen, el investigador tiene derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre esas invenciones. En caso de conflicto, si se somete la cuestión a conciliación, se constituye una comisión de conciliación presidida por un experto de la OEPM y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto con la finalidad de alcanzar un acuerdo que evite el litigio.⁹⁷