Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.7.2 Compensación por las invenciones de los empleados

8.7.2.1 Perspectiva general

Las invenciones de los empleados son invenciones, modelos de utilidad o creaciones amparados por la Ley de Patentes, la Ley de Modelos de Utilidad o la Ley de Protección de Diseños, respectivamente (en adelante, denominados en conjunto “invenciones”, a menos que se indique lo contrario), que realizan los empleados, directivos de una empresa o funcionarios (denominados en conjunto “empleados”, a menos que se indique lo contrario) con relación a sus obligaciones, cuando entran dentro del alcance de la actividad del empleador, la empresa o el gobierno nacional o local, y cuando las tareas que han dado lugar a la invención se enmarcan dentro de las obligaciones presentes o pasadas del empleado (artículo 2.ii de la Ley de Promoción de las Invenciones). Los empleadores tienen derecho automáticamente a una licencia libre y no exclusiva respecto a las invenciones de los empleados (artículo 10.1 de la Ley de Promoción de las Invenciones). Si el empleador obtiene, en virtud del contrato o de la normativa laboral, derechos de patente, modelo de utilidad o diseño ligados a la invención del empleado —o el derecho de adquirirlos—, o se le concede una licencia exclusiva para ellos, el empleado tiene derecho a una compensación justa (artículo 15.1) de la Ley de Promoción de las Invenciones).

Las disposiciones relativas a las compensaciones por invenciones de empleados se enmarcan dentro de la esfera que se rige de manera conjunta por el Derecho civil, el laboral y el de patentes. Dichas disposiciones se consideran obligatorias y tienen por objeto proteger a los empleados, quienes se suelen encontrar en una posición más débil en la mesa de negociación, de modo que se reconoce la naturaleza jurídica distinta de la invención del empleado, y este disfruta de la compensación por la invención al margen de la remuneración salarial por su servicio. Las excepciones habituales a la reclamación de compensaciones son que haya transcurrido el plazo de prescripción de derechos (10 años, como en los casos generales de crédito) o que ya se haya pagado determinada cantidad al empleado y se deba deducir en consonancia.

8.7.2.2 Elementos

El demandante debe argumentar y demostrar i) que él inventó la invención del empleado; ii) que el demandado, que es el empleador, obtuvo el derecho de patente, modelo de utilidad o diseño del demandado —o los derechos para adquirirlos— relativos a la invención del empleado; iii) que el empleador obtuvo beneficios únicos y exclusivos generados por la invención del empleado; y iv) el alcance de la compensación por la invención del empleado.

En primer lugar, para demostrar el hecho de que el demandante es el inventor de la invención del empleado, debe probar que i) es un empleado; ii) la invención está dentro del alcance de la actividad del empleador; y iii) la invención se enmarca dentro de las obligaciones presentes o pasadas del empleado. Cabe destacar que el demandante debe haber contribuido a la finalización de la invención. Los avances científicos y tecnológicos de la sociedad moderna a menudo requieren la cooperación de un conjunto de departamentos o de múltiples partes para lograr invenciones, lo que plantea el problema de la titularidad de las invenciones. Un empleado puede ser coinventor únicamente si ha mantenido una relación mutuamente cooperativa con otros para completar la invención. En concreto, el empleado debe haber contribuido a la creación real de una idea técnica, por ejemplo, i) sugiriendo, ampliando o complementando una idea concreta para resolver problemas técnicos de la invención; ii) realizando una idea nueva a través de experimentos; iii) ofreciendo medios o métodos específicos de lograr el propósito y los efectos de la invención; o iv) proporcionando asesoramiento u orientaciones pormenorizados para posibilitar la creación de la invención.¹⁵⁷

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el empleador tiene derecho a una licencia no exclusiva libre si no obtiene el derecho ligado a la invención del empleado (artículo 10.1 de la Ley de Promoción de las Invenciones), el término “beneficios del empleador”, al calcular el monto de la compensación del empleado, hace referencia a los beneficios que se espera que obtenga el empleador al adquirir la posición única y exclusiva de usar la invención del empleado más allá de la licencia no exclusiva.¹⁵⁸

En tercer lugar, el aspecto más importante es que se deben tener en cuenta todos estos elementos para alcanzar una suma de compensación justa. La Ley de Promoción de las Invenciones establece los siguientes factores para su cálculo:

1. A. los beneficios que prevé obtener el empleador con la invención del empleado. Esto se calcula como los ingresos por ventas de productos × la hipotética tasa de regalía × la ratio de contribución de la exclusividad del derecho;
2. B. la ratio de contribución del empleado con respecto a la contribución del empleador a la finalización de la invención. Se calcula como (1 - la ratio de contribución del empleador) (artículo 15.6 de la Ley de Promoción de las Invenciones);
3. C. si la invención del empleado es una invención conjunta, la ratio de contribución del empleado con respecto a los coinventores; y
4. D. si el producto que realiza la invención es una pieza o un componente de un producto final multicomponente, la ratio de contribución del empleado al producto final. En este caso, se deben utilizar los ingresos por ventas del producto final de A.

El cálculo de la fórmula resultante para el monto de compensación es A × B × C × D: el monto de los beneficios del empleador × la ratio de la contribución del empleado con respecto a la contribución del empleador × la ratio de la contribución del empleado con respecto a los coinventores (en el caso de las invenciones conjuntas) × la ratio de la contribución del empleado al producto final (en el caso de las invenciones que son piezas o componentes de un producto final multicomponente)