Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.6.5 Revelación probatoria (limitada) y recopilación de información

Los analistas han indicado que es necesario modificar la legislación relativa a la recopilación de pruebas en el Japón, pues favorece a los infractores.²⁵³ En el Japón, rara vez el secreto profesional entre un abogado y su cliente es un problema en las demandas por infracción de patente, pues la revelación probatoria es limitada.

El proceso para la recopilación de pruebas en virtud de la Ley de Patentes incluye disposiciones especiales basadas en el Código Procesal Civil y que lo complementan.

7.6.5.1 Orden de presentación de documentos

Uno de los métodos tradicionales para la recopilación de pruebas en virtud del artículo 105 de la Ley de Patentes es una orden para enviar documentos.²⁵⁴ El objetivo del artículo 105, que es una disposición especial que complementa el artículo 220 del Código Procesal Civil, es reducir la carga del demandante para demostrar el acto de infracción y el importe del daño. Las excepciones a la obligación de enviar documentos son más limitadas en la Ley de Patentes que en el Código Procesal Civil. El artículo 105.1) de la Ley de Patentes establece la excepción como “motivos razonables”, mientras que el artículo 220 del Código Procesal Civil incluye una lista de situaciones específicas en que una persona no puede negarse a enviar un documento.

7.6.5.1.1 Requisitos

El artículo 105.1) establece que, en un litigio sobre la infracción de un derecho de patente o una licencia exclusiva, el tribunal puede, tras una petición presentada por una de las partes, ordenar que la otra parte presente los documentos requeridos para demostrar el acto de infracción o calcular el daño causado por este. También establece que esto no será aplicable cuando la persona que posee los documentos tiene motivos razonables para rechazar su presentación. Por ejemplo, un motivo razonable para negarse a la presentación de un documento es que contenga secretos comerciales. No obstante, los tribunales han establecido que los motivos razonables no se basan simplemente en la presencia de secretos comerciales. Una medida de protección en materia de confidencialidad en virtud del artículo 105-4 de la Ley de Patentes puede reducir la situación de desventaja de la persona que posea dicho documento y es un factor pertinente a la hora de negar motivos razonables.²⁵⁵

7.6.5.1.2 Determinación de los motivos razonables

El artículo 105.2) de la Ley de Patentes establece que, si un tribunal ve necesario decidir si hay motivos razonables, puede obligar a la persona que posee los documentos a presentarlos. En ese caso, nadie puede solicitar la divulgación de los documentos.

Al tribunal no siempre le resulta sencillo decidir si existen motivos razonables. No obstante, por regla general:

• en los casos en que los documentos confirmen la infracción, lo habitual es que los motivos razonables se rechacen en virtud de las medidas de protección; y
• en los casos en que los documentos no confirmen la infracción, lo habitual es que se establezca que existen motivos razonables.

No es apropiado que un tribunal tome una decisión al respecto basada exclusivamente en la afirmación de la persona que posea los documentos. Por lo tanto, el artículo 105.3) de la Ley de Patentes establece que un tribunal puede divulgar los documentos a las partes o a sus abogados cuando sea necesario tomar una decisión relativa a la existencia de motivos razonables. Además, en virtud del artículo 105.4), un tribunal puede divulgar los documentos a un asesor técnico con el consentimiento de las partes cuando sea necesario para obtener una explicación basada en el conocimiento técnico o adquirir asesoramiento técnico de dicho asesor.²⁵⁶

La inspección de las pruebas relativas a los objetos ilícitos, como el equipo de fabricación, es indispensable para demostrar la infracción en ciertas causas en materia de patentes. Por lo tanto, en virtud del artículo 105.5) de la Ley de Patentes, a la producción de un objeto ilícito se aplican mutatis mutandis las mismas normas descritas sobre la presentación de documentos.

7.6.5.1.3 Consecuencias del incumplimiento de una orden de presentación de un documento

De acuerdo con el artículo 224 del Código Procesal Civil, un tribunal puede considerar que las alegaciones de la parte contraria sobre los detalles de un documento son ciertas si una de las partes:

• incumple una orden que le obliga a presentar un documento; o
• ha hecho que un documento se pierda o, de otra manera, sea inservible a efectos de evitar que la parte contraria lo use.

Esta disposición garantiza la efectividad del sistema de presentación de documentos.

7.6.5.2 Examen in situ realizado por un experto (sistema de inspección)

El artículo 105-2) de la Ley de Patentes contempla un sistema de inspección donde un experto técnico neutral (el inspector) accede a las instalaciones del supuesto infractor, lleva a cabo una investigación cuando exista la posibilidad de que se esté infringiendo una patente y envía un informe al tribunal. El sistema de inspección está diseñado para ser una medida efectiva para recabar pruebas en las causas en que el método de producción no esté claro o no se pueda determinar si existe infracción desmontando físicamente el producto.

El sistema de inspección solo se puede usar en determinadas circunstancias. En virtud del artículo 105-2.1) de la Ley de Patentes, la expresión “en litigio” supone que el sistema solo se puede usar si antes se ha presentado una demanda por infracción de patente. En consecuencia, ninguna de las partes puede usar el sistema de inspección al iniciar un proceso de medidas preliminares (véase más arriba).

7.6.5.2.1 Requisitos para emitir una orden de inspección

Tras conocer las opiniones de las partes y de acuerdo con el artículo 105-2.1), el tribunal puede dictar la orden de inspección habida cuenta de lo siguiente:

• Si las pruebas son necesarias para demostrar la infracción.
• La probabilidad de que las pruebas demuestren la infracción, lo cual es necesario para evitar que se abuse del sistema de inspección. El nivel de “probabilidad” requerido no es tan alto como el necesario para las pruebas de infracción.²⁵⁷
• Si no hay ninguna alternativa. No se cumplirá este requisito si el producto de un supuesto infractor se pueda adquirir fácilmente en el mercado abierto.
• Si no es demasiado gravoso para la parte sujeta a la inspección. Un ejemplo típico de dicha carga es que la parte se vea obligada a cerrar su fábrica temporalmente.

7.6.5.2.2 Inspector

En virtud del artículo 105-2)2), el tribunal nombra a expertos neutrales y aptos como inspectores. Entre esos inspectores puede haber licenciados en Derecho, abogados de patentes o profesores universitarios. En virtud del artículo 105-2.4)2), los inspectores nombrados pueden acceder a las fábricas, las oficinas o cualquier otra instalación del demandado y exigir que se les presenten documentos y se les permita inspeccionar los equipos o realizar experimentos. Dependiendo de la causa, es posible nombrar a dos o más expertos como inspectores.

7.6.5.2.3 Notificación al demandante del informe del inspector

El artículo 105-2-41 establece que, después de llevar a cabo la inspección, los inspectores deben resumir los resultados y enviar un informe al tribunal. En esta fase, el informe se notificará al demandado objeto de la inspección, pero no al demandante. El demandado puede solicitar que el tribunal no divulgue el informe a fin de proteger un secreto comercial.²⁵⁸ A continuación, el tribunal decidirá si notifica al demandante la totalidad o parte del informe.²⁵⁹ Se atenderá a la solicitud del demandado si se considera que existen motivos razonables para no realizar la divulgación. En caso contrario, se pondrá el informe en conocimiento del demandante, quien podrá enviarlo al tribunal como prueba.

7.6.5.2.4 Consecuencias del incumplimiento de una orden de inspección

En virtud del artículo 105-2-5, si una parte incumple una orden de inspección, el tribunal puede considerar que las alegaciones de la parte contraria con relación a los hechos que se deben probar son ciertas, como ocurre en los casos en que una parte no cumple con una orden de presentación de documentos.