Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.4.5 Defectos de procedimiento y defectos de Derecho sustantivo

Si el Tribunal Superior de PI revoca una decisión en primera instancia o en apelación, la JPO iniciará otro procedimiento judicial para emitir una nueva decisión en primera instancia o en apelación.¹⁵⁶

7.4.5.1 Defectos de procedimiento

Los defectos de procedimiento que se ha descubierto que tienen efectos sobre la conclusión de la decisión en primera instancia o en apelación son, por ejemplo:

• el envío de una copia de la demanda a una dirección antigua (y desactualizada) del demandado;¹⁵⁷
• un cambio para que los procedimientos —que deberían haber sido orales— pasen a ser procedimientos documentales; se trata de algo injusto y que va más allá de la discrecionalidad razonable del tribunal de jueces administrativos de patentes;¹⁵⁸ y
• el rechazo de una modificación sin dar la oportunidad de enviar más modificaciones y opiniones sobre la base de una notificación de los motivos para la denegación que incluía nuevas técnicas muy conocidas correspondientes a una referencia secundaria que no figuraba en la notificación inicial de los motivos para la denegación.¹⁵⁹

7.4.5.2 Defecto de Derecho sustantivo

Se considera que un defecto de Derecho sustantivo es un fundamento a favor de la revocación por no ser correcta la decisión en primera instancia o en apelación. En esta sección, se ofrece un resumen de los principales fundamentos para la revocación debido a un defecto de esta clase.

7.4.5.2.1 Idoneidad de la invención

Aquello a lo que se le concede un derecho de patente es una “invención”. La Ley de Patentes define una “invención” como una “creación muy avanzada de ideas técnicas que utilizan las leyes de la naturaleza”.¹⁶⁰ Para que una creación se considere una invención, ha de usar las leyes de la naturaleza, salvo, por ejemplo, simples actividades mentales, leyes puramente académicas o construcciones artificiales. Aun cuando una actividad que resulta de una actividad mental humana es una invención, su idoneidad para obtener derechos de patente se basa en la esencia de que se destine a proporcionar medios técnicos para dar apoyo a una actividad mental humana o sustituirla.¹⁶¹

7.4.5.2.2 Novedad y actividad inventiva

La presencia o ausencia de una actividad inventiva se suele usar como fundamento a favor de la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación.¹⁶²

Es la JPO quien determina la presencia o ausencia de actividad inventiva en la decisión en primera instancia o en apelación; normalmente, esto ocurre en este orden:

1. 1. definición de la esencia de la invención (invención presente);
2. 2. definición de la primera invención citada;
3. 3. comparación de la presente invención y la primera invención citada;
4. 4. observación de la correspondencia y la diferencia; y
5. 5. determinación de si la presente invención se podría concebir fácilmente.

De igual forma, el fundamento a favor de la revocación aducido por el demandante suele ser que el TAD ha determinado de forma incorrecta alguno de los cinco pasos anteriores o todos ellos. Si los primeros cuatro pasos se han determinado de forma incorrecta, pero no se encuentran errores en la última decisión (paso 5), esto no servirá como fundamento efectivo a favor de la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación.

Paso 1: definición de la esencia de la invención. La esencia de la invención de una patente debe entenderse a partir de la declaración del alcance de las reivindicaciones.¹⁶³ En la causa de la lipasa, el Tribunal Supremo aclaró que la esencia de la invención —que sirve como base para el examen de la existencia de novedad o actividad inventiva— debería determinarse con base en la declaración del alcance de las reivindicaciones, a menos que:

• haya “circunstancias especiales” por las cuales no sea posible entender de forma inequívoca y clara el significado técnico de la declaración del alcance de las reivindicaciones;
• la declaración tenga un error evidente a la luz de la declaración en la descripción pormenorizada de la invención en la memoria descriptiva; o
• existan otros motivos.¹⁶⁴

No obstante, para definir la esencia de la invención, se acepta leer la declaración que figura en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos para aclarar los detalles técnicos relativos a ella. La causa de la lipasa presenta una teoría de que los elementos que solo están descritos en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos no deberían añadirse más allá de la declaración del alcance de las reivindicaciones.¹⁶⁵ Esto es, los elementos que solo están descritos en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos no deberían tenerse en cuenta si se extienden más allá del alcance de las reivindicaciones descritas en la declaración.

Paso 2: definición de la primera invención citada. La primera invención citada es una invención que:

• era de conocimiento general en el Japón o en un país extranjero antes de la presentación de la solicitud de patente;
• se ha explotado de forma pública; o
• se describe en una publicación distribuida o está disponible en Internet para su uso público.¹⁶⁶

Paso 3: comparación de la presente invención y la primera invención citada. Para observar la correspondencia y la diferencia, se suele seleccionar la referencia más adecuada como referencia principal para la comparación con la invención presente.

Paso 4: observación de la correspondencia y la diferencia. El Tribunal Superior de PI comparará la invención presente con la primera invención citada a fin de comprobar:

• si existe algún error de correspondencia o diferencia, como se señaló en la decisión en primera instancia o en apelación;
• si existen más correspondencias o diferencias que no se señalaron en la decisión en primera instancia o en apelación.

Paso 5: determinación de si la presente invención se podría concebir fácilmente. La duda de si las personas del oficio de nivel medio podrían reconocer fácilmente, en el momento de la presentación de la solicitud, la diferencia que se señaló a raíz de la comparación entre la invención presente y la primera invención citada suele ser un asunto controvertido.

El tribunal suele investigar si —mediante la combinación de una o más referencias (una referencia secundaria) o de una tecnología muy conocida con la primera invención citada— las personas del oficio de nivel medio habrían reconocido fácilmente las diferencias señaladas en el paso 3.

La existencia de circunstancias que podrían haber evitado que una persona del oficio de nivel medio reconociese fácilmente la invención presente y los efectos ventajosos de la invención presente también tiene efectos sobre la decisión relativa al requisito de la actividad inventiva.

7.4.5.2.3 Requisito de descripción

El artículo 36 de la Ley de Patentes establece los asuntos que deben incluirse en una solicitud de patente. El sistema de patentes concede un derecho exclusivo durante un determinado período a una invención patentada a cambio de la publicación de la invención. Por lo tanto, un defecto en la divulgación en el momento de presentar la solicitud de una patente evitará la concesión de un derecho exclusivo.

7.4.5.2.4 Requisito de fundamento

La declaración en el alcance de las reivindicaciones debe cumplir con el requisito de que la invención para la que se solicita la patente está incluida en la descripción pormenorizada de la invención en virtud del artículo 36.6)i) de la Ley de Patentes, denominado “requisito de fundamento”. El requisito de fundamento es necesario porque

la memoria descriptiva que el solicitante de una patente respecto de una invención ha de adjuntar a la solicitud sirve, principalmente, para divulgar los detalles técnicos de la invención al púbico y aclarar el alcance del efecto de la invención tras el establecimiento del derecho de patente (alcance técnico de la invención patentada). Por lo tanto, para obtener una patente basada en la descripción de la invención contenida en el alcance de las reivindicaciones, el contenido de la descripción pormenorizada de la invención que figura en la memoria descriptiva debe permitir que las personas del oficio de nivel medio puedan resolver el problema que plantea la invención.¹⁶⁷

Para determinar el requisito de fundamento se debe

comparar la materia comprendida en el alcance de las reivindicaciones y la materia que figura en la descripción pormenorizada de la invención, e investigar si la invención descrita en el alcance de las reivindicaciones se corresponde con la invención descrita en la descripción pormenorizada de la invención y se enmarca dentro del alcance que se puede reconocer como habilitador para que las personas del oficio de nivel medio puedan resolver el problema que plantea la invención gracias al contenido de la descripción pormenorizada de la invención o no, y si la invención descrita en el alcance de las reivindicaciones se enmarca dentro del alcance que habilita a las personas del oficio de nivel medio a resolver el problema que plantea la invención en vista del conocimiento técnico corriente en el momento de la presentación de la solicitud.¹⁶⁸

7.4.5.2.5 Requisito de habilitación

La Ley de Patentes establece que la declaración de la descripción pormenorizada de la invención debe ser clara y suficiente para que las personas del oficio de nivel medio en el ámbito de la invención puedan explotarla.¹⁶⁹

Para determinar si se cumple con el requisito de habilitación, se pueden tener en cuenta, además de la declaración que se incluye en la memoria descriptiva y los dibujos, el conocimiento técnico corriente que había en el momento de presentar la solicitud.¹⁷⁰

7.4.5.2.6 Requisito de claridad

La declaración del alcance de las reivindicaciones de una invención para la que se solicita una patente ha de ser clara.¹⁷¹ Esto se conoce como “requisito de claridad”.

En la causa de la pravastatina sódica, el Tribunal Supremo dictó que una reivindicación de producto definido por el proceso puede cumplir con el requisito de claridad en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando sea imposible especificar el producto directamente a partir de su estructura o características en el momento de la presentación de la solicitud y cuando el dinero o el tiempo que se han de invertir para identificar la estructura o las características del producto sean excesivos.¹⁷²

7.4.5.2.7 Requisito de corrección

El titular de la patente puede presentar una demanda de corrección con el fin de corregir la memoria descriptiva, el alcance de las reivindicaciones o los dibujos de la invención patentada para la que se ha concedido un derecho de patente.¹⁷³ No obstante, para prevenir cualquier retraso en caso de que esté pendiente el proceso judicial, se permite —dentro de unos determinados plazos— realizar una solicitud de corrección con relación a:

• la restricción del alcance de las reivindicaciones;
• la corrección de errores o fallos de traducción;
• la aclaración de declaraciones ambiguas;¹⁷⁴ y
• el cambio en la redacción de una reivindicación que cita otra reivindicación para que el texto final no cite esa otra reivindicación.¹⁷⁵

Además, debido a la denominada prohibición de incorporar materia nueva, la corrección debe ceñirse al alcance de la materia descrita en la memoria descriptiva, el alcance de las reivindicaciones o los dibujos de la patente.¹⁷⁶ La cuestión de si la corrección implica la incorporación de materia nueva se determina desde la perspectiva de una persona del oficio de nivel medio con relación a los asuntos técnicos derivados de la interpretación integral de la memoria descriptiva y los dibujos. La prohibición de incorporar materia nueva pretende evitar pérdidas inesperadas a terceros y garantizar el equilibrio entre los intereses del titular de la patente y de los terceros.¹⁷⁷

Una parte que no está satisfecha con una decisión de corrección en primera instancia —esto es, un apelante o el titular de una patente a quien no se le concedió la corrección— puede impugnarla en un proceso para la revocación de la decisión de primera instancia ante el tribunal.

Para oponerse a la pertinencia de una corrección en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia, es necesario debatir acerca de la esencia de la invención antes y después de la corrección, habida cuenta de las posibilidades de concesión o denegación de la corrección por parte del tribunal. Además, cuando un demandado refuta la determinación de la pertinencia de una corrección en una decisión en primera instancia, el demandante debe basar sus argumentos de oposición en la esencia de la invención antes o después de la corrección (o en ambos casos), teniendo en cuenta la posibilidad de que el tribunal conceda o deniegue la corrección.