Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.5 Infracción de patente

5.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

Según el artículo 14 de la Ley de Patentes y el artículo 69 del CPE, el alcance de la protección de una patente está determinado por las reivindicaciones de la patente, para cuya interpretación se tienen en cuenta la descripción de la patente y los dibujos (si están disponibles). A diferencia de otras jurisdicciones, no es admisible utilizar los expedientes de un procedimiento de concesión como material de interpretación. Por el contrario, el estado de la técnica mencionado en la descripción de la patente se puede utilizar con fines de interpretación, así como para las decisiones de oposición o nulidad.⁵⁷

Las patentes se interpretan desde la perspectiva de la denominada “persona experta en la materia con conocimientos promedio” en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la patente. La persona experta en la materia se define como una persona imaginaria con capacitación o calificaciones profesionales (p. ej., un trabajador, un maestro o un ingeniero con experiencia) y experiencia práctica generalmente obtenida por las personas que han trabajado en la práctica operativa o industrial de empresas destacadas en el sector al que pertenece la enseñanza de la patente.

La protección de la patente no puede derivarse únicamente de la descripción ni de los dibujos de la patente, puesto que una enseñanza técnica que se describa exclusivamente en esos apartados (tanto en términos de una extensión como de una limitación de la reivindicación), pero que no esté reflejada en las reivindicaciones de la patente no está protegida por la patente.⁵⁸ Por el contrario, la reivindicación siempre se debe interpretar, no solo cuando la redacción de la reivindicación no sea clara, para determinar el significado técnico relacionado con la redacción de la reivindicación.⁵⁹ La interpretación es obligatoria por el simple motivo de que la memoria descriptiva de la patente es su propio diccionario para los términos que se utilizan en ella y, por lo tanto, basta con referirse a la descripción para obtener información sobre lo que significa la reivindicación y sobre lo que intenta proteger con una determinada redacción.

En principio, la reivindicación, la descripción y los dibujos forman una unidad coherente y se deben interpretar de manera tal que no surjan contradicciones, a menos que las contradicciones no se puedan conciliar, en cuyo caso la reivindicación de la patente prevalece sobre la descripción o los dibujos. Por lo tanto, las formas de realizar la invención mencionadas en la descripción deben dar motivos para preguntar si es posible interpretar las características de la reivindicación principal de modo que todas las variantes descritas como de conformidad con la invención también estén cubiertas por la redacción de la reivindicación. Solamente si la redacción específica de la reivindicación impide dicha interpretación, es posible interpretar que la reivindicación no cubre una manera de realizar la invención divulgada en la descripción. No obstante, esto sucede en raras excepciones.⁶⁰

Además, siempre se debe examinar el significado o la función técnicos de la característica individual y la medida en la que contribuye a la invención establecida en la reivindicación de la patente (una supuesta interpretación funcional).⁶¹ Sin embargo, en el caso de características definidas de manera espacial, física o sustancial, esto no se debe reducir a la mera función de la característica. En cambio, la característica se debe interpretar de manera que sea coherente con la naturaleza definida de manera espacial, física o sustancial de la característica.⁶² La interpretación orientada a la función puede dar lugar excepcionalmente a una situación en la que los significados de los términos utilizados en diferentes contextos en la demanda de patente no significan necesariamente lo mismo, sino que, en cambio, se definen según las funciones técnicas otorgadas por cada contexto individual.⁶³ Esto también puede dar como resultado que una característica tenga un contenido diferente que la característica correspondiente en otra publicación del estado de la técnica.⁶⁴

Además, también se debe garantizar que la redacción de la reivindicación se comprenda completamente y que, por lo tanto, el argumento de infracción necesario se realiza con respecto a las características implícitas que se deriven solo indirectamente de las demás características de la reivindicación. Al interpretar las características de la reivindicación también se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Las referencias en la reivindicación no limitan la protección a una forma ejemplar de realizar la invención.
• No se puede concluir a partir de la ausencia de una característica en un dibujo (que forma parte de la enseñanza técnica) que la característica en cuestión no está presente.
• Una característica de la reivindicación puede expresar meramente una cuestión de rutina técnica para la persona experta en la materia.
• Las características en una reivindicación de patente que no dejan lagunas por colmar sobre la base del conocimiento evidente de la persona experta en la materia se deben interpretar de tal modo que, a partir de todas las características de la reivindicación, resulte una materia adecuada a los fines de la invención.
• Muy a menudo, el término “en particular” introduce una característica opcional. Sin embargo, puede que no sea el caso cuando el texto que sigue a la frase contiene una concreción ejemplar de una característica más general que se ha mencionado anteriormente.
• Los términos “contiene” y “comprende” permiten añadir otros componentes además de los mencionados en la reivindicación; los términos “consta de” y “está compuesto por” se deben entender como una lista exhaustiva que no admita otros componentes.
• La designación de un componente en plural puede indicar la posibilidad de utilizar una designación genérica. Ahora bien, solo procede si hay indicaciones positivas en la descripción de que también está previsto que un objeto con el componente según la designación singular esté de acuerdo con la invención.
• Una designación obviamente falsa (falsa demonstratio) en la reivindicación se puede corregir en función de la descripción y los dibujos.
• Las patentes se deben interpretar teniendo en cuenta la descripción y los dibujos. La interpretación de la reivindicación de la patente no debe estar influida por el hecho de que esto dé como resultado una ampliación inadmisible del alcance de la patente por exceder el contenido de la solicitud. La interpretación y las indicaciones adicionales de la patente son dos temas diferentes que no se deben mezclar.⁶⁵ Lo mismo ocurre con respecto a la patentabilidad: no se debe interpretar una patente de manera restringida solo porque ello permita definirla respecto del estado de la técnica.

5.5.2 Análisis de la infracción

5.5.2.1 Infracción directa de patentes

Generalmente, el propietario de la patente tiene el derecho exclusivo de utilizar la invención. La prohibición a terceros de determinados actos específicos depende de si el producto o método está protegido. Los distintos actos que constituyen una infracción directa de patente se exponen en el artículo 9.

En relación con las reivindicaciones de producto, los terceros no están facultados para fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar un producto protegido por la patente. Además, no están facultados para importar o poseer tal producto a los fines anteriormente mencionados (artículo 9.1). La “fabricación” abarca el proceso de creación completo del producto, no solo el paso final.⁶⁶ El fabricante de piezas individuales también se podría considerar el fabricante del producto completo si suministra las piezas individuales a un tercero que las ensambla en el producto completo protegido.⁶⁷ Una “oferta” es cualquier acto mediante el cual el producto se pone a disponibilidad de terceros. No tiene por qué ser una oferta de contrato, sino que también puede ser un mero anuncio (Internet).⁶⁸ No es necesario que el producto ofrecido se fabrique o se importe en el territorio de Alemania. Sin embargo, el mero tránsito de productos ilícitos no constituye un acto de infracción en Alemania.

En cuanto a las reivindicaciones de proceso, los terceros no están facultados para utilizar ni ofrecer para su utilización un proceso que sea materia de la patente si tienen conocimiento de que la utilización del proceso está prohibida en ausencia del consentimiento del titular de la patente, o si ello es evidente a partir de las circunstancias (artículo 9.2). La utilización de un proceso requiere, en principio, que se lleven a cabo en Alemania todos los pasos del método. Sin embargo, si una parte del método se ejecuta en Alemania y otra, en el extranjero, sí puede haber infracción de la reivindicación de método. Esto requeriría que los pasos del método llevado a cabo en el extranjero se puedan atribuir a la persona que los ejecutó en Alemania.⁶⁹

Además, los terceros no están facultados para ofrecer, comercializar o utilizar un producto que se elabore directamente mediante el proceso que es la materia de la patente ni para importar o poseer dicho producto a los fines mencionados anteriormente (artículo 9.3). Esto hace referencia a un producto obtenido directamente por el proceso, que es al menos el caso cuando no después del proceso no se ejecutan otras operaciones de procesamiento o tratamiento. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia, de todos modos el proceso no debe ser el último paso, sino que el hecho decisivo es si el producto que recibió otro tratamiento y que se obtuvo mediante el proceso patentado mantiene sus características.⁷⁰

5.5.2.2 Infracción indirecta de patentes

Según el concepto de infracción indirecta, toda parte tiene prohibido, en ausencia del consentimiento del titular de la patente, suministrar u ofrecer suministrar en Alemania a personas distintas de aquellas con facultad para explotar la invención patentada medios relacionados con un elemento esencial de la invención para su uso en el territorio alemán si el tercero sabe o si es evidente a partir de las circunstancias que aquellos medios son adecuados y están previstos para utilizar esa invención (artículo 10.1). Los casos habituales de infracción de patente indirecta son, por ejemplo:

• la oferta y el suministro de un dispositivo con el que se puede llevar a cabo un método patentado;⁷¹
• la oferta y el suministro de un componente de un dispositivo que se puede combinar con otros componentes para formar la combinación patentada completa; y
• la oferta y el suministro de una máquina con la que se pueda fabricar un dispositivo patentado.

Los medios ofrecidos o suministrados deben estar relacionados con un elemento esencial de la invención patentada. Según la jurisprudencia del FCJ, dichos medios están relacionados con un elemento de la invención si pueden interactuar con el elemento que permite realizar la invención.⁷² Si los medios se mencionan en la reivindicación de la patente, generalmente se considera que están relacionados con un elemento esencial de la invención.

Los medios deben ser adecuados de manera objetiva para una infracción directa de la patente. Por ende, si los medios se utilizan junto con otros medios o para la utilización de un método, debe ser posible cometer una infracción directa de la patente.⁷³ Sin embargo, una infracción indirecta no requiere una infracción directa por parte de la persona a la que se ofreció o suministró.

Además, los medios se deben ofrecer o suministrar en Alemania⁷⁴ para la utilización en este país⁷⁵ y se deben entregar a una persona que no esté facultada para explotar la invención. Por lo tanto, una exportación de los medios, en principio, no constituiría una infracción indirecta. Sin embargo, según la jurisprudencia, el suministro de piezas a una persona en el extranjero podría constituir una infracción indirecta si los productos que contienen dichas piezas se vuelven a importar a Alemania.

La persona a la que se ofrecen o suministran los medios debe tener la intención de utilizarlos de manera ilícita y la persona que los ofrece o suministra debe saber que son adecuados y están previstos para explotar la invención o, al menos, debe ser evidente para ella. Si los medios también se pueden utilizar de manera que no se cometa una infracción, la acción de cesación podría limitarse a un uso ilícito, por ejemplo, mediante una notificación de advertencia específica.⁷⁶ Generalmente, los medios no deben ser productos comerciales disponibles, tales como clavos y tornillos, excepto cuando el proveedor induzca a la persona suministrada a utilizar los productos de manera ilícita (artículo 10.3).

5.5.2.3 Infracción por medios equivalentes

El alcance de la protección no está limitado a la infracción literal de la patente. Cuando un elemento especificado en la reivindicación de la patente es reemplazado por una variante, se puede considerar una infracción de patente por medios equivalentes. Según la jurisprudencia del FCJ, se deben cumplir tres requisitos:⁷⁷

1. 1. La variante debe resolver el problema según la patente con medios que tengan esencialmente el mismo efecto que el elemento especificado en la reivindicación de la patente.
2. 2. La persona experta debe tener la capacidad, debido a su experiencia, de ver que la variante tiene esencialmente el mismo efecto que el elemento en la reivindicación de la patente.
3. 3. La persona experta debe ser capaz de darse cuenta de que la variante tiene el mismo efecto mediante consideraciones orientadas a la enseñanza técnica protegida por la reivindicación de la patente.

En relación con el primer requisito, es decisivo que los efectos generales según la patente, específicamente las ventajas del elemento especificadas en la reivindicación, se alcancen esencialmente.⁷⁸ Este requisito no se cumple si la variante logra solo en parte los efectos del elemento especificado en la reivindicación de la patente. Tampoco se cumple si la variante tiene propiedades desfavorables que la forma de realizar la invención que se especifica en la reivindicación de patente no tiene o que se deben evitar según la enseñanza de la reivindicación de la patente.

El tercer requisito no se cumple si la variante es un medio técnico que la patente busca evitar o un medio que la patente controvertida prevé para el mismo efecto técnico solamente en un contexto diferente. Además, suele excluirse la existencia de infracción si está claro a partir del contexto general de la reivindicación de la patente que esta se limita a una solución específica. Además, el tercer requisito tampoco se cumple si la variante es un medio que, según la memoria descriptiva de la patente, es una alternativa a la solución reivindicada⁷⁹ o si la memoria descriptiva de la patente divulga varias posibilidades sobre cómo se puede lograr un efecto técnico determinado de la invención, pero en la reivindicación solo se especifica una de estas posibilidades.⁸⁰ No obstante, no se puede negar la existencia de una infracción por medios equivalentes solo porque la persona experta en la materia habría comprendido la forma reivindicada de realizar la invención que se describe en la patente como una aplicación específica de un principio de solución más general con respecto a la descripción, o por otros motivos, aunque, sobre la base de este conocimiento, la persona experta en la materia hubiera podido hallar más formas de realizar la invención correspondientes a este principio de solución.⁸¹

Aunque el tribunal considere que se cumplen los tres requisitos, se puede alegar el argumento de defensa denominado “Formstein”⁸² Según este argumento de defensa, se puede objetar que la forma de realizar la invención que hace uso de la patente mediante medios equivalentes no es patentable, debido a que carece de novedad o no implica una actividad inventiva y que la protección por patente no se puede extender a una materia no patentable.

5.5.3 Argumentos de defensa

5.5.3.1 Ausencia de infracción

Según un principio central del Derecho procesal alemán, cualquier alegación del demandante que el demandado no niegue expresamente se considera admitida. Por esto, ambas partes deben cumplir con la obligación procesal de la presentación de hechos verdadera de conformidad con el artículo 138.1 del Código Procesal Civil.⁸³ El nivel de sustanciación esperado de las explicaciones del demandado depende del nivel de sustanciación de la alegación del demandante. La carga de la prueba del demandado es más alta cuando los hechos relacionados son aquellos que solamente él conoce y que son desconocidos para el demandante. El FCJ ha sostenido que el demandado debe divulgar información sobre la cual el demandante tiene la carga de la prueba en las causas donde la información pertinente no es accesible para el demandante, pero el demandado puede proporcionarla de manera fácil y razonable.⁸⁴ De manera similar, sobre hechos que no están relacionados con las propias acciones o percepciones del demandado, en la contestación el demandado puede declarar que no tenía conocimiento de la información de conformidad con el artículo 138.4 del Código Procesal Civil.

Los demandados pueden discutir la descripción de la forma de realizar la invención objeto de la acción y, si se describe de manera correcta, la alegación de infracción en sí misma; para ello han de demostrar que el alcance de la protección de la patente en realidad no abarca la forma de realizar la invención objeto de la demanda. En este caso, se debe demostrar la ausencia de infracción sobre la base de los límites correspondientes.

Si la materia de la patente es un proceso para fabricar un producto nuevo, se considera que el mismo producto producido por alguien diferente se produce con el proceso patentado hasta que haya prueba en contrario de conformidad con el artículo 139.3). En su argumento de ausencia de infracción, el demandado puede demostrar que la forma de realizar la invención que es objeto de la demanda no contiene elementos del “producto nuevo”. También puede demostrar que su producto se fabrica de acuerdo con un proceso que difiere del proceso patentado.

5.5.3.2 Derecho de uso anterior

Se puede utilizar el uso público anterior como un estado de la técnica que destruye la novedad o para demostrar la evidencia en los procedimientos sobre la validez de la patente. El uso privado anterior de conformidad con el artículo 12 constituye un argumento de defensa en los procedimientos de infracción: “la patente no tendrá efecto con respecto a la persona que, en el momento de la presentación de la solicitud, ya había comenzado a utilizar la invención en Alemania o había hecho los preparativos necesarios para hacerlo”. Desde el punto de vista jurídico, es un argumento de defensa reivindicativo que supera la ilegalidad de la infracción. Le da al usuario anterior el derecho de usar la invención “para satisfacer las necesidades de [su] propio negocio”.

El artículo 12 contiene dos requisitos principales: i) la posesión de la invención y ii) la utilización de la invención. Ambos requisitos deben haberse cumplido en el día de presentación de la solicitud (artículo 12.1) o, si se reivindica efectivamente la prioridad, en la fecha de prioridad (artículo 12.2). Se dice que el demandado tiene “posesión” de la invención cuando sabía qué hacer para llevar a cabo la invención por completo. El demandado debe haber utilizado la invención mediante, por ejemplo, la producción, la oferta o la comercialización del producto o, al menos, haber realizado los preparativos necesarios para hacerlo. En el último caso, el demandado debe además mostrar su intención de utilizar la invención.

El alcance del derecho de privar el uso anterior es limitado. De manera territorial, está limitado al uso de la invención en Alemania. Personalmente, el derecho se limita a la empresa específica que tenía posesión de la invención y solamente se puede transferir junto con la empresa: no se puede conceder en licencia ni vender de manera independiente. Además, se limita al producto utilizado por el demandado en la fecha de prioridad y no comprende productos desarrollados a partir de ese, a menos que el producto utilizado por el demandado antes de la fecha de prioridad y la variación utilizada por el demandado después de la fecha de prioridad se mencionen en la reivindicación de la patente como dos alternativas iguales de un elemento o que la variación fuera evidente para la persona experta en la materia en la fecha de prioridad.⁸⁵

5.5.3.3 Agotamiento, licencia y licencia obligatoria

La defensa de agotamiento requiere que el titular de la patente o un tercero que actúe con su consentimiento deliberadamente haya introducido el producto patentado o el producto obtenido directamente de un método patentado en el mercado de Alemania o de cualquier Estado del Espacio Económico Europeo.⁸⁶ Es suficiente que un tercero haya introducido el producto en el mercado con el consentimiento explícito o implícito del titular de la patente, no es necesario que lo haga personalmente.⁸⁷ La persona que adquiere dicho producto luego es libre de utilizarlo sin infringir la patente.

La defensa de agotamiento se relaciona estrictamente con el producto específico introducido en el mercado con el consentimiento del titular de la patente. Esto significa que se debe haber introducido en el mercado la totalidad del producto patentado. Las excepciones analizadas en la literatura están relacionadas con la cuestión de si una patente ya se puede agotar cuando la parte crucial del dispositivo (p. ej., un chip que es parte crucial de un teléfono) se introduce en el mercado porque la comercialización de la parte permite de manera implícita el uso en el dispositivo y para todo el dispositivo.⁸⁸

Las patentes de procedimiento no se agotan, por ejemplo, por introducir en el mercado una máquina que es adecuada para el proceso patentado si la máquina en sí misma no está protegida por la patente.⁸⁹

El artículo 15.2 regula las licencias exclusivas y las no exclusivas. Si el supuesto infractor demuestra que la utilización de la patente está cubierta por una licencia, esta licencia constituye consentimiento respecto de la utilización de la patente y, por lo tanto, excluye la infracción. El artículo 15.3 protege los derechos concedidos al licenciatario si la patente se transfiere a un tercero o si se concede otra licencia.

Una licencia entre el titular de la patente y los fabricantes o proveedores del supuesto infractor también cubre a sus clientes directos o indirectos. En el caso probable de que el demandado no conozca los detalles de un contrato de licencia (confidencial) entre su fabricante o proveedor y el titular (anterior) de la patente, el demandado puede pedir que el tribunal ordene al demandante que proporcione el contrato de licencia de conformidad con el artículo 142 del Código Procesal Civil. Previa petición, el tribunal puede tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de confidencialidad legítimos del demandante.

El artículo 24 de la Ley de Patentes regula las licencias obligatorias. Aunque dichas licencias tenían poca utilidad práctica en el pasado, se han vuelto más importantes, especialmente en caso de las patentes farmacéuticas. En 2017, el FCJ confirmó con éxito la primera licencia obligatoria para el medicamento contra el sida Isentress.⁹⁰ Las licencias obligatorias se pueden pedir en procedimientos separados ante el FPC. Sobre la base de estos procedimientos, se puede pedir una suspensión en los procedimientos de infracción de patente de conformidad con el artículo 148.1 del Código Procesal Civil, de manera similar a una acción de nulidad contra la patente.

5.5.3.4 Prerrogativa del uso experimental y otras

La Ley de Patentes reconoce una excepción para la investigación (o uso experimental), que se aplica a todos los sectores de la tecnología, así como la excepción Bolar, limitada a invenciones y productos farmacéuticos. Ambas están reguladas en el artículo 11, que determina a qué actos no se extiende el efecto de la patente.

La excepción de investigación, regulada en el artículo 11.2, determina que el efecto de la patente no se extenderá a los actos realizados con fines experimentales relacionados con la materia de la invención patentada. El objetivo de la disposición es garantizar la libertad de investigación y enseñanza, que se consagra en el artículo 5.3 de la Constitución alemana.

Según este precepto, un “experimento” es “una acción planificada para adquirir conocimiento”. El propósito del experimento debe ser adquirir conocimiento sobre la invención. Aunque el conocimiento debe tener interés científico, este término se interpreta ampliamente. El interés científico debe ser predominante; no obstante, no es perjudicial si existen otros intereses comerciales. Por ejemplo, existe un interés puramente científico si se llevan a cabo ensayos clínicos para determinar si un principio activo cubierto por la materia de la patente se puede utilizar para tratar otras enfermedades. Existe un interés científico y a la vez comercial si estos conocimientos científicos pueden utilizarse en un procedimiento de autorización comercial posterior y están previstos para ello. Por el contrario, los intereses puramente comerciales, a los que no es aplicable la excepción, surgen cuando el único propósito es obtener conocimientos comerciales sobre la estructura del mercado o para calcular el precio de un producto.

La excepción Bolar, también denominada “norma Roche-Bolar”, está regulada en el artículo 11.2b y se introdujo en 2005 para aplicar las Directivas de la UE 2001/82⁹¹ y 2001/83.⁹² El objetivo de esta excepción es privilegiar a los fabricantes de genéricos y biosimilares al preparar su autorización de comercialización. Sin embargo, en contraste con las directivas de la UE y otras disposiciones de los Estados miembros de la UE, su redacción es más amplia y no se limita a los fabricantes de genéricos (también se aplica a las empresas farmacéuticas de investigación) o en términos de alcance territorial. Va más allá de la excepción de investigación, ya que no se limita a los ensayos relacionados con la propia invención patentada. El alcance de los estudios, ensayos y requisitos prácticos resultantes “necesarios” está definido por las normas nacionales del Estado en el que se solicita la autorización de comercialización.