Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.10 Temas seleccionados

2.10.1 Licencias obligatorias

El Tribunal Federal de Australia está facultado para dictar órdenes que exijan la concesión de una licencia obligatoria para explotar una invención patentada si se cumplen determinadas condiciones.¹⁵¹ No se puede presentar una solicitud hasta después de la expiración del período prescrito, que actualmente es de tres años a partir de la fecha de concesión.¹⁵² Existen tres circunstancias en las que el tribunal puede conceder una licencia obligatoria:

• cuando la explotación de la invención haya sido inadecuada;¹⁵³
• cuando el titular de la patente haya incurrido en prácticas comerciales restrictivas en relación con la patente;¹⁵⁴ o
• cuando la fabricación y exportación de una invención farmacéutica patentada sea necesaria para abordar un problema de salud pública en un país que cumpla los criterios para la importación de dicha invención.¹⁵⁵

En una solicitud de licencia obligatoria a partir de una explotación inadecuada de la invención, el solicitante deberá acreditar la existencia de todas las condiciones siguientes:

1. a) en Australia, la demanda de la invención original no se satisface en condiciones razonables,
2. b) la autorización para explotar la invención original es esencial para satisfacer esa demanda,
3. c) el solicitante ha intentado durante un período razonable, pero sin éxito, obtener autorización del titular de la patente para explotar la invención original en términos y condiciones razonables,
4. d) el titular de la patente no ha dado ninguna razón satisfactoria para no explotar la patente en la medida necesaria para satisfacer la demanda de la invención original en Australia,

5. e) es de interés público¹⁵⁶ otorgar al solicitante autorización para explotar la invención original, teniendo en cuenta lo siguiente:

   1. i) los beneficios para el público al satisfacer la demanda de la invención original;
   2. ii) los costos y beneficios comerciales para el titular de la patente y el solicitante de otorgar autorización para explotar la invención original;
   3. iii) cualquier otro asunto que el tribunal considere relevante, incluidos asuntos relacionados con una mayor competencia y cualquier impacto en la innovación, y

6. f) si el solicitante es titular de otra invención (la invención dependiente) y solicita la autorización para explotar la invención dependiente:

   1. i) la invención dependiente no puede ser explotada por el solicitante sin explotar la invención original, y
   2. ii) la invención dependiente implica un importante avance técnico de considerable importancia económica con respecto a la invención original.¹⁵⁷

El solicitante de una licencia obligatoria a partir de prácticas comerciales restrictivas debe demostrar las supuestas infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor de 2010 (Cth).

El solicitante de una licencia para explotar una invención farmacéutica patentada debe demostrar, inter alia, que:

• la solicitud se presenta de buena fe;
• el producto farmacéutico debe ser importado por el país importador que reúna los requisitos pertinentes o en su nombre;
• el uso propuesto del producto farmacéutico es hacer frente a un problema de salud pública en el país que satisfaga las condiciones para la importación en circunstancias de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o, en otras circunstancias, por el uso público no comercial del producto farmacéutico, y
• la explotación de la invención farmacéutica patentada es necesaria para permitir la importación del producto farmacéutico y el uso propuesto para dicho producto.¹⁵⁸

Satisfacen los requisitos de información “los países miembros de la OMC [Organización Mundial del Comercio] que notifican al Consejo sobre los ADPIC [Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio] la intención de utilizar como importadores el sistema establecido en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el anexo de dicho Acuerdo, o los países incluidos en la lista de países menos adelantados de las Naciones Unidas vigente en ese momento”.¹⁵⁹

Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre el importe de la remuneración por la licencia obligatoria, dicho importe será determinado por el tribunal.¹⁶⁰

La licencia obligatoria podrá revocarse mediante acuerdo o mediante solicitud ante el tribunal.¹⁶¹

En determinadas circunstancias, la Corona también puede explotar para sus propios fines una invención patentada.¹⁶²

El rigor de las condiciones exigidas para la concesión de una licencia obligatoria puede ser el causante de que no haya habido decisiones sobre la concesión de una licencia de este tipo en virtud de la Ley de Patentes de 1990 (Cth),¹⁶³ y de que se hayan adoptado pocas decisiones de conformidad con su predecesor, el artículo 108 de la Ley de Patentes de 1952 (Cth).¹⁶⁴