Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

12.7.2 La acción de indemnización de los daños y perjuicios

La infracción sufrida en el derecho de exclusiva que confiere la patente permite al perjudicado exigir una indemnización que repare las consecuencias desfavorables que hubiera padecido como consecuencia de esa conducta. Por su trascendencia para los implicados y la relevancia que suele merecer en el contexto de las contiendas sobre patentes merece que se le dedique una atención especial. Es frecuente, y suele ser además lo conveniente, que las reclamaciones indemnizatorias gocen del respaldo de un dictamen pericial, para cuya elaboración y posterior valoración deberían tenerse presentes las consideraciones que se exponen seguidamente.

12.7.2.1 Presupuestos para que se genere la obligación de indemnizar

La indemnización tiene en ciertos casos, que están legalmente acotados, un sustento puramente objetivo. Pero en los restantes la imputación solo podrá serlo a título de culpa.

Si la infracción se ha cometido porque, sin haber obtenido previamente el consentimiento del titular de la patente, se ha fabricado el objeto protegido, se ha importado este o se ha utilizado el procedimiento patentado, el responsable de esa conducta está obligado, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado.¹⁰⁰ Se trata de un comportamiento que solo exige el requisito objetivo de que el acto haya sido realizado para que surja la obligación de indemnizar. En estos casos, como indica la jurisprudencia,¹⁰¹ se considera que el fabricante está obligado a conocer la invención por medio de la publicidad registral.

En cambio, si la conducta infractora ha consistido en la realización de cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente que fuera distinto a los que han sido reseñados en el párrafo precedente, será preciso que concurra una premisa adicional para que surja la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. Tendrá que haberse actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia del autor de esa clase de conducta para que pueda exigírsele el pago de una indemnización. El requerimiento para la cesación en ese modo de actuar dirigido por el titular de la patente, informando al afectado tanto de la existencia del derecho de exclusiva, convenientemente identificado, como de que se está incurriendo en su infracción, se considera, a partir de su realización sin que hubiera sido atendido, como el supuesto paradigmático de la conducta a sabiendas por parte del infractor. De manera que el afectado podrá soslayar una condena indemnizatoria si atiende ese requerimiento y se aquieta a lo que razonable y fundadamente le solicita el titular de la patente; pero puede verse condenado a su pago si se resiste a ello y persiste en su conducta.

12.7.2.2 Alcance de la indemnización

La indemnización de daños y perjuicios puede comprender tanto el daño emergente padecido por el titular de la patente (o su licenciatario, en su caso), como el lucro cesante (ganancia dejada de obtener) a causa de la violación del derecho de exclusiva.¹⁰² El daño producido debe ser, en principio, acreditado por la parte demandante, si bien debe considerarse (según explica la sentencia del TS n.º 263/2017, de 3 de mayo) que los tribunales están facultados para apreciar si en cada caso concreto puede apreciarse que la existencia del daño resulta ser una consecuencia necesaria de la conducta ilícita.

También pueden reclamarse los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. Entre ellos pueden considerarse los costes de adquisición de un producto infractor para analizarlo, la obtención de certificados registrales y los informes de detectives privados.

Además, el titular de la patente podrá exigir la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada que hubiera sido causado por el infractor por cualquier causa. En especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquella en el mercado.

De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que este haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

12.7.2.3 Criterios para el cálculo del lucro cesante

El perjudicado por la infracción tiene la posibilidad de acudir a reglas legales que contribuyen a facilitarle el cálculo de la indemnización que puede reclamar al que cometió la infracción de su derecho de exclusiva. Queda a la elección del perjudicado la opción de reclamar con arreglo a uno u otro de los criterios legales, solo pudiendo seleccionar uno de ellos, sin que quepa la acumulación de ambos.

Conforme al primero de esos criterios legales, puede optar por exigir una compensación económica por las consecuencias económicas negativas padecidas, para lo que el interesado puede elegir, a su vez, como alternativas para concretar su reclamación, entre dos posibilidades: a) remitirse a los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor ; o b) reclamar los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado. El concepto beneficios supone el resultado de detraer de los ingresos obtenidos, o previsibles, según sea el caso, los correspondientes gastos relacionados directamente con la fabricación y/o comercialización del producto objeto de la exclusiva, pero no los que supongan gastos fijos o estructurales en los que se incurriría con independencia de la explotación de aquel, pues no debe perderse de vista el principio de plena indemnidad del perjudicado. Lo deducible son los gastos de explotación directamente relacionados con la actividad infractora, es decir, costes que hubiera sido preciso asumir de manera directa y exclusiva para la obtención de los beneficios anudados a la conducta infractora del derecho ajeno. Lo que no tendrán que deducirse son los costes estructurales que no resulten directamente imputables a la explotación del bien o servicio concernido por la infracción. Se trata de aquellos otros costes que no puedan atribuirse precisamente a la explotación de lo que ha resultado afectado por la infracción, sino que forman parte, de una manera compartida, del sostenimiento de toda la actividad general del empresario.

Para fijar la ganancia dejada de obtener podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de aquel.

El segundo de los criterios alternativos de cuantificación consiste en la posibilidad de exigir el pago de la denominada regalía hipotética. Se trata de una ficción legal que entraña un modo razonable de cuantificar el lucro cesante sufrido por la parte demandante atendiendo al precio que se hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que hubiese permitido llevar a cabo la regular utilización, de modo lícito, del derecho ajeno. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento. Puede tomarse en consideración lo que conforme a un criterio de mercado resultase probado como justo precio por tal concepto.

Cualquiera de los criterios elegidos resulta además compatible, independientemente de la ubicación sistemática de la regla, con la reclamación de resarcimiento por daño moral (en coherencia con la interpretación que el TJUE efectuó, en sentencia de 17 de marzo de 2016, C-99/15, a propósito del texto del artículo 13 de la Directiva de Aplicación de la UE) cuya indemnización procederá aun no probada la existencia de perjuicio económico. El derecho a reclamar por este motivo no es exclusivo de las personas naturales. Porque la jurisprudencia ha admitido que las personas jurídicas también pueden reclamar por daño moral en la medida en que haya podido resultar afectado su prestigio, pues el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación del titular de un derecho no es patrimonio exclusivo de las personas físicas.¹⁰³