Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.6.7 Pruebas

En general, la Ley de Procedimiento Civil no establece procesos de revelación probatoria previos al juicio, como las declaraciones y los interrogatorios de los Estados Unidos. En su lugar, las pruebas se presentan durante los juicios. En casos excepcionales en que determinadas pruebas no estarán disponibles durante el juicio a menos que se conserven a tiempo, una parte puede solicitar una orden judicial para examinar las pruebas antes de presentar la demanda. Todas las solicitudes de presentación de pruebas se realizan por petición al tribunal, y este ejercerá su potestad para conceder o rechazar la petición, sopesando la necesidad de la prueba y cualquier retraso o perjuicio que pueda causar la presentación de la prueba. Las partes que presenten pruebas documentales o soliciten la comparecencia de testigos, la averiguación de los hechos, el encargo de remitir una copia certificada y autenticada, la orden de presentar documentos, la inspección, la tasación, etc., deberán especificar, de forma pormenorizada, las cuestiones que han de acreditarse mediante la prueba.

8.6.7.1 Pruebas documentales

Las pruebas documentales presentadas en las causas civiles sobre patentes pueden ser memorias descriptivas de patentes, libros generales (bibliografía técnica), materiales publicados, boletines sobre patentes o boletines oficiales y registros de patentes. Los productos, modelos, fotografías, videos u otros materiales que capten o utilicen la patente también pueden presentarse como prueba para ayudar a comprender sus aspectos técnicos. En principio, las pruebas documentales deben presentarse en su copia original. No obstante, en la práctica, se puede presentar una versión escaneada del ejemplar original a menos que la otra parte impugne la existencia o autenticidad de la copia original, en cuyo caso la copia original no convertida deberá estar disponible para su examen en la fecha del juicio. Los documentos escritos en un idioma extranjero deben presentarse junto con una versión traducida,¹¹⁸ excepto los documentos escritos en el idioma permitido en una causa internacional.¹¹⁹

8.6.7.2 Inspección

Cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que inspeccione muestras de los productos de la otra parte (por ejemplo, los artículos ilícitos del acusado) o que realice una inspección in situ de la propiedad de la otra parte (por ejemplo, las instalaciones de fabricación del demandado). El peticionario también puede solicitar que el tribunal ordene a la otra parte o a un tercero que presente el producto para inspeccionarlo, si no cuenta ya con una muestra del producto. En el momento de la presentación, el tribunal puede optar por inspeccionarlo directamente o puede nombrar a un experto para que inspeccione el producto y presente una opinión basada en los resultados pertinentes.

Las partes que soliciten una inspección in situ deben persuadir al tribunal de que la inspección es necesaria. Por ejemplo, puede que sea necesario realizar una inspección in situ de las instalaciones del demandado para demostrar la infracción en casos que impliquen un procedimiento de fabricación. Si se concede una petición de inspección in situ en un caso de procedimiento de fabricación de este tipo, normalmente, el tribunal nombrará a un testigo pericial para que acompañe a los jueces y los ayude a realizar la inspección y a identificar el procedimiento de fabricación pertinente.

8.6.7.3 Evaluación de un experto nombrado por el tribunal

El tribunal también puede nombrar a expertos independientes para que presten testimonio sobre cuestiones técnicas complejas que requieren aportaciones de los expertos (artículo 335 de la Ley de Procedimiento Civil). El tribunal puede nombrar a un experto por petición de una de las partes o según su propio criterio. Además, el tribunal puede pedir a las instituciones públicas, las escuelas, las organizaciones que cuentan con instalaciones adecuadas o las instituciones públicas extranjeras que ofrezcan su dictamen pericial (artículo 341 de la Ley de Procedimiento Civil).

El tribunal puede nombrar a uno o más expertos para que realicen pruebas o presenten un dictamen sobre las cuestiones objeto de controversia que requieren conocimientos o experiencia especiales, normalmente por petición de una de las partes. En casos excepcionales, el tribunal puede nombrar a uno o más expertos según su propio criterio. Las partes pueden pedir al tribunal que solicite el dictamen de un experto concreto, en cuyo caso la otra parte puede oponerse al experto recomendado mediante la presentación de pruebas de parcialidad u otros motivos de inhabilitación. El tribunal tiene amplia potestad en lo que respecta a la selección de su propio experto o a la denegación de la petición de un experto.

Cada parte puede solicitar que se inhabilite al experto potencial indicando que la persona no es capaz de ofrecer un dictamen justo y verdadero (por ejemplo, el experto recibió fondos de investigación de una de las partes o de sus filiales) o que no está debidamente cualificado. La Ley de Procedimiento Civil no impone límites sobre los expertos nombrados por el tribunal por su nacionalidad o residencia; el único requisito es que la persona tenga los conocimientos y la experiencia necesarios para ofrecer un dictamen pericial.

Los expertos nombrados por el tribunal, como los testigos, deben prestar juramento ante el tribunal de que emitirán su dictamen basándose en lo que consideren cierto y correcto, y pueden ser castigados penalmente por perjurio. Asimismo, si es necesario, los expertos nombrados por el tribunal pueden entrar en las premisas de una de las partes con la aprobación del tribunal. Se trata de un ejercicio del poder judicial por parte del experto nombrado por el tribunal.

8.6.7.4 Órdenes que promueven la presentación de pruebas

En las causas civiles, las partes que soliciten presentar pruebas documentales en posesión de la parte contraria o un tercero pueden solicitar al tribunal que ordene al titular del documento su presentación (una “orden de presentación de documento”).¹²⁰ Si el demandado no cumple con una orden en virtud de la Ley de Procedimiento Civil, el tribunal puede considerar cierto lo alegado por el peticionario en cuanto al contenido del documento.

Teniendo en cuenta el carácter específico de las causas relativas a las patentes, en las que las pruebas se suelen concentrar en poder de la otra parte, la Ley de Patentes amplía el alcance de los documentos específicamente a los materiales de forma más general y ha aumentado la desventaja para la parte que no cumple (una “orden de presentación de materiales”). El incumplimiento de una orden de presentación de materiales puede dar lugar a que el tribunal admita no solo la alegación del peticionario sobre lo que figura en el material, sino también la alegación sobre el hecho que se pretende establecer mediante el material como válido en determinadas condiciones. En los siguientes apartados, se tratan la orden de presentación de documentos conforme a la Ley de Procedimiento Civil y la orden de presentación de materiales conforme a la Ley de Patentes.

8.6.7.4.1 Orden de presentación de documentos

Según el artículo 343 de la Ley de Procedimiento Civil, las partes pueden solicitar al tribunal que ordene a la otra parte o a un tercero que presente un documento que se considere pertinente para el fondo de la causa. Según el artículo 345 de la Ley, las peticiones en que se solicite al tribunal que ordene la presentación de documentos deben indicar claramente el título del documento, su fin, la persona que posee el documento, los hechos que demuestra el documento y el fundamento de la obligación de presentarlo. El titular del documento tiene la obligación de presentarlo en virtud del artículo 344 si i) es una de las partes y ha hecho referencia al documento en la demanda; ii) el peticionario está jurídicamente autorizado a solicitar la entrega o la lectura minuciosa del documento del titular; o iii) el documento se ha elaborado en beneficio del peticionario o está relacionado con la relación jurídica entre el peticionario y el titular del documento, con algunas excepciones establecidas en la disposición.

Desde el 9 de julio de 2019, la parte acusada de infringir la patente o el modelo de utilidad también debe contestar a las acusaciones creíbles de infracción con pruebas, y no con una simple negación (lo cual es habitual cuando las pruebas de infracción se encuentran en su totalidad dentro de las instalaciones del demandado y, por lo tanto, son difíciles de obtener para el demandante a través de órdenes judiciales). Si se demuestra prima facie la probabilidad de infracción, el infractor acusado que niegue la infracción debe presentar pruebas del procedimiento o producto real que está utilizando o, de lo contrario, se arriesga a que el tribunal presuma que la actividad ilícita objeto de acusación ha tenido lugar realmente.

8.6.7.4.2 Orden de presentación de materiales

La Ley de Patentes se ha modificado (modificación parcial en virtud de la Ley núm. 14112, en vigor desde el 30 de junio de 2016) para ampliar el alcance de las órdenes de presentación de “documentos” a “materiales”, que también pueden incluir archivos electrónicos, fragmentos de video o cualquier otra forma no documental de datos. La Ley también se modificó para evitar que las partes se nieguen a cumplirla alegando que los materiales contienen secretos comerciales. En virtud de la ley modificada, en primer lugar, la parte peticionaria debe demostrar, a través de un procedimiento en privado si es necesario, que el material contiene realmente secretos comerciales. Incluso si gana, el titular del material no puede simplemente negarse a cumplir la orden si dichas pruebas se consideran necesarias para demostrar la infracción. En su lugar, el titular puede solicitar que el tribunal limite el alcance de la divulgación o las personas que pueden acceder a los materiales.

Si un material solicitado se retiene sin justificación, la ley modificada permite al tribunal presumir que la alegación de la otra parte basada en los hechos que se pretende probar mediante el material es cierta. Estos cambios están concebidos para facilitar que los litigantes en materia de patentes de la República de Corea obtengan las pruebas necesarias con respecto a la infracción y los daños y perjuicios. La modificación se aplica a todos los procesos de infracción presentados a partir del 30 de junio de 2016. El tribunal se reserva una amplia potestad a la hora de acceder a las solicitudes de órdenes de presentación.

8.6.7.5 Conservación de las pruebas (antes del proceso de infracción o durante este)

La conservación de las pruebas es un instrumento para obtener pruebas que, de otra manera, resultarían difíciles de garantizar. En algunas causas por infracción de patente, se han concedido peticiones de conservación de las pruebas. Para obtener resultados satisfactorios, el peticionario debe demostrar que existe una probabilidad razonable de infracción de la patente y la necesidad de conservar las pruebas. Si los resultados son satisfactorios, el tribunal emitirá una sentencia en la que disponga lo siguiente: “1) se procederá a examinar las pruebas en relación con esta causa; y 2) se ordenará al demandado que presente los materiales”. En el anexo de la sentencia, se especificarán el tema,¹²¹ el lugar¹²² y la fecha de examen a efectos de análisis de las pruebas, así como los hechos que se deben probar y los materiales objeto de examen¹²³ para la presentación de los materiales.¹²⁴

Las peticiones de conservación de pruebas se pueden presentar tanto antes del proceso de infracción como durante este. Antes de presentar un proceso de infracción, debe presentarse la petición de conservación de pruebas ante el tribunal de distrito que tenga jurisdicción sobre el lugar de residencia de la parte que posee las supuestas pruebas o la ubicación de las pruebas que se pretende inspeccionar, y la causa será juzgada por un único juez. Tras presentar una demanda, la petición puede presentarse ante el tribunal en el que se ha presentado la demanda, y normalmente el mismo grupo de jueces que revisó la demanda será el que conocerá de la causa.

8.6.7.6 Expertos

8.6.7.6.1 Testigos (incluidos los peritos)

Aunque las pruebas documentales son la forma de corroboración que se utiliza más frecuentemente en los litigios civiles sobre patentes, el uso del interrogatorio de los testigos para probar los antecedentes de hecho ha ido aumentando gradualmente. Es especialmente común en las causas civiles sobre patentes realizar interrogatorios a peritos, que son personas reconocidas por tener conocimientos técnicos en la tecnología concreta. Los interrogatorios de los testigos periciales se diferencian de otros interrogatorios de testigos en que estos últimos se centran en los hechos que el testigo ha experimentado realmente en persona, mientras que los peritos en las causas relativas a patentes están llamados sobre todo a testificar sobre cuestiones tales como i) el nivel técnico de una persona con conocimientos ordinarios en la materia en el momento de la presentación de la patente, ii) la divulgación del estado de la técnica, iii) el análisis y la comparación de los bienes ilícitos, iv) la cuantía de la pérdida ocasionada por la infracción y v) la cuantía razonable de la regalía, entre otras. Para llamar a un testigo pericial al estrado, el peticionario debe presentar una “declaración básica para testigos periciales” ante el tribunal. Este formulario está disponible en las directrices prácticas del Tribunal de Patentes y las divisiones de PI del Tribunal de Distrito Central de Seúl.¹²⁵

La Ley de Procedimiento Civil establece varias vías por las que los expertos pueden emitir sus dictámenes ante el tribunal. La prueba pericial puede presentarse tanto mediante una declaración como mediante un testimonio directo ante el tribunal. Las declaraciones son el método más utilizado. Ambas partes del litigio pueden presentar declaraciones de expertos independientes como pruebas para respaldar sus argumentos, y estas declaraciones pueden basarse en las pruebas y los conocimientos del propio experto o en otras pruebas revisadas por él.

Los testigos periciales también pueden ser llamados a testificar en el juicio, normalmente por petición de una de las partes. Las preguntas que se formularán deben presentarse ante el tribunal por escrito antes de la celebración del juicio. Normalmente, los interrogatorios directos requieren únicamente una respuesta muy breve. La decisión de permitir o no el testimonio pericial queda a criterio del tribunal y, si se permite, la otra parte tendrá la oportunidad de contrainterrogar al testigo. Las preguntas del contrainterrogatorio y el segundo interrogatorio directo no deben presentarse ante el tribunal con antelación. El tribunal también puede nombrar a expertos para que evalúen los hechos relacionados con los daños y perjuicios y las tecnologías objeto de controversia.¹²⁶

8.6.7.6.2 Asistencia técnica de expertos

8.6.7.6.2.1 Examinadores técnicos judiciales

El Tribunal de Patentes cuenta con examinadores técnicos judiciales que ofrecen asistencia eficaz y rápida a tiempo completo en la resolución de controversias a través del examen especializado de los problemas relacionados con las cuestiones técnicas en las causas relativas a patentes y modelos de utilidad.¹²⁷ Los examinadores técnicos judiciales del Tribunal de Patentes tienen conocimientos especializados y experiencia en ámbitos científicos y técnicos, como la maquinaria, las comunicaciones, la electricidad y la electrónica, la química, los medicamentos, la agricultura y la construcción. Provienen de distintos ámbitos: por ejemplo, examinadores de la KIPO, abogados de patentes e investigadores en los campos pertinentes, a menudo con títulos de máster o doctorado. Además, la KIPO envía a sus responsables de división al Tribunal de Patentes como examinadores técnicos judiciales.

Si lo solicita un grupo de jueces, los examinadores técnicos judiciales emiten dictámenes sobre cuestiones técnicas en las demandas sobre patentes y modelos de utilidad y, si el grupo de jueces lo considera necesario, participan en las vistas preparatorias y los juicios, y formulan preguntas a las partes con el permiso del juez que preside la sala.¹²⁸ En principio, cada causa relativa a una patente del Tribunal de Patentes tiene un examinador técnico judicial con conocimientos especializados en el ámbito asignado a la causa, y el grupo de jueces celebra una sesión técnica explicativa antes del juicio, durante la cual un examinador técnico judicial ayuda a los jueces a comprender las cuestiones técnicas del caso.¹²⁹ Las divisiones de PI del Tribunal de Distrito Central de Seúl, que se encargan de la mayoría de las causas de primera instancia relativas a patentes, y el Tribunal Supremo, que se encarga de los juicios finales de todas las causas relativas a patentes, también cuentan con examinadores técnicos judiciales.

8.6.7.6.2.2 Asesores técnicos

Además de los examinadores técnicos judiciales, el tribunal puede optar por nombrar a un asesor técnico para emitir un dictamen pericial sobre un tema concreto de la causa. Los asesores técnicos se seleccionan a partir de un grupo de expertos registrados especializados en una amplia variedad de ámbitos técnicos, incluida la maquinaria, las comunicaciones, la electricidad y la electrónica, la química, los medicamentos, la agricultura y la construcción. La mayoría de ellos son investigadores de institutos de investigación nacionales o profesores que imparten docencia en escuelas de posgrado.

Los asesores técnicos participan en los litigios mediante la presentación de dictámenes por escrito o la asistencia el día del juicio para ofrecer explicaciones o dictámenes sobre cuestiones técnicas y, con el permiso del juez que preside la sala, para formular preguntas a las partes o los testigos. Estos expertos están sujetos a obligaciones de confidencialidad en relación con las causas donde participan y se consideran empleados públicos a efectos de la disposición sobre soborno de la Ley Penal.¹³⁰

Los asesores técnicos se diferencian de los examinadores técnicos judiciales en que son profesionales externos nombrados según el caso, mientras que los examinadores técnicos judiciales trabajan a tiempo completo en el tribunal.