Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.9.4 Juicio y vista

Para que se determine la existencia de una infracción de patente penal, i) debe existir un derecho de patente válido, ii) el producto o procedimiento que utiliza el derecho de patente debe estar dentro del alcance de su protección, iii) la utilización del derecho de patente por el supuesto infractor debe ser ilícita, iv) el supuesto infractor debe tener la capacidad de cumplir su responsabilidad jurídica, y v) el supuesto infractor debe tener intención. A continuación, trataremos fundamentalmente el requisito ii), ya que en la práctica es el más complicado.

8.9.4.1 Si el producto o procedimiento utilizado está dentro del alcance de protección del derecho de patente

Al igual que en las demandas civiles de patentes, se debe definir en primer lugar el alcance de protección de una invención patentada para determinar la infracción de patente. Por lo tanto, primero se necesita una interpretación del alcance de las reivindicaciones, con un enfoque centrado en su lenguaje y su texto (principio de interpretación literal), teniendo en cuenta al mismo tiempo las descripciones y los dibujos de la invención y los conocimientos técnicos comunes en el momento en que se presentó la solicitud (principio de referencia a las descripciones de la invención).¹⁸⁶

Además, para determinar si existe una infracción de patente, los elementos que figuran en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada y los del producto o procedimiento ilícito se deben comparar sobre la base de la interpretación de las reivindicaciones, y los elementos que figuran solo en las descripciones de la invención no se deben comparar. Para que se enmarque dentro del alcance de protección de una invención patentada, el producto o procedimiento del demandado debe incluir todos los elementos de la invención patentada. Si solo se incluyen algunos de los elementos de la invención patentada y el resto están ausentes, entonces el producto o procedimiento no está dentro del alcance de protección de la invención patentada en principio.¹⁸⁷

Las infracciones de patente incluyen tanto las infracciones literales como las infracciones en virtud de la doctrina de los equivalentes. Por lo tanto, se puede establecer la existencia de infracciones de patente en las causas en que los elementos del producto o procedimiento del demandado no son literalmente idénticos, sino equivalentes a los elementos correspondientes de la invención patentada por el demandante.

Aun así, la cuestión de si las infracciones indirectas pueden constituir una infracción de patente supone un problema. Según los precedentes judiciales, la infracción indirecta es básicamente un acto preparatorio de infracción y, dado que la pena de un acto preparatorio de un acto penal exige una disposición específica, la disposición de sancionar una infracción de patente no se puede utilizar por sí misma para castigar una infracción indirecta, un acto preparatorio de infracción.¹⁸⁸

8.9.4.2 Motivos para la nulidad de patentes en causas penales por infracción de patente

En las causas donde los elementos de una invención patentada son idénticos a los de una técnica anterior conocida en el momento de la solicitud de la patente y, por consiguiente, carecen de novedad, la invención patentada no está dentro del alcance del derecho de protección independientemente de la ausencia de una decisión de nulidad y, por consiguiente, se determina que no existe infracción de patente.¹⁸⁹

La cuestión de si se puede revisar la falta de actividad inventiva en una demanda penal de patente supone un problema. Como se analizó antes, en una demanda civil de patente, el demandado suele argumentar contra la alegación de infracción de patente del demandante que se trata de un abuso de derechos sobre la base de un derecho de patente claramente nulo que carece de actividad inventiva, y esa exención se ha mantenido como válida.¹⁹⁰ Si bien todavía no ha habido ningún precedente explícito en un proceso penal, la opinión generalizada es que se determinará que no existe infracción penal si en la revisión se concluye que la invención patentada carece de actividad inventiva. No obstante, en la práctica, si se alega la falta de actividad inventiva, por lo general el juicio proseguirá teniendo en cuenta el progreso de los juicios judiciales y administrativos relacionados.

8.9.4.3 Intención y carácter ilícito

La infracción penal de patentes requiere intención por parte del infractor. El término “intención” hace referencia al conocimiento y la aceptación de la infracción de patente;¹⁹¹ no se puede concluir directamente que un infractor tiene intención penal basándose únicamente en la patente registrada. Cuando el titular de un derecho tiene conocimiento de un acto de infracción por parte de otra persona, pueden velar por las pruebas de la intención enviando una carta de advertencia al infractor.

No obstante, la Ley Penal establece que “[c]uando una persona comete un delito por error creyendo que su acto no constituye un delito según la legislación y las reglamentaciones, no será punible si el malentendido se basa en motivos razonables.¹⁹² En este sentido, se plantea la cuestión de si esta disposición se aplica cuando un demandado ha sido asesorado, por ejemplo, por un abogado de patentes sobre la infracción de patente. Los tribunales tienden a adoptar una postura estricta con respecto a si este asesoramiento se puede considerar causa justificada de incomprensión de la ley: el mero hecho de recibir asesoramiento no basta para eludir la sanción.

8.9.4.4 Número de delitos

Dado que el interés jurídico que se persigue en un juicio por infracción de patente es proteger el derecho de patente, aunque una persona haya cometido múltiples delitos, puede establecerse un único delito global si se reconoce la unidad y continuidad de su intención delictiva.¹⁹³ En otras palabras, en estos casos, varias infracciones se tratan como un único delito. Además, independientemente de si el titular de los derechos es el mismo, solo se establece un delito de infracción para cada derecho de patente.