Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

9.9 El Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual

En la sección 9.3.1.3 se mencionó el Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC), órgano especializado de la Sala de la Cancillería del Tribunal Superior. La presente sección se centra en las diferencias de procedimiento entre el IPEC y el Tribunal de Patentes.

El IPEC se creó el 1 de octubre de 2013 para reformar el sistema preexistente del Tribunal de Condado de Patentes. El nuevo tribunal se constituyó para tramitar las acciones de propiedad intelectual, entre ellas las de patentes, que daban lugar a causas más sencillas, más breves, menos complejas o de menor cuantía.¹⁶⁴ El objetivo del IPEC es ofrecer procedimientos menos costosos, más rápidos y menos formales que el Tribunal de Patentes, así como proteger a las partes del riesgo de pagar a la contraparte cuantiosas sumas en concepto de costas al final del proceso.

Un rasgo de los procesos judiciales ante el IPEC es el carácter activo de la administración judicial de las causas, que se lleva a cabo teniendo en cuenta los costos y los beneficios. Las partes deben indicar las cuestiones que han de determinarse y los pasos necesarios para resolverlas en una etapa temprana del procedimiento.

El IPEC cuenta con una vía múltiple (multi-track) y una vía para demandas de menor cuantía (small claims track), para diferenciar las demandas en función de la cuantía y la complejidad. Para las causas de patentes solo es adecuada la vía múltiple y, por lo tanto, a menos que se disponga expresamente lo contrario, la información sobre el IPEC contenida en la presente sección se refiere a la vía múltiple del tribunal.

La administración activa de las causas en los procesos judiciales ante el IPEC (que abarca la revelación de documentos, las pruebas y los juicios) está dirigida a lograr que los juicios sean más breves y que los costos del proceso sean más proporcionados.

9.9.1 Información general

9.9.1.1 Competencia

El IPEC solo conoce de causas relativas a la propiedad intelectual. Su competencia abarca las controversias derivadas de demandas contractuales y relativas a cuestiones distintas de la propiedad intelectual, pero solo si están relacionadas con una demanda en materia de propiedad intelectual. Los juicios en el IPEC no deberían durar más de dos días (o, como mucho, tres).

En el IPEC, las reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios (o de liquidación de beneficios) no pueden exceder los 500 000 GBP,¹⁶⁵ si bien este límite puede superarse mediante un acuerdo entre las partes.¹⁶⁶ Como se explica con más detalle en la sección 9.9.12, las costas de los procedimientos ante el IPEC no deben superar el límite máximo de 60 000 GBP (con muy pocas excepciones).

El IPEC puede aplicar todas las vías de reparación (entre ellas, las de carácter cautelar) disponibles en los procesos ante el Tribunal de Patentes. Igual que en este tribunal, el procedimiento del IPEC se rige por el CPR. Todos los procedimientos iniciados ante el IPEC (o remitidos a él) se regulan en la parte 63.V) y la directriz práctica 63. Las disposiciones relativas a las costas figuran en la parte 45.IV) y la directriz práctica 45.

Como se ha señalado, el IPEC cuenta con una guía judicial propia, la Guía del IPEC, que debe leerse conjuntamente con la Guía de la Cancillería, igual que la Guía del Tribunal de Patentes.¹⁶⁷

9.9.1.2 Jueces

El juez presidente del IPEC gestiona y juzga la mayor parte de las causas ante el tribunal. Este sistema de registro de los actos procesales de facto facilita al tribunal la administración activa de las causas.

9.9.1.3 Lugar y tipo de audiencia

El IPEC tiene su sede en el Rolls Building de Londres. Los juicios ante el IPEC pueden celebrarse fuera de Londres, especialmente cuando ello permite ahorrar gastos y así lo acuerdan las partes. Antes de la pandemia de COVID-19, ninguna de las demás audiencias (entre ellas, las CMC) se celebraba fuera de Londres, pues celebrar vistas breves fuera de la sede no solía resultar práctico. Sin embargo, a partir de los comentarios de los usuarios del IPEC respecto de la utilización de las videoconferencias en todas las audiencias (también en los juicios) durante la pandemia, se prevé que la norma general sea que todas las audiencias (salvo los juicios) se celebrarán por videoconferencia, mientras que los juicios serán de carácter presencial.

9.9.1.4 Representación

Los abogados asesores y los abogados de patentes tienen potestad para representar a sus clientes ante el IPEC. Pueden hacerlo personalmente o dar instrucciones a abogados litigantes para ayudarlos a prepararse para defender sus argumentos ante el tribunal. Las partes también pueden representarse a sí mismas.

9.9.2 Aspectos previos al proceso judicial

Como ocurre en el Tribunal de Patentes, en los litigios ante el IPEC no existe un protocolo específico previo al proceso judicial, si bien es aplicable la directriz práctica “Conducta y protocolos previos al proceso judicial”.¹⁶⁸ La parte demandada en una controversia ante el IPEC debe responder en un plazo de 14 días, salvo en circunstancias excepcionales.

La parte demandante puede escoger entre presentar la demanda ante el Tribunal de Patentes o el IPEC, lo cual se reflejará en el escrito de demanda.

9.9.3 Traslado

La parte demandada ante el Tribunal de Patentes puede solicitar el traslado de la causa al IPEC, y viceversa.¹⁶⁹ Aunque las partes convengan en el traslado de la causa, es necesaria la aprobación del juez del tribunal en el que está registrada la causa en ese momento, si bien es muy probable que se conceda. Si no existe un acuerdo entre las partes, debe presentarse una solicitud de traslado, a más tardar, en la CMC.

Al determinar si la demanda debe trasladarse al IPEC o a otro tribunal desde el IPEC, deben tenerse en cuenta los factores siguientes:

• los recursos económicos de las partes;
• la complejidad general de la demanda;
• la naturaleza de las pruebas; y
• la cuantía de la demanda.¹⁷⁰

9.9.4 Escrito de alegaciones

9.9.4.1 Alegaciones

Los escritos de alegaciones que se presentan ante el IPEC son más detallados que los del proceso ante el Tribunal de Patentes. En ellos se deben establecer de manera concisa todos los hechos y los argumentos en los que se fundamentan las alegaciones.¹⁷¹ Para ello, todos los hechos y argumentos pertinentes deben recogerse en el escrito de alegaciones, si bien de manera sucinta y con un grado adecuado de detalles. En la CMC del proceso ante el IPEC (véase la sección 9.9.5.3) se analizan las cuestiones una por una, y las partes y el tribunal deben tener conocimiento de todas ellas en el momento de la vista. En la Guía del IPEC se explica de la siguiente manera:

En la parte 63, regla 20.1, se exige que en el escrito de alegaciones ante el IPEC se establezcan de manera concisa todos los hechos y argumentos en los que se basa la parte que presenta el escrito. En ocasiones, esta norma se malinterpreta. Deben mencionarse todos los hechos y argumentos pertinentes. Ahora bien, no deben pormenorizarse todos los detalles. En el momento del juicio, la parte tendrá la oportunidad de explicarle al tribunal toda la información importante. Es conveniente redactar el escrito de alegaciones de la manera más concisa posible y, al mismo tiempo, reflexionar sobre si alguno de los argumentos que se proponen para su examen en el juicio y el fundamento en el que se basa serán una sorpresa para la contraparte que haya leído el escrito de alegaciones. Si no es así, es probable que el escrito de alegaciones esté redactado con los detalles suficientes.

[…]

• En los escritos de alegaciones en los que se defienda la infracción de una patente debe señalarse a) qué reivindicación se ha infringido según el demandante y b) al menos un ejemplo del producto o proceso ilícito de la parte demandada.
• En los escritos de alegaciones en los que se defienda que la patente es inválida, se deben señalar los motivos por los que se impugna la validez, entre ellos los relativos a la fecha de prioridad. Debe especificarse todo el estado de la técnica en el que se base la argumentación y debe adjuntarse a las alegaciones una copia de cada elemento del estado de la técnica. Si se defiende que una patente no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para ponerla en práctica, en las alegaciones deben indicarse los aspectos de la invención que no pueden ponerse en funcionamiento y en qué sentido no puede funcionar la invención.
• Los escritos de alegaciones que se emitan en respuesta a una impugnación de la validez de la patente deben contener una indicación de las reivindicaciones que se consideran válidas de manera independiente.¹⁷²

La administración activa de las causas ante el IPEC exige a las partes que, antes de la CMC (siempre que no lo hayan hecho ya en los escritos de alegaciones), señalen i) las reivindicaciones controvertidas, ii) lo que consideran el concepto inventivo de esas reivindicaciones, iii) los hechos que se consideran conocimientos generales comunes pertinentes y (iv) la naturaleza y las características de la persona experta en la materia.

Las partes deben tener en cuenta que, en la CMC, el tribunal puede exigir que se reduzca el número de reivindicaciones controvertidas, por lo que debe reflexionarse sobre cuál o cuáles son las reivindicaciones más importantes para los argumentos de las partes. En la mayor parte de los casos, el tribunal no permite a los titulares de patentes basar sus argumentos en más de tres reivindicaciones cuya validez independiente e infracción se alegan. El titular de la patente debe elaborar un gráfico, diagrama u otro documento en el que se indiquen los elementos de la reivindicación que están incorporados en el producto o proceso supuestamente ilícito. De forma similar, la parte que defienda la invalidez de la patente por falta de novedad o de actividad inventiva respecto del estado de la técnica debe elaborar un documento adecuado en el que se especifiquen los elementos de la reivindicación que están presentes en el estado de la técnica que se alega. Es poco probable que se permita a la parte que alega la invalidez basar sus argumentos en más de tres citas relativas al estado de la técnica. Si esos documentos no se han incorporado al escrito de alegaciones, deben presentarse antes de la CMC, a más tardar.

Los escritos de alegaciones en los procesos ante el IPEC deben estar verificados por una declaración jurada firmada por una persona que tenga conocimiento de los hechos alegados o, si nadie los conoce, por las personas que conjuntamente tengan conocimiento de todos los hechos.¹⁷³

9.9.4.2 Plazos

Habida cuenta del contenido adicional que debe incorporarse al escrito de alegaciones, los plazos para presentar la contestación a la demanda y el consiguiente escrito de alegaciones son ligeramente diferentes en el IPEC. En los procesos ante este tribunal, se añade el requisito de que en el escrito de pretensiones se debe confirmar si se ha cumplido el párrafo 6 de la directriz práctica “Conducta y protocolos previos al proceso judicial”.¹⁷⁴

Si no se ha presentado un acuse de recibo, el plazo para presentar la contestación a la demanda es de 14 días desde la notificación del escrito de pretensiones.¹⁷⁵ Si, en cambio, se ha presentado acuse de recibo, el plazo para presentar la contestación es de 42 días (si en el escrito de pretensiones se confirma que se ha cumplido el párrafo 6 de la directriz práctica “Conducta y protocolos previos al proceso judicial”)¹⁷⁶ o 72 días (si no se confirma).¹⁷⁷

La contestación (y la reconvención) deben notificarse a todas las partes. En el CPR no se especifica el plazo para notificar la reconvención, si bien en la Guía del IPEC se establece que debe hacerse al mismo tiempo que se presenta la contestación a la demanda y que toda demora indebida puede tener efectos adversos en relación con las costas.¹⁷⁸

La réplica a la contestación o a la reconvención debe presentarse y notificarse a todas las demás partes en un plazo de 28 días contado a partir de la notificación de la contestación a la demanda.¹⁷⁹ Si la parte demandada decide hacer una dúplica, debe presentarla y notificarla en un plazo de 14 días contados a partir de la notificación de la contestación a la reconvención.¹⁸⁰

En el IPEC, los plazos para notificar los escritos de alegaciones no pueden prorrogarse sin el consentimiento previo del tribunal.¹⁸¹ La solicitud de prórroga debe presentarse antes del vencimiento del plazo correspondiente y en ella deben figurar motivos sólidos que justifiquen la necesidad de la prórroga. Por lo general, estas solicitudes se resuelven sin celebrar una audiencia.

9.9.5 Tramitación temprana de causas y medidas cautelares preliminares

9.9.5.1 Solicitudes provisionales

El IPEC puede aplicar todas las vías de reparación de carácter cautelar de que dispone el Tribunal de Patentes (medidas cautelares, órdenes de registro e incautación y de embargo preventivo, caución respecto de las costas procesales, etc.).

Las solicitudes que se presentan al tribunal, entre ellas las solicitudes de sentencia en rebeldía, se efectúan de conformidad con el procedimiento establecido en la regla 63.25 del CPR.¹⁸² Una vez notificada la solicitud, la parte demandada debe presentar y notificar la respuesta a todas las partes interesadas en un plazo de cinco días laborables.¹⁸³ Si las partes no pueden llegar a un acuerdo respecto de la solicitud, teniendo en cuenta la respuesta de la parte demandada, el solicitante se pone en contacto con el tribunal para convocar una audiencia.

Si vence el plazo de cinco días sin que el demandado haya actuado, quien haya presentado la solicitud puede pedir al tribunal que emita la orden deseada sin más demora.

Para solicitar una medida de reparación urgente (como las medidas cautelares), debe presentarse el formulario de solicitud habitual. Una vez notificada la solicitud, quien la haya presentado debe ponerse en contacto con el asistente del juez para que fije una fecha para la vista que sea adecuada a la urgencia de la cuestión y, de ser posible, conveniente para todas las partes. En situaciones de urgencia extrema, puede solicitarse la reparación sin presentar el formulario de solicitud. Para ello, la parte interesada debe ponerse en contacto con la secretaría judicial del IPEC. El juez no admitirá la solicitud a menos que se den muy buenos motivos que expliquen la extrema urgencia.

El tribunal siempre fija la fecha y la hora de las audiencias de manera que sean adecuadas a la urgencia de la solicitud, lo que significa que puede atenderla un juez distinto del juez presidente. La conveniencia para las partes y sus asesores se tiene en cuenta, si bien no reviste una importancia central. Como se ha señalado en la sección 9.9.1.3, a partir de la pandemia de COVID-19, lo habitual es que todas las solicitudes se atiendan por videoconferencia, a menos que existan motivos de peso que hagan necesaria una audiencia presencial.

El costo de las solicitudes tiene un límite máximo parcial y se valora al final del juicio, a menos que una de las partes se haya comportado de manera poco razonable, en cuyo caso el costo puede evaluarse al final de la audiencia¹⁸⁴ y no se tiene en cuenta en el límite global.¹⁸⁵

9.9.5.2 Emisión de un dictamen preliminar no vinculante sobre el fondo del asunto

En las circunstancias adecuadas y siempre que todas las partes estén conformes, el IPEC puede emitir un dictamen preliminar y no vinculante sobre el fondo de la causa (una “evaluación temprana neutral”). Es posible solicitar dicho dictamen antes de la CMC, para que el tribunal pueda estudiar si es adecuado.

9.9.5.3 Administración de causas

La CMC es una audiencia importante en la que el tribunal determina cómo llevar el asunto a juicio de manera eficiente y proporcionada. El tribunal define las cuestiones de hecho y de Derecho que deben resolverse en el juicio¹⁸⁶ y la medida en que la revelación de documentos (incluida la descripción del producto o proceso), los experimentos, las pruebas (testificales y periciales), los interrogatorios de la contraparte y los alegatos escritos son necesarios para solucionar la controversia de manera justa.¹⁸⁷ Las órdenes que permitan uno o varios de estos elementos deben estar relacionadas con cuestiones concretas y específicas¹⁸⁸ y solo pueden emitirse si el tribunal está convencido de que las ventajas de admitir dichos elementos (en el sentido de que contribuyen a resolver la cuestión que corresponda) parecen justificar el costo de ponerlos en práctica y gestionarlos.¹⁸⁹

9.9.6 Revelación de documentos

En el IPEC solo es posible la revelación de documentos específicos (es decir, la exhibición de documentos o tipos de documentos concretos), que por lo general está limitada a una o varias de las cuestiones señaladas en la CMC.

El procedimiento de revelación de documentos en virtud de la directriz práctica 57AD del CPR no se aplica en el IPEC, si bien se espera que los litigantes revelen todos los documentos conocidos de la contraparte, independientemente de que en la CMC se haya emitido una orden de revelación de documentos.¹⁹⁰

9.9.7 Pruebas

El escrito de alegaciones de las partes puede considerarse como una prueba en el juicio. Si es necesario, en la CMC pueden aportarse otras pruebas en forma de declaraciones de testigos. Por lo general, el tribunal trata de controlar las pruebas testificales y, para ello, limita el número de cuestiones sobre las que puede aportarse este tipo de prueba, el número de testigos y la duración de sus declaraciones.

La administración procesal de las pruebas periciales es similar. Si se permiten las pruebas periciales, solo se admitirá a más de un perito por cada parte cuando se demuestre claramente que varios ámbitos distintos de especialización técnica guardan relación con las cuestiones que se examinarán en el juicio. En los procesos ante el IPEC, los peritos tienen las mismas obligaciones que ante el Tribunal de Patentes. Es más frecuente que los “peritos internos” superen el criterio de los costos y los beneficios, si bien ello no impide que deban actuar de manera independiente y cumplir sus obligaciones y deberes en calidad de peritos.

9.9.8 Sesión de revisión previa al juicio

En el IPEC no suelen celebrarse sesiones de revisión previas al juicio.

9.9.9 Juicio

9.9.9.1 Duración, formato y programa del juicio

Los juicios ante el IPEC no deberían durar más de dos días (o, como mucho, tres). Como se ha explicado en la sección 9.9.1.3, se prevé que, después de la pandemia de COVID-19, los juicios se celebrarán en formato presencial.

El tribunal controla la celebración de los juicios para garantizar que se ajuste a la estimación realizada. Las partes deben presentar por adelantado un programa para la celebración del juicio y, una vez aprobado por el tribunal, debe aplicarse de manera estricta. El tribunal debe dedicar el mismo tiempo a cada una de las partes, a menos que exista una buena razón que justifique lo contrario.

Las intervenciones iniciales, de ser necesarias, suelen ser breves y, si las partes han redactado un esquema de argumentos antes del juicio, no es infrecuente que se comience directamente con la práctica de la prueba. A diferencia de lo que sucede en el Tribunal de Patentes, por lo general no se permite a las partes mostrar a los testigos o a los peritos documentos que no se hayan presentado previamente en el proceso.¹⁹¹ Otra diferencia con el Tribunal de Patentes es que en los juicios ante el IPEC no suele dedicarse tiempo a preparar los alegatos escritos después de la prueba, y es habitual que los alegatos finales se presenten inmediatamente después de la conclusión de la práctica de la prueba.

Idealmente, si las partes están de acuerdo, el juicio puede efectuarse por escrito, es decir, sin una audiencia. La sentencia se emite de la manera habitual una vez que el juez ha estudiado el expediente.

9.9.10 Sentencia

Igual que en los procesos ante el Tribunal de Patentes, es frecuente que las sentencias se reserven y se emitan en una fecha posterior al juicio. Los representantes legales de las partes (o los propios litigantes) reciben una copia del borrador de la sentencia antes de la fecha en la que se emite la sentencia, de manera que puedan notificar al tribunal los posibles errores evidentes y de carácter tipográfico. En los juicios por escrito, la sentencia se emite como es habitual una vez que el juez ha estudiado el expediente.

El texto de la sentencia puede mostrarse de manera confidencial a las partes, pero solo para recibir instrucciones y con las condiciones estrictas de que ni la sentencia ni sus efectos se revelen a terceros ni se utilicen en el dominio público y que no se realice ninguna acción (excepto de carácter interno) como respuesta a la sentencia. Si las partes prefieren no acceder al borrador de la sentencia en estas condiciones, deben informar al tribunal en el momento en el que la causa queda vista para sentencia.

9.9.11 Audiencia consiguiente a la sentencia

A menudo se celebra una audiencia posterior a la emisión de la sentencia con el objetivo de finalizar la orden subsiguiente a la sentencia. Puede celebrarse inmediatamente después de que se emita la sentencia o en una fecha posterior.

Esta audiencia no es necesaria cuando las partes hayan llegado a un acuerdo sobre la orden subsiguiente a la sentencia y hayan pedido al juez una copia firmada por todas las partes o sus representantes.

9.9.12 Costas

Salvo muy escasas excepciones,¹⁹² en el IPEC las órdenes relativas a las costas están sometidas a un límite máximo. El tribunal no condenará a ninguna de las partes a pagar unas costas totales superiores a 60 000 GBP en la determinación definitiva de una demanda relativa a la responsabilidad¹⁹³ ni superiores a 25 000 GBP cuando se reclame una indemnización por daños y perjuicios o la liquidación de beneficios.¹⁹⁴ Además de estos límites globales, también pueden aplicarse límites parciales, es decir, límites a las costas correspondientes a cada etapa del proceso judicial.¹⁹⁵

En el IPEC, todas las costas (salvo las relativas a una audiencia previa en la que una de las partes ha mostrado una conducta reprochable)¹⁹⁶ se valoran de manera sumaria después del juicio. La parte que desea obtener el reembolso de las costas debe presentar un resumen de sus gastos desglosados en cada una de las etapas correspondientes. El tribunal valora los gastos reales en que han incurrido las partes en cada etapa del proceso y aplica las deducciones que convenga en cada etapa. La cifra resultante se compara con el límite establecido para esa etapa y la parte recibe la cantidad menor. A continuación, se suman los subtotales de las distintas etapas para calcular la cantidad que recibirá la parte, previa aplicación del límite global a dicha suma.¹⁹⁷ Habida cuenta de que las costas se evalúan de manera sumaria, no es necesario prever un pago a cuenta. En los procesos ante el IPEC no se exige realizar estimaciones de las costas.

9.9.13 Vías de reparación

El IPEC puede aplicar tras el juicio todas las vías de reparación disponibles para el Tribunal de Patentes (medidas definitivas, declaraciones de no infracción, certificados de impugnación de la validez, órdenes de pago de una indemnización por daños y perjuicios o de la liquidación de beneficios, órdenes de divulgación de la sentencia, declaraciones Arrow, etc.).

9.9.14 Recursos

Las decisiones del IPEC (resultantes de una solicitud o de un juicio) pueden recurrirse. Todos los recursos se presentan ante el Tribunal de Apelación.¹⁹⁸ Ninguna de las partes tiene un derecho absoluto a recurrir una decisión, sino que se debe obtener una autorización. La autorización para recurrir puede (y, por lo general, debería) solicitarse al juez que emitió la decisión que se desea recurrir. Si el juez deniega la autorización, la parte puede solicitarla al Tribunal de Apelación.

En el Tribunal de Apelación no se aplican automáticamente los límites a las costas. Los recurrentes que deseen que se apliquen límites a las costas en apelación deben solicitarlo al Tribunal de Apelación lo antes posible. Este tribunal tiene discrecionalidad para emitir una orden por la que se limiten las costas que la parte vencedora pueda obtener de la parte vencida en apelación.¹⁹⁹ La discrecionalidad se ejercerá teniendo en cuenta los medios de ambas partes, todas las circunstancias del caso y la necesidad de facilitar el acceso a la justicia.