Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.6.4 Alegaciones y procedimientos preliminares

5.6.4.1 Fase inicial de la acción por infracción de patente

El proceso comienza y la acción civil se vuelve oficialmente pendiente (“Rechtshängigkeit”) mediante la notificación de la demanda (artículos 253.1) y 261.1) del Código Procesal Civil). La notificación de actos procesales se debe realizar conforme a las normas nacionales¹¹⁵ (notificación a personas físicas o jurídicas que residen o están presentes en Alemania), las normas europeas¹¹⁶ o el Convenio de La Haya sobre la Notificación.¹¹⁷ Consiste en notificar la demanda junto con la orden judicial que establece un plazo para que el demandado presente una respuesta a la demanda (contestación) y la citación de las partes a la vista oral (artículos 274.2 y 275.1). De manera alternativa, el tribunal puede ordenar que se inicie un procedimiento preliminar por escrito (“schriftliches Vorverfahren”), lo cual suele suceder si se debe notificar la demanda en el extranjero (artículo 271.2).

Si se ordena la apertura de un procedimiento preliminar por escrito, el demandado debe presentar un escrito de contestación (“Verteidigungsanzeige”) para evitar una sentencia en rebeldía (artículo 276.1 del Código Procesal Civil). El plazo para presentar dicha notificación varía de dos a cuatro semanas. Tras presentar el escrito de contestación, el tribunal fija una fecha para la vista. Esta fecha de la vista se denomina, por utilizar un término técnico del Código Procesal Civil, “primera audiencia anticipada” (“früher erster Termin”). Sin embargo, este término es engañoso, ya que la vista suele ser la única audiencia oral de la causa (artículo 275.2). Se fija hacia el final del proceso esperado.

Los procedimientos de primera instancia ante el tribunal regional, en líneas generales, toman un año desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, aunque los detalles varían según la competencia territorial y la carga de trabajo actual en cada tribunal competente, que cambia con el tiempo. Antes de la vista, normalmente hay otra ronda de presentación de información (réplica y dúplica). En muchos casos, las partes tienden a presentar escritos adicionales, lo cual es posible, si bien en muchos tribunales competentes este no es el método más favorecido por los jueces.

Algunos tribunales han variado este proceso general. En Düsseldorf, por ejemplo, puede fijarse la fecha para otra vista (verdaderamente) anticipada después de la notificación de la demanda. El propósito de esa vista anticipada es registrar las pretensiones de la demanda (teniendo en cuenta los comentarios del tribunal respecto del modo correcto de redactar las pretensiones de una demanda). Además, se fija la fecha para la vista principal, así como los plazos para todos los escritos por presentar hasta la fecha de la vista final. El procedimiento del Tribunal Regional de Múnich aplica incluso otra variante, según la cual se fija la fecha de dos vistas sustantivas. La primera vista se celebra después de la presentación de la contestación y suele centrarse en la interpretación de las reivindicaciones y en la infracción. La fecha de la segunda vista es el punto final en el proceso (al menos dos semanas después de la dúplica) y principalmente trata cuestiones relativas a la validez (p. ej., con la petición de suspensión respecto de procedimientos de nulidad en curso). El Tribunal Regional de Mannheim generalmente analiza todas las cuestiones pertinentes de la causa dentro de una única vista.

5.6.4.2 Pendencia de la acción

Siempre que otras leyes o tratados internacionales requieran la pendencia de la acción, es de fundamental importancia apreciar que las acciones civiles alemanas (entre ellas las acciones por infracción de patente) solo se consideran pendientes tras la notificación de la demanda (artículo 261.1 del Código Procesal Civil). Este era un punto importante de acuerdo con el Reglamento “Bruselas I”, aplicable anteriormente, pero ahora la cuestión se ha resuelto mediante el artículo 30 del Reglamento “Bruselas I bis”, que se refiere de manera uniforme a la presentación de la acción como el momento decisivo. Sin embargo, todavía es un tema crucial para las acciones de legitimación (artículo 61.1 del CPE) presentadas ante los tribunales alemanes, particularmente ante el tribunal de Múnich (sede de la OEP). Para que se suspenda la tramitación de una patente europea, dichas acciones se deben “entablar” antes de que se conceda la patente europea en cuestión (regla 14.1 del Reglamento de ejecución del CPE), que se considera técnicamente “pendiente” con el significado del Código Procesal Civil alemán. Por consiguiente, la pendencia se debe lograr lo antes posible, motivo por el cual, particularmente cuando la cuestión es la notificación en el extranjero (p. ej., mediante el proceso del Convenio de La Haya), se podría recomendar iniciar la acción de legitimación en una jurisdicción alemana diferente (p. ej., administrativa en lugar de civil) para lograr la pendencia mediante la presentación de la demanda en lugar de la notificación.¹¹⁸

5.6.4.3 Requisitos básicos respecto de la admisibilidad de la acción en relación con las pretensiones de una demanda

En el Código Procesal Civil alemán se prevén determinados requisitos básicos que debe cumplir una demanda de infracción para ser admisible. La demanda debe identificar a las partes (demandante y demandado) y al tribunal (artículo 253.2)1)). En la demanda deben figurar las pretensiones del demandante, que también se denominan “petitum” (“Klageanträge”). La demanda de infracción también debe establecer todos los hechos específicos que se necesiten para llegar a las conclusiones presentadas por el demandante como el fundamento de la reparación solicitada (artículos 253.2) y 138.1)). Esto incluye no solamente los hechos respecto de la legitimación activa, sino también las actividades ilícitas y la responsabilidad del demandado. A pesar de que, estrictamente (iura novit curia), las partes no deben tratar las cuestiones de Derecho, la interpretación de las reivindicaciones, que se considera una cuestión de Derecho, se debe tratar en una cierta medida mínima para que los hechos que constituyen la infracción sean significativos. Si no se caracteriza la infracción de forma específica (es decir, sin poner los hechos técnicos en el contexto del tenor de las reivindicaciones explicado de manera significativa), la alegación de infracción no es lo suficientemente “específica”. Además, dejando de lado los requisitos de forma conforme al artículo 253, el resultado satisfactorio de los procedimientos depende de un análisis claro de la interpretación de las reivindicaciones y de la infracción y de lo bien que las cuestiones posiblemente decisivas ya estén recogidas en la demanda, lo cual pone la causa del demandante en el buen camino.

Aunque el artículo 253.2)2) del Código Procesal Civil establece expresamente que las pretensiones deben ser específicas, los tribunales suelen estar satisfechos con el uso del lenguaje de las reivindicaciones de la patente para redactar las pretensiones. Sin embargo, la jurisprudencia del FCJ alienta a los demandantes a que adopten de manera concreta determinadas características clave para resumir mejor la caracterización específica de la infracción del dispositivo o método acusado.¹¹⁹ Por norma, esto no es un requisito para la admisibilidad, aunque los demandantes generalmente están en mejores circunstancias si esperan una nota formal del tribunal antes de involucrarse en este ejercicio. Es importante darse cuenta de que, en este aspecto, la utilización de un lenguaje de reivindicaciones más amplio o más específico para caracterizar la infracción no afecta per se al alcance de la reparación solicitada, como se explica en la siguiente sección.

5.6.4.4 El alcance de la acción y de la reparación (el dispositivo acusado de infracción y el objeto del litigio o “Streitgegenstand”)

La reparación basada en el lenguaje de las reivindicaciones de la patente no es procesalmente equivalente al alcance de la protección de la patente en litigio (de conformidad con el artículo 69 del CPE). Por el contrario, el alcance se limita, por regla general, al dispositivo acusado de infracción. En este sentido, “dispositivo acusado de infracción” es más un término conceptual o abstracto que un término tangible que se limitaría a los productos indicados en la demanda mediante, por ejemplo, un número de producto. Conforme a la jurisprudencia del FCJ, el dispositivo acusado de infracción está definido por las características técnicas específicas a las que se hace referencia y en las que se basa la alegación de infracción (demanda) o el fallo (sentencia) en virtud de la reivindicación de patente invocada.¹²⁰ Por consiguiente, el dispositivo acusado no abarca todos y cada uno de los dispositivos comprendidos dentro del alcance de la protección de la patente en litigio, sino que su definición se extiende más allá de los productos en cuestión.

Otros productos no mencionados en la demanda, y quizá incluso desconocidos para el demandante, también entran en esa categoría (eo ipso) si son idénticos con respecto a las características técnicas en las que se basa la caracterización de la infracción.¹²¹ Por ende, si en el curso del litigio se dispone de otra línea de producto, el demandante no necesariamente debe introducirla en el proceso judicial. Una línea de producto diferente también sería parte del litigio, y formaría parte del dispositivo acusado, si las características técnicas pertinentes son idénticas. A este respecto, el dispositivo acusado de infracción en el procedimiento judicial en materia de patentes es equivalente a la “pretensión procesal” (artículo 322 del Código Procesal Civil), también denominada “Streitgegenstand” (objeto) del litigio. Esta es una característica esencial de la jurisprudencia alemana.

El objeto está definido tanto por las solicitudes como por los hechos presentados por el demandante para justificar las conclusiones jurídicas subyacentes. Constituye la base de varios otros elementos procesales adicionales, incluido el alcance de la reparación solicitada (medidas cautelares) que es decisivo para los procedimientos por desacato posteriores. También es pertinente para evaluar la admisibilidad de una modificación de la demanda durante la pendencia de la acción.

5.6.4.5 Modificaciones de la demanda pendiente

El proceso alemán generalmente es muy flexible y se pueden admitir cambios incluso en una etapa avanzada del procedimiento. Si se introducen hechos nuevos que cambian la “pretensión procesal” en el sentido del artículo 322 del Código Procesal Civil, se considera una “Klageänderung” (modificación de la pretensión; artículos 263, 264). En una causa de infracción de patente, esto suele ocurrir si se introduce un “dispositivo acusado” diferente o modificado. Por ejemplo, podría ocurrir que el mismo producto identificado en la demanda implementara varios dispositivos acusados porque se pueden invocar diferentes conjuntos de aspectos técnicos en ese producto para varias caracterizaciones independientes de la infracción respecto de las mismas reivindicaciones de patente. Lo mismo ocurriría si se identificara una línea de producto diferente durante el proceso judicial y la caracterización de la infracción recurriera a características técnicas, cuya esencia se desviara de los productos identificados previamente en la demanda. Dicha “ampliación de la pretensión” se admite de manera muy generosa en el procedimiento. Sin embargo, si se introduce muy tarde en el procedimiento, el tribunal podría ordenar un nuevo calendario (es decir, retrasar la fecha de la vista final y prorrogar los plazos para que el demandado tenga la oportunidad de abordar esos cambios).

5.6.4.6 Normas para la alegación

Los hechos presentados en la demanda para mostrar la infracción deben estar lo suficientemente fundamentados: deben ser específicos y el demandante debe indicar de manera concreta cómo considera que materializan las características de las reivindicaciones independientes de la patente en litigio. Aunque en esta etapa no se deben presentar pruebas para ninguno de los hechos alegados, debe existir una base suficiente para las alegaciones de hecho. El demandante no puede presentar meras especulaciones. Si lo hace, el demandado no necesita objetar la alegación de ninguna manera, porque se descartaría procesalmente por no estar expuesto de manera suficiente.

Sin embargo, si los hechos están suficientemente especificados, el demandado debe reaccionar en cuanto al fondo admitiéndolo o negándolo (artículo 138.2) del Código Procesal Civil). Esto implica que el demandado debe negar de manera específica los elementos fácticos concretos de las alegaciones fácticas de infracción presentadas por el demandante. El demandado no puede limitarse a negar de forma general las alegaciones fácticas. Tampoco es suficiente argumentar que las conclusiones del demandante sobre el motivo por el cual el dispositivo o método acusado de infracción debe funcionar de determinada manera (lo que ocurre con frecuencia, por ejemplo, en el sector de la electrónica) son erróneas, a menos que se impugne expresamente la alegación fáctica respecto de la característica pertinente del propio dispositivo o método. Generalmente, los hechos que no se impugnan expresamente se deben considerar como reconocidos (artículo 138.3). Aunque suele bastar con negar una alegación fáctica determinada y no es necesario divulgar cómo es realmente el mecanismo pertinente, existen excepciones importantes a esta norma procesal a las que se hace referencia con la palabra clave de “carga probatoria secundaria” (“sekundäre Darlegungslast”).

Aunque esta es una categoría general del proceso civil, ha adquirido especial importancia en las causas de infracción de patentes para compensar la falta de una revelación probatoria general. Con base en el principio general de buena fe, esto también se aplica a las normas del procedimiento civil. El demandado en una acción de infracción de patente tiene la obligación de especificar cómo funcionan realmente determinados aspectos que solamente él conoce y de los que el demandante solo podría tener conocimiento mediante un esfuerzo desproporcionado.¹²²

Además, la negación del demandado debe ser tan específica como la alegación del demandante. Por ende, si el demandante presenta una explicación detallada y coherente sobre el motivo y el modo en que funcionan las partes específicas del dispositivo acusado, el demandado no puede limitarse a negarlo de manera general. En cambio, el demandado debe dar explicaciones específicas y detalladas en la misma medida. Aunque generalmente hay límites en términos de consideraciones de equidad (“Zumutbarkeit”) que también pueden admitir la invocación de secretos comerciales, no basta solamente con hacer referencia a ello sin proporcionar más información detallada. Además, se puede esperar que el demandado haga uso de los medios jurídicos para proteger la información confidencial (véase la sección 5.6.8 de este capítulo, que es de especial interés en relación con los cambios más recientes de la Ley de Patentes (véase el artículo 145a). Si algo en este régimen no satisface los intereses específicos de confidencialidad, el demandado deberá justificarlo y solicitar un acuerdo por separado con el demandante.

La misma justificación recién descrita respecto del artículo 138.3 se aplica para limitar las causas en las que el demandado puede negar una alegación mediante la referencia a su falta de conocimiento. Si bien por lo general esto es posible cuando los hechos relacionados no son actos de la propia parte ni son conocidos por ella (véase artículo 138.4 del Código Procesal Civil), esta norma está limitada por el establecimiento de obligaciones para obtener información suficiente. Este es, por ejemplo, el caso si el demandado ha contratado a un tercero para fabricar el producto o llevar a cabo el proceso acusado:¹²³ no puede resultar ventajoso para el demandado utilizar a terceros para impulsar su negocio. Además, un distribuidor no puede afirmar que carece de conocimiento detallado del dispositivo acusado porque se fabrica en otro lugar y que el demandante, por lo tanto, debe dirigirse al fabricante.¹²⁴ En cambio, el distribuidor debe evaluar los hechos, es decir, examinar el dispositivo o recurrir al fabricante para obtener los detalles. Sin embargo, el distribuidor puede basarse en información de una fuente confiable (por ejemplo, el fabricante) y, a menos que el demandante demuestre que la información es errónea, no necesita realizar esfuerzos independientes para explorar más a fondo los hechos mediante el examen del dispositivo acusado.

5.6.4.7 Otros escritos

Hasta la fecha de la vista, las partes generalmente presentan al menos dos rondas de escritos (demanda, contestación, réplica y dúplica). Habitualmente, se intercambian otros escritos hasta la fecha de la vista, aunque los jueces suelen no estar de acuerdo con este método. Sin embargo, la única manera práctica y eficaz de evitarlo es que el tribunal retrase la fecha de la vista si el demandante presenta escritos fuera de plazo muy poco tiempo antes de la vista.