Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.7.2 Daños y perjuicios

El derecho a la indemnización por daños y perjuicios consiste en el derecho a recibir una compensación por la explotación indebida del objeto de una patente, incluida la explotación que se produjera entre la fecha de publicación de la solicitud de patente y la de su concesión. El titular de la patente cuyo derecho haya sido vulnerado tiene el derecho de obtener una compensación por la explotación indebida de su objeto (artículo 44 de la LPI). Si el infractor obtuvo conocimiento, por cualquier medio, del contenido de la solicitud presentada, antes de su publicación, el período de explotación indebida se cuenta, a los efectos de la compensación, a partir de la fecha de comienzo de la explotación (artículo 44.1 de la LPI). Si el objeto de la solicitud de patente hace referencia a material biológico depositado según el artículo 24.1 de la LPI, solo se concederá el derecho a recibir una compensación cuando el material biológico se haya hecho accesible al público (artículo 44.2 de la LPI). El derecho a obtener una compensación por la explotación indebida está limitado al contenido del objeto de la patente según el artículo 41, incluso en relación con el período anterior a la concesión de la patente (artículo 44.3 de la LPI).

La parte perjudicada puede iniciar las acciones civiles que considere oportunas de conformidad con el CPC. La indemnización por daños y perjuicios se determina en función de los beneficios que la parte perjudicada habría obtenido si no se hubiera cometido la infracción (artículo 208 de la LPI). El artículo 225 de la LPI concede cinco años para ejercer la acción de daños y perjuicios, en vista de la pérdida del derecho de propiedad industrial.

La parte perjudicada también tiene derecho a recibir una compensación por las pérdidas y los daños ocasionados por los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial y los actos de competencia desleal no previstos en la LPI, es decir, los actos que dañen la reputación o perjudiquen los negocios de terceros o que creen confusión entre los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, o entre los productos y servicios objeto de comercio (artículo 209 de la LPI).

La doctrina ha definido los desafíos principales para determinar la existencia de infracción de patente:⁷⁹

• La ignorancia de los límites en las reivindicaciones independientes, en el que se determina la infracción sin observar las características esenciales del producto o proceso objeto de estudio y la existencia de una coincidencia total con las características del producto ilícito o del proceso infractor.
• Cuando se analiza la idea inventiva básica o el principio general en el que se basa la invención, no tener en cuenta el modo en que se reivindica la invención: “no es la idea subyacente a la invención la que está sujeta a protección, sino el modo en que el inventor materializó esta idea, según se reivindica en la patente”;⁸⁰
• La comparación entre los productos: “la existencia de coincidencia entre estos productos es totalmente irrelevante, ya que el producto del titular puede corresponder solamente a una de las posibles modalidades de invención reivindicadas o incluso no corresponder en absoluto”;⁸¹
• La infracción de reivindicaciones dependientes: “[l]a distorsión aquí se encuentra en tratar de asignar a las reivindicaciones dependientes la misma función que una reivindicación independiente ignorando por completo los límites impuestos por la dependencia”;⁸²
• La protección de la función inventiva, “[o]tro ejemplo de extrapolación indebida del alcance de una reivindicación yace en la noción de que la patente protege la función realizada por la invención, independientemente de las restricciones impuestas por los elementos de la reivindicación”;⁸³
• La dependencia de las patentes: “existe el error común de que obtener una patente otorga a su titular el derecho incondicional de explotar la invención patentada. Por supuesto, el derecho fundamental otorgado por la patente no es un derecho establecido en la ley, sino el derecho de excluir a terceros del uso de su objeto”;⁸⁴ y
• La parte caracterizadora de las reivindicaciones: “[o]tro error común es creer que, como la parte caracterizadora de las reivindicaciones define las características de la invención que son nuevas para el estado de la técnica, es precisamente esta parte caracterizadora la que determina la protección otorgada por la patente. […] Reiteramos que el alcance de una reivindicación está determinado por la suma de las características definidas antes y después de la expresión ‘caracterizado/a por’.”⁸⁵

3.7.2.1 Indemnización por daños y perjuicios

Los artículos 208 y 209 de la LPI establecen la posibilidad de obtener una indemnización íntegra por los daños y perjuicios sufridos, incluidos los daños a la propiedad y el lucro cesante. Además, el artículo 207 establece que la parte perjudicada puede iniciar cualquier acción civil que considere necesaria. Sin embargo, los daños y perjuicios no están restringidos a los casos de los artículos 208 y 209, debido a que la LPI garantiza a los titulares de patente todos los derechos que se derivan de la legislación civil. Por ende, la doctrina y la jurisprudencia brasileños también reconocen la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son in re ipsa y su remuneración deben reflejar “tanto la función punitiva en relación con el agente como la función compensatoria en relación con la víctima”.⁸⁶ Por lo tanto, según el Derecho brasileño, los daños potenciales corresponden a lo que se perdió (es decir, daño emergente) y a lo que razonablemente ya no se gana (es decir, lucro cesante), además de la posibilidad de la compensación por el dolor y el sufrimiento, que es de naturaleza punitiva.

El artículo 208 de la LPI establece que la cuantía de los daños y perjuicios se determina en función de los beneficios que la parte perjudicada habría recibido si la infracción no se hubiera cometido. En cambio, en el artículo 210 de la LPI se indica que el lucro cesante está determinado por uno de los siguientes criterios, el que sea más favorable para la parte perjudicada:

I. los beneficios que la parte perjudicada habría recibido si no se hubiera producido una infracción; o

II. los beneficios que recibió la parte infractora; o

III. la remuneración que la parte infractora habría pagado al titular del derecho por la concesión de una licencia que le permitiera legalmente explotar la materia objeto de la patente.

Estas dos disposiciones se deben interpretar en conjunto y la dificultad de prueba determina cuál de los criterios del artículo 210 elegirá el titular de la patente vencedor en la acción, teniendo en cuenta la opción más favorable dadas las circunstancias de hecho. Los daños y perjuicios pueden definirse en la liquidación de la sentencia⁸⁷ o indicarse en la propia demanda a criterio de la parte perjudicada.⁸⁸

3.7.2.2 Honorarios de los abogados

La parte vencida en los procesos judiciales también está obligada a pagar las tasas judiciales, que se corresponden con las costas (tasas debidas al Estado por iniciar acciones judiciales), y los gastos procesales (incluidos los honorarios de los peritos) en los que ambas partes hayan incurrido, además de abonar los honorarios de los abogados de la contraparte.

En la sentencia, el juez fija los honorarios de los abogados, que están regulados en el artículo 85 del CPC, del 10 por ciento al 20 por ciento de la cuantía de la sentencia, el beneficio económico obtenido o, si no se puede medir, la cuantía ajustada de la causa, teniendo en cuenta el grado de diligencia del profesional, el lugar donde se prestó el servicio, la naturaleza y la importancia de la causa y la labor realizada (artículo 85.2 del CPC).