Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.6.11 Tutoriales sobre tecnología

Como se ha indicado previamente, los tribunales tienen discrecionalidad inherente, así como potestad en virtud de la regla 53 del FRCP y la regla 706 del FRE para recurrir a asesores técnicos, asesores especiales y peritos nombrados por un tribunal que le ayuden a comprender las tecnologías complejas en la fase de interpretación de las reivindicaciones. En lo que se refiere al juicio, el juez tiene la opción de nombrar a un perito de acuerdo con la regla 706 del FRE. Tras llevar a cabo un análisis, el perito presenta las conclusiones a las partes y al tribunal, al igual que cualquier dictamen pericial. A continuación, cualquiera de las partes podrá tomar declaración al perito. Finalmente, este presenta al tribunal y, si está presente, al jurado los resultados en forma de prueba pericial y se somete al mismo interrogatorio de la contraparte que los peritos de la parte.

El Circuito Federal ratificó el uso por parte de un tribunal de distrito de un perito nombrado por un tribunal de acuerdo con la regla 706 del FRE en el asunto Monolithic Power Sys., Inc. c. O2 Micro Int’l Ltd.²⁰⁹ No obstante, el Circuito Federal indicó que “la situación inherente al nombramiento de un perito independiente por parte del tribunal y las revelaciones al jurado sobre la condición neutral del perito preocupan en cierto modo a[l] tribunal” y advirtió de que el uso de peritos nombrados por un tribunal debería limitarse a casos poco frecuentes y excepcionales. Por motivos similares, generalmente, las partes no favorecerán la presencia de un perito nombrado por un tribunal para testificar ante un jurado y, si el perito testifica, no favorecerán considerarlo “nombrado por un tribunal” ni “neutral”.

Un asesor técnico ofrecerá consejos al juez sobre cuestiones técnicas a menudo de forma análoga a la de un auxiliar judicial, aunque la jurisprudencia considera que esta analogía es imperfecta. El asesor se nombra de acuerdo con la facultad inherente del tribunal. Esta es una facultad que se debe emplear “con moderación”, pero el nombramiento es adecuado en todas las causas que sean altamente técnicas en las que la ciencia o la tecnología vaya más allá de la experiencia del juez. Cabe destacar que, si el asesor no presenta pruebas al tribunal, no se aplica la regla 706 del FRE y, como consecuencia, las partes no tienen derecho a realizar una declaración ni otra divulgación de los dictámenes o las comunicaciones del asesor con el tribunal. De forma alternativa, se puede nombrar a una persona como perito del tribunal y asesor, en cuyo caso se aplicará la regla 706 del FRE.

Existen varias causas de los tribunales de apelación en las que se establecen las mejores prácticas relativas a los asesores técnicos: FTC c. Enforma Natural Products, Inc.;²¹⁰ TechSearch LLC c. Intel Corp.;²¹¹ Association of Mexican-American Educators c. California;²¹² y Reilly c. United States.²¹³ Estas causas se centran en varios aspectos procesales del asesoramiento técnico, cuyo objetivo es garantizar que el asesor técnico no presente de manera inadecuada nuevas pruebas desconocidas para las partes ni influya en la resolución por parte del tribunal de las controversias sobre los hechos. En primer lugar, el tribunal debe garantizar un proceso justo y abierto para el nombramiento de un asesor neutral. En segundo lugar, deberá asignarse al asesor, de manera explícita, una función adecuada claramente definida que garantice que no se vulnere la función del tribunal como órgano que determina los hechos. En tercer lugar, el tribunal debe ofrecer alguna garantía de que el asesor no excede esa función que le corresponde. El uso de estos procedimientos también facilita la revisión por un tribunal de apelación de la idoneidad de la función del asesor técnico.

Para garantizar la equidad en el nombramiento, el tribunal debe identificar al asesor propuesto ante las partes antes del nombramiento. Este proceso puede implicar invitar a las partes a que propongan asesores, tanto de manera independiente como conjunta, tras la consulta. Si se pide a las partes que propongan posibles asesores, el tribunal debe establecer previamente límites al contacto que las partes pueden tener con los futuros asesores. De forma alternativa, el tribunal puede identificar a un asesor propuesto ante las partes —puede que el asesor haya trabajado con el juez previamente— sin consultarlo previamente. En cualquier caso, las partes deben poder impugnar la parcialidad o la falta de cualificación del asesor. Si se plantea alguna impugnación, el tribunal debe abordarla en el acta.

La función adecuada del asesor es ser un foro de consulta o un tutor que ayude al juez a comprender la tecnología. Esto incluye una explicación de la jerga empleada en el ámbito, la teoría o ciencia subyacente de la invención u otros aspectos técnicos de las pruebas presentadas por las partes. El asesor puede ofrecer asistencia en el análisis del juez ayudándolo a reflexionar sobre problemas técnicos fundamentales. En esta última función, la jurisprudencia advierte que el tribunal debe ser cuidadoso para asegurarse de que la toma de decisiones no se delega en el asesor. Aunque en la forma, y de manera muy parecida a la interacción entre un juez y un auxiliar judicial, la situación es diferente en el sentido de que, debido a los conocimientos de Derecho de un juez, un auxiliar judicial no puede usurpar la función judicial; en cambio, un asesor técnico especializado en un ámbito de la ciencia desconocido para el juez podría hacerlo.

Dentro de estos parámetros, el asesor puede contribuir adecuadamente a la comprensión y el análisis del juez a lo largo de una causa de patentes. Para ello, puede ayudar al juez a comprender la memoria descriptiva y las reivindicaciones de la patente, las declaraciones juradas de los peritos y las pruebas testificales aportadas por las partes, así como los artículos científicos que puedan ofrecerse como estado de la técnica. Entre los temas adecuados para consultar con el asesor figuran la determinación de si los hechos técnicos son controvertidos en una petición de sentencia por vía sumaria, la interpretación de las reivindicaciones, las cuestiones de validez e infracción, la articulación adecuada de las cuestiones técnicas con respecto a las instrucciones que se proporcionan al jurado y la admisibilidad de las pruebas científicas presentadas en virtud de Daubert. Sin embargo, el asesor no puede presentar pruebas, ya sean documentales o testificales, que no cumplan la regla 706 del FRE. Por lo tanto, los consejos del asesor no se pueden basar en información no contenida en el expediente (a excepción de los conocimientos específicos sobre la tecnología y los antecedentes utilizados para instruir al juez) y el asesor no puede llevar a cabo ninguna investigación independiente. Especialmente en situaciones en las que el asesor ayuda al juez a resolver conflictos de hecho, el juez y el asesor deben estar atentos para evitar que el asesor influya de forma indebida en la toma de decisiones del juez. Evidentemente, en ningún caso el asesor debe convertirse en defensor de ninguna parte o postura.

El tribunal o el asesor deben confirmar que la tarea del asesor se realiza dentro de los parámetros adecuados en beneficio de las partes y de la revisión por un tribunal de apelación. No existen requisitos establecidos sobre la manera en la que esto se debe llevar a cabo. Los parámetros adecuados pueden consistir en el suministro de una transcripción de las comunicaciones del asesor con el juez, la presentación de un dictamen del asesor sobre las tareas realizadas y las comunicaciones mantenidas con el juez o la obtención de una declaración jurada del asesor al inicio del trabajo en la que se comprometa a realizarlo dentro de una descripción de un ámbito de trabajo y unos procedimientos adecuados (como se ha indicado anteriormente), así como la obtención de una segunda declaración jurada al final en la que se dé fe del cumplimiento de la descripción del trabajo proporcionada en la declaración jurada inicial.