Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.5.3 Excepciones

Cuando el titular de la patente argumente y pruebe todos los elementos necesarios para demostrar la existencia de infracción en cada petición de medidas cautelares o de indemnizaciones por daños y perjuicios, etc., el demandado deberá alegar y probar hechos contradictorios para que las reclamaciones no prosperen. Los medios de aplicación de excepciones disponibles para el demandado se clasifican en “negaciones”,⁸⁷ cuya carga de la prueba recae en el demandante, y “excepciones”, cuya carga de la prueba recae en el demandado. Los siguientes apartados se centran en las excepciones.

El infractor de la patente objeto de acusación que niega la infracción debe divulgar el producto o procedimiento realmente utilizado. En virtud de la modificación de la Ley de Patentes, el demandado que niegue la infracción, a pesar de que el demandante haya demostrado prima facie que el demandado está utilizando el producto o procedimiento patentado, debe ofrecer información pormenorizada sobre el producto o procedimiento que está utilizando realmente. Si el demandado se niega a ofrecer información pormenorizada sin una justificación adecuada, el tribunal puede presuponer que realmente ha cometido un acto ilícito, tal y como reivindica el demandante.⁸⁸

8.5.3.1 Abuso de los derechos

La cuestión de si la actividad inventiva de una invención patentada puede examinarse y determinarse en un caso de infracción fue objeto de controversia hasta la decisión dictada por el Tribunal Supremo en 2012. Al pronunciarse en sesión plenaria en su decisión 2010Da95390 de 19 de enero de 2012, el Tribunal Supremo mantuvo expresamente la llamada excepción de abuso de los derechos, que prohíbe el ejercicio de los derechos de patente en un juicio por infracción cuando la invención patentada carece de actividad inventiva, afirmando lo siguiente:

Incluso antes de que la decisión administrativa que anula la patente sea definitiva, las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios o de medidas cautelares sobre la base de la patente pueden constituir un abuso de los derechos y ser inadmisibles cuando esté claro que la invención patentada carece de actividad inventiva, y se anulará mediante el procedimiento administrativo de anulación. Cuando se plantea la excepción de que la reivindicación de indemnización por daños y perjuicios o de medidas cautelares por parte del titular de la patente constituye un abuso de los derechos, el tribunal que conoce de la demanda por infracción está facultado para examinar y determinar la cuestión de la actividad inventiva a fin de decidir si la excepción está fundada.⁸⁹

Decidir cuándo una falta de actividad inventiva es “clara” puede ser un problema, pero, en la práctica, se considera que el requisito de claridad se cumple y no se examina de manera independiente mientras el juez considere que la invención patentada carece de actividad inventiva en la demanda por infracción.⁹⁰

Esta decisión del Tribunal Supremo se refería a una causa en la que se negaba la actividad inventiva de la invención patentada, pero también se considera igualmente aplicable a las causas en las que una invención patentada carece de novedad o de descripción suficiente de modo que es nula o infringe la norma del primer solicitante. No obstante, el Tribunal Supremo había dictaminado que una invención patentada carente de novedad o de descripción suficiente no tenía alcance protegible de los derechos incluso antes de la decisión 2010Da95390⁹¹.

El demandante puede presentar una réplica de corrección de la invención patentada en respuesta a la excepción de abuso de los derechos por parte del demandado. Se puede “corregir” una patente para limitar las reivindicaciones, corregir los errores tipográficos o aclarar el lenguaje ambiguo, ya sea durante un procedimiento de anulación de la IPTAB o mediante la presentación de una petición de corrección independiente ante la IPTAB, siempre y cuando la corrección no altere de manera sustancial el carácter de lo que se reivindica.

8.5.3.2 Tecnología de libre explotación

El demandado puede plantear una excepción de la tecnología de libre explotación para alegar que el producto o procedimiento del demandado solo implementó tecnología públicamente conocida o que podía derivarse fácilmente de la públicamente conocida. El Tribunal Supremo dictaminó lo siguiente:

A la hora de determinar si la tecnología que explota el demandado se encuentra dentro del alcance de los derechos de la invención patentada, la comparación entre los dos es innecesaria para concluir que la tecnología explotada no se encuentra dentro del alcance patentado si el producto del demandado solo consta de tecnologías públicamente conocidas o que cualquier persona con conocimientos ordinarios en la técnica puede practicar a partir de tecnologías públicamente conocidas.⁹²

Este análisis se asemeja al de la actividad inventiva, pero difiere en que lo que se compara con el estado de la técnica o la tecnología públicamente conocida es el producto ilícito del demandado, no la invención patentada. En la práctica, la excepción de la tecnología de libre explotación no suele aplicarse en las causas por infracción, pues el demandado puede utilizar la excepción de abuso de los derechos para alegar que la invención patentada carece de actividad inventiva.⁹³

8.5.3.3 Tecnología conocida

Tal y como se ha indicado más arriba, el Tribunal Supremo dictaminó que los derechos de patente no pueden ejercerse cuando la invención consiste únicamente en tecnologías que ya eran públicamente conocidas o de uso público en el momento de la presentación, independientemente de que la IPTAB se haya pronunciado o no sobre la nulidad de la invención patentada. El demandado asume la carga de la contención y la prueba de demostrar que la invención patentada es una tecnología públicamente conocida. Esta excepción de tecnología conocida puede alegarse además de la excepción de tecnología de libre explotación, pero, en la práctica, se alega con menos frecuencia que las excepciones de abuso de los derechos o de la tecnología de libre explotación.⁹⁴

8.5.3.4 Agotamiento de las patentes

Aunque no esté expresamente establecido en la Ley de Patentes, en general, la reventa o el uso de un producto patentado se consideran aceptables y no constituyen una infracción de patente siempre que el titular de la patente haya transmitido el producto de forma lícita. Esto recibe el nombre de “doctrina del agotamiento” o “doctrina de la primera venta”. Los demandados pueden plantear la excepción del agotamiento de la patente contra las demandas por infracción de patente.

El Tribunal Supremo reconoció que la doctrina del agotamiento de las patentes es aplicable a las invenciones de productos, y dictaminó lo siguiente:

Cuando el titular o el licenciatario de una patente de producto vende legalmente el producto que implementa la invención patentada en el territorio de la República de Corea, los efectos del derecho de patente no se aplicarán a los actos de uso, cesión o arrendamiento del producto por parte del cesionario o el comprador con respecto al producto cedido, porque el derecho de patente sobre dicho producto ha alcanzado su finalidad y, por tanto, se ha agotado.⁹⁵

8.5.3.5 Efecto limitado o práctica lícita del derecho de patente

Además de las excepciones indicadas anteriormente, el demandado también puede alegar excepciones como las siguientes:

• el efecto de la patente es limitado (artículos 96 y 181 de la Ley de Patentes);
• el demandado tiene una licencia exclusiva o no exclusiva concedida por el titular de la patente;
• el demandado tiene una licencia legal concedida en virtud de los artículos 103, 104, 105, 122, 182 o 183 de la Ley de Patentes; o
• se concede al demandado una licencia obligatoria en virtud de los artículos 98, 106, 107 y 138 de la Ley de Patentes.⁹⁶