Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.4.2 Demandas administrativas de patentes

Los litigios administrativos, como tipo de proceso judicial, son procedimientos donde un tribunal juzga una controversia con respecto a las relaciones jurídicas de Derecho público. Los litigios administrativos asociados a las patentes se clasifican en i) procedimientos jurídicos en los que se solicita la revocación de las decisiones tomadas por la IPTAB en virtud del artículo 186 de la Ley de Patentes, ii) demandas administrativas contra disposiciones administrativas (que no sean decisiones de la IPTAB) impuestas por el Gobierno o el comisario de la KIPO³⁶ y iii) procedimientos jurídicos contra las decisiones, las sentencias o las resoluciones de la IPTAB sobre compensaciones o consideraciones prescritas en el artículo 190 de la Ley de Patentes.³⁷ En el caso de los litigios administrativos clasificados en la primera categoría, el Tribunal de Patentes tiene jurisdicción exclusiva. En el caso de los litigios administrativos clasificados en la segunda y tercera categorías, el tribunal administrativo con jurisdicción en la ubicación del organismo administrativo del demandado, o el Tribunal Administrativo de Seúl, tiene jurisdicción en virtud del artículo 9 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo. En consecuencia, los procedimientos jurídicos contra las disposiciones de la Comisión de Comercio de la República de Corea, que desempeña una función equivalente a la de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, también deben presentarse ante el Tribunal Administrativo de Seúl o cualquier otro tribunal competente, no ante el Tribunal de Patentes. Los litigios administrativos clasificados en la primera categoría siempre requieren la decisión de la IPTAB antes de la interposición de una demanda ante el Tribunal de Patentes.³⁸ Sin embargo, los litigios administrativos clasificados en las otras dos categorías pueden iniciarse sin tener que pasar por un proceso de resolución.³⁹

Entre los tres tipos de litigios administrativos relacionados con las patentes, los procedimientos jurídicos clasificados en la primera categoría —es decir, litigios para la revocación de las decisiones de la IPTAB o demandas de revocación— se utilizan más frecuentemente para refutar la anulación de las patentes. Por lo tanto, en los siguientes párrafos, nos centramos únicamente en las demandas de revocación.

8.4.2.1 Características de las demandas de revocación y legislación aplicable

Tal y como se ha explicado anteriormente, los litigios para la revocación de las decisiones de la IPTAB son un tipo de litigios administrativos que se presentan contra las disposiciones u omisiones de un organismo administrativo en virtud del artículo 3.i) de la Ley de lo Contencioso-Administrativo. El Tribunal Supremo ha dictaminado que las demandas de apelaciones incluyen causas ex parte presentadas contra el comisario de la KIPO y causas inter partes presentadas contra los titulares de las patentes o las partes interesadas.⁴⁰

La Ley de Patentes se aplica en primer lugar a las demandas de revocación. Para las cuestiones no prescritas en la Ley de Patentes, se aplican mutatis mutandis las disposiciones de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, ya que las demandas en las que se solicita la revocación de las decisiones de la IPTAB tienen básicamente las características de los litigios administrativos. Al mismo tiempo, las cuestiones que no estén establecidas específicamente en la Ley de lo Contencioso-Administrativo se rigen por la Ley de Procedimiento Civil.⁴¹ Por lo tanto, los procedimientos de recopilación de pruebas y litigios explicados más adelante en el apartado 8.6 también se aplican, en general, a las demandas de revocación.

8.4.2.2 Alcance de las demandas de revocación

En las demandas de apelación en general, las demandas de revocación solo pueden interponerse contra la disposición original (es decir, el principio de las disposiciones originales), a excepción de las causas en las que la propia resolución esté viciada jurídicamente (es decir, el principio de resolución excepcional)⁴². Cabe señalar que la Ley de Patentes solo permite la presentación de una demanda contra la resolución sobre una apelación administrativa cuando se refiere al litigio por la revocación de las decisiones de la IPTAB.⁴³ La decisión de rechazar la solicitud de una patente o de permitir el registro de esta no puede ser objeto de una demanda de revocación. Si el solicitante se opone a una decisión de este tipo, debe pasar por un proceso de juicio ante la IPTAB antes de presentar una demanda contra la decisión de este organismo. En consecuencia, el demandante debe manifestar en su escrito de demanda la pretensión de que “se revoque la decisión de la IPTAB tomada el día [fecha] con respecto a la causa [número de causa judicial administrativa]”, no que “se anule e invalide la patente [número de patente]”.

8.4.2.3 Litigantes de una demanda de revocación

En un litigio administrativo ordinario, una persona con interés jurídico en solicitar una revocación de una disposición tiene la capacidad jurídica para interponer una demanda⁴⁴, de manera que la persona objeto de la disposición o un tercero tienen capacidad jurídica de demandantes. No obstante, solo podrá interponer una demanda de revocación una parte en el juicio ante la IPTAB, un interventor del juicio ante la IPTAB o una persona que solicitó intervenir en el juicio ante la IPTAB, pero se le denegó.⁴⁵

En las demandas de revocación ex parte, como las relacionadas con la denegación por parte del examinador, se nombra al comisario de la KIPO como demandado. Sin embargo, en las demandas de revocación inter partes donde se solicita la nulidad de las patentes o la confirmación del alcance de los derechos de patente, los peticionarios o demandados en el procedimiento de la IPTAB tienen la capacidad jurídica de demandados.⁴⁶ En otras palabras, en una demanda de revocación inter partes, la parte que ha recibido una sentencia desfavorable en el procedimiento administrativo inter partes se convierte en el demandante y la otra parte, en el demandado. En una demanda de revocación contra una decisión de la IPTAB en la que se ratifica la solicitud del peticionario, se nombra a este como demandado. Si la solicitud del peticionario fue denegada ante la IPTAB, el demandado de la demanda de revocación es el demandado en el procedimiento ante este organismo.

8.4.2.4 Período de presentación de las demandas de revocación

Las demandas de revocación deben presentarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha en la que se recibió una copia certificada de la sentencia o la decisión pertinente de la IPTAB.⁴⁷ Las demandas de revocación presentadas después de este período se consideran ilícitas y se desestiman.⁴⁸ El tribunal nunca puede ampliar ni reducir el período de 30 días, al contrario que otros períodos ajustables.⁴⁹ No obstante, el juez que preside la sala de la IPTAB puede, ex officio, conceder un período adicional en beneficio de una persona que vive en una zona remota o en una zona con acceso deficiente al transporte.⁵⁰ En la práctica, se concede un período adicional de 20 a 30 días a las personas extranjeras que viven fuera del país. Cuando el juez que preside la sala de la IPTAB concede un período adicional después de que hayan transcurrido los 30 días iniciales, la demanda de revocación se desestimará debido a que ha expirado el plazo inicial, aunque la solicitud de ampliación se haya presentado ante la IPTAB antes de la expiración del plazo inicial.⁵¹

8.4.2.5 Alcance del examen en las demandas de revocación

Según la opinión mayoritaria y el precedente judicial, el objeto de una demanda de revocación es normalmente el carácter ilícito de una disposición.⁵² Por lo tanto, el carácter ilícito objetivamente presente en el momento de la disposición, en cualquier aspecto de la disposición administrativa, incluido el procedimiento y los elementos asociados, se convierte en el objeto de la demanda de revocación. Como ocurre con otras demandas en las que se solicita la revocación de las disposiciones administrativas, el litigio para la revocación de las decisiones de la IPTAB también pasa por un examen del carácter ilícito tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal. No obstante, se plantea la cuestión de si el alcance del examen en las demandas de revocación contra las decisiones de la IPTAB está limitado a los motivos y las pruebas que se reivindican en el juicio ante la IPTAB. Existen dos teorías opuestas con respecto a esta cuestión: la teoría de la limitación y la de la no limitación.

En las causas inter partes, el Tribunal Supremo ha avalado la teoría de la no limitación por los siguientes motivos: en primer lugar, las demandas de revocación se clasifican como demandas de apelación porque se presentan contra la decisión de la IPTAB, que es una disposición administrativa; por tanto, el objeto de la demanda de revocación es el carácter ilícito sustantivo o procesal de la decisión; en segundo lugar, el litigante puede argumentar y demostrar, en el proceso de demanda de revocación, los motivos del carácter ilícito de la decisión aunque no se pronunciara sobre estos motivos, y el tribunal que preside la demanda de revocación puede examinar y juzgar basándose en estos y tomarlos como base para emitir su decisión, a menos que existan circunstancias especiales para no hacerlo.⁵³

En las causas ex parte, las disposiciones de un organismo administrativo que limiten el derecho de una parte sin previo aviso ni oportunidad de aportar una opinión son ilícitas y deben revocarse a menos que se aplique una excepción, de conformidad con el Tribunal Supremo.⁵⁴ El Tribunal Supremo ha adoptado la misma postura en las causas de denegación de patentes. En una demanda en la que se solicitaba la revocación de una decisión de la IPTAB que había avalado la denegación de una patente, sostuvo que el comisario de la KIPO no podía aportar un nuevo motivo para la denegación que no se hubiera aportado ante el examinador o la IPTAB, pues no se dio al demandante la oportunidad de presentar una opinión para rebatir el nuevo motivo.⁵⁵ Sin embargo, esta limitación solo se aplica al comisario de la KIPO (el demandado) y no al solicitante de la patente (demandante). En vista de lo anterior, normalmente, por lo general se considera que la decisión del Tribunal Supremo pretendía proteger los derechos procesales del solicitante, en lugar de basarse en la teoría de la limitación.

Además, si el comisario de la KIPO alega nuevos motivos en la demanda de revocación en línea con los motivos fundamentales de denegación y respecto de los cuales se dio al solicitante la oportunidad de presentar su opinión en la fase de examen o de juicio ante la IPTAB (y, por tanto, solo son complementarios a los motivos de denegación ya notificados), estos motivos pueden admitirse y servir como base para juzgar si la decisión de la IPTAB debe revocarse.⁵⁶

8.4.2.6 Procedimientos de litigio en las demandas de revocación

8.4.2.6.1 Presentación de una demanda

Los procesos de revocación se inician cuando el demandante presenta una demanda ante el tribunal competente. En su escrito, el demandante debe describir detalladamente las siguientes cuestiones:⁵⁷

• los antecedentes procesales del juicio ante la IPTAB;
• un resumen de la decisión administrativa (los alegatos de las partes y la decisión asociada por parte de la IPTAB en la fase de juicio);
• las partes admitidas y no admitidas entre los motivos de la decisión;
• todos los alegatos con respecto a los motivos de revocación de la decisión;
• un aviso de las causas relacionadas (por ejemplo, juicio pendiente ante la IPTAB o demanda sobre la misma patente); y
• la opinión del demandante con respecto a los procedimientos generales de litigio, incluidas las previsiones de solicitud de pruebas.

Además, el demandante debe tener cuidado de no pasar por alto los siguientes documentos probatorios básicos y los anexos necesarios, junto con un poder notarial para litigios, un registro mercantil o un certificado de nacionalidad de la empresa (si la parte es una empresa extranjera), así como un certificado de notificación de la decisión administrativa:⁵⁸

• en el caso de las causas de revocación por denegación: la decisión de la IPTAB, la solicitud de patente, la denegación preliminar por parte del examinador, la modificación, la opinión y la denegación definitiva;
• en el caso de las causas de revocación por nulidad: la decisión de la IPTAB, el registro original, la publicación del registro y las pruebas con respecto al estado de la técnica; y
• en el caso de las causas de revocación por el alcance de los derechos: la decisión de la IPTAB, el registro original, la publicación del registro, los documentos explicativos y los dibujos de la invención para su revisión en la acción de ratificación del alcance de los derechos.

Cuando se inicia un proceso de revocación (al presentar una demanda), se impide que la decisión de la IPTAB sujeta a la revocación se considere definitiva y concluyente. Por este motivo, el Tribunal de Patentes exige que el objetivo de las demandas de revocación, o de las apelaciones contra estas, se notifique al presidente de la IPTAB lo antes posible.⁵⁹

8.4.2.6.2 Presentación de la contestación

En un plazo máximo de tres semanas a partir de la notificación de la demanda o el resumen del demandante que contenga los motivos específicos de la acción, el demandado debe presentar, junto con las pruebas citadas en la contestación y los documentos explicativos de las pruebas, una contestación que contenga las siguientes cuestiones:

• una respuesta a la demanda presentada por el demandante;
• las partes admitidas y no admitidas entre los alegatos del demandante;
• los alegatos de refutación pormenorizados sobre las partes no admitidas entre los alegatos del demandante;
• otros alegatos con respecto a los motivos necesarios para mantener la decisión;
• un aviso de las causas relacionadas;
• aceptación o rechazo de los documentos probatorios presentados por el demandante; y
• la opinión del demandado con respecto a los procedimientos generales de litigio, incluidas las previsiones de solicitud de pruebas.

8.4.2.6.3 Vista preparatoria

Al igual que en las demandas civiles sobre patentes, una vez que se especifican las cuestiones fundamentales de una demanda de revocación a través de la presentación de alegatos por escrito entre las partes, se establece inmediatamente una fecha de vista y, en ocasiones, también una fecha para una vista preparatoria. Las vistas preparatorias suelen celebrarse por videoconferencia y estar supervisadas por un juez presidente que ejerza de juez encargado. Durante el transcurso de una vista preparatoria, se suelen tratar las siguientes cuestiones:⁶⁰

• las fechas y el número de juicios, así como las cuestiones que se tratarán en cada uno;
• los plazos de presentación de alegatos y pruebas (incluidos aquellos para la presentación de resúmenes exhaustivos y una declaración jurada de un testigo pericial, así como el número de presentaciones y la extensión de los resúmenes);
• la conveniencia de solicitar métodos probatorios que requieran un tiempo considerable, como la verificación, la tasación y la presencia de un testigo pericial, y los plazos para dichas solicitudes;
• la conveniencia de nombrar a un asesor técnico;
• la conveniencia de celebrar una sesión técnica explicativa por las partes;
• la conveniencia de celebrar, en primer lugar, una vista para la interpretación de las reivindicaciones;
• la manera de proceder con el juicio si está pendiente la celebración de un juicio para la corrección o una petición de corrección;
• la conveniencia de celebrar una vista paralela en caso de que haya pendientes causas importantes, como la anulación, la confirmación del alcance de los derechos y la infracción; y
• la confirmación y el resumen de las cuestiones controvertidas.

8.4.2.6.4 Sesión técnica explicativa interna

Cuando se haya determinado la fecha de celebración de la vista en una demanda de revocación, se celebra una sesión técnica explicativa interna antes de la fecha de la vista para que el tribunal comprenda mejor las cuestiones técnicas. Durante la sesión, un examinador técnico explica los antecedentes de la tecnología pertinente, junto con otras cuestiones técnicas relacionadas con la invención en cuestión y el estado de la técnica. Al contrario de lo que sucede en las causas civiles sobre patentes, donde las sesiones técnicas explicativas internas pueden omitirse, puesto que no existen cuestiones técnicas, se celebrará una sesión técnica explicativa interna en casi todas las demandas de revocación.

8.4.2.6.5 Vista

Al igual que en los procesos civiles sobre patentes, durante la vista de un proceso de revocación, el examen de las pruebas, las pruebas documentales y otros aspectos se llevan a cabo en relación con los alegatos de ambas partes, junto con la identificación y la puesta en común de las cuestiones clave, la presentación de alegatos orales con respecto a estas y la presentación de solicitudes de pruebas adicionales por ambas partes. Las demandas de revocación suelen implicar conocimientos profesionales y cuestiones complejas con relación a las patentes, de manera que normalmente las partes tardan un tiempo significativo en preparar sus alegatos. En consecuencia, a los procesos de revocación se les concede un tiempo suficientemente superior al de los procesos civiles en general. En el caso de las causas civiles sobre patentes de primera instancia, se celebran vistas en múltiples ocasiones, con un intervalo de aproximadamente un mes, antes de los alegatos finales. En el caso de las demandas de revocación, el tribunal suele cerrar los alegatos después de la primera ronda de examen intensivo o concentrado de cada cuestión. Esto se debe a que las demandas de revocación no suelen incluir una controversia con respecto a hechos importantes y, en su lugar, se centran únicamente en el enjuiciamiento de cuestiones técnicas como la actividad inventiva. Asimismo, en la mayoría de los casos, la primera vista se suele celebrar en una sesión técnica explicativa. En las demandas de revocación, los alegatos también se pueden presentar en un idioma extranjero siempre y cuando ambas partes den su consentimiento y el tribunal lo permita.

8.4.2.6.6 Relación entre los procedimientos de nulidad y de infracción

La Ley de Procedimiento Civil también se aplica mutatis mutandis a las demandas de revocación (demandas administrativas de patentes), a menos que se establezca lo contrario en la Ley de Patentes y la Ley de lo Contencioso-Administrativo.⁶¹ Por lo tanto, las demandas de revocación y las demandas civiles sobre patentes emplean prácticamente los mismos procedimientos de litigio y recopilación de pruebas. Además, las demandas por infracción de patente y las demandas de revocación también son muy similares en cuanto a cuestiones fundamentales, teniendo en cuenta que los motivos de anulación de una patente también se pueden alegar en una demanda por infracción de patente. La diferencia es que las demandas por infracción de patente tratan diferentes cuestiones a la vez, como la determinación de si el producto de la otra parte se ajusta al alcance de la protección de la patente en cuestión, la determinación de la existencia de motivos para la anulación de la patente y la evaluación de los daños y perjuicios.Por el contrario, en las demandas de revocación solo se disputan algunas de estas cuestiones fundamentales y, por lo tanto, estos procesos avanzan con mayor rapidez.⁶²

8.4.2.7 Examen simultáneo con una demanda por infracción

Las causas relacionadas con el mismo número de registro de derechos de PI se asignan, en principio, al mismo grupo de jueces. Si las partes de una causa son las mismas y se asignan los mismos derechos de PI o unos similares a diferentes grupos de jueces, pueden asignarse al mismo grupo de jueces a través de un procedimiento de reasignación. Las partes deben notificar a los grupos de jueces estas circunstancias si las causas relacionadas se asignan a grupos de jueces diferentes o se encuentran pendientes de jueces diferentes.⁶³

Cuando una causa de infracción y una causa de revocación de la decisión de la IPTAB que impliquen el mismo derecho de patente estén pendientes a la vez ante el mismo grupo de jueces y estén litigadas por las mismas partes —y cuando se reconozca la necesidad de llevar a cabo una vista paralela—, en principio, el tribunal celebrará el juicio sobre ambas causas de forma simultánea.⁶⁴

8.4.2.8 Procedimientos de recopilación de pruebas

En las demandas de revocación, los tipos de pruebas y el proceso de solicitud y examen de las pruebas son similares a los de los litigios civiles.⁶⁵ La diferencia es que, en las demandas de revocación, el tribunal puede examinar las pruebas ex officio si es necesario.⁶⁶ No obstante, esto no quiere decir que la “doctrina de investigación ex officio de los hechos” se adopte para que el tribunal recopile pruebas con carácter ex officio. El principio de las alegaciones sigue siendo la norma rectora, y la “doctrina de examen ex officio de los hechos” se adopta para que el tribunal examine las pruebas y reconozca los hechos por su propia autoridad en la medida en que su examen es complementario y se realiza sobre la base de las pruebas disponibles en el expediente.⁶⁷

8.4.2.9 Apelación

La decisión del Tribunal de Patentes en una causa de revocación puede apelarse ante el Tribunal de Supremo.⁶⁸ El procedimiento de apelación en las causas de revocación es el mismo que en las causas civiles, tal y como se señala en el apartado 8.8⁶⁹.

8.4.2.10 Efectos de la revocación de una decisión de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad Intelectual

Cuando el tribunal decida revocar una decisión de la IPTAB de forma definitiva y concluyente, la decisión revocada queda sin efecto y no es necesario que la IPTAB tenga que emprender ninguna acción. Además, los jueces administrativos de la IPTAB deben revisar la causa y tomar otra decisión.⁷⁰ Los motivos en que se basó la revocación son vinculantes para la IPTAB con respecto a la causa.⁷¹ Por ejemplo, si se rechazó una solicitud de patente del demandante (el solicitante), seguida de un dictamen por parte de la IPTAB de desestimar la solicitud y, posteriormente, la decisión del Tribunal de Patentes por la que se revoca el dictamen de la IPTAB se convierte en definitiva y concluyente en una demanda de revocación, la patente se registrará según el siguiente proceso:

1. 1. Se presenta la solicitud de patente.
2. 2. Un examinador deniega la solicitud de patente.
3. 3. La IPTAB desestima el recurso del solicitante.
4. 4. El Tribunal de Patentes revoca la decisión de la IPTAB.
5. 5. La decisión se apela ante el Tribunal Supremo, que ratifica la revocación del tribunal de apelación (el Tribunal de Patentes).
6. 6. La IPTAB revoca la denegación de la solicitud de patente y concede la apelación en virtud del carácter vinculante de la decisión judicial.
7. 7. El examinador concede la patente.