Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.7.2 Separación de cuantía y determinación de la responsabilidad

Es habitual que en los procedimientos por infracción de patente se atienda y determine la responsabilidad antes de considerar la cuantía de la reparación pecuniaria. Ello se debe a que, con el beneplácito del tribunal, las partes a menudo acuerdan que las cuestiones relativas a la responsabilidad (es decir, las cuestiones de infracción y validez) se resuelvan por separado y con anterioridad a cualquier audiencia sobre la cuantía de la reparación pecuniaria.¹¹³

Debido a esta bifurcación entre la responsabilidad y la cuantía, por razones prácticas y de conveniencia comercial, las cuestiones relacionadas con la reparación pecuniaria a menudo se resuelven inter partes después de que se haya dictado el fallo en relación con la responsabilidad y se hayan resuelto las apelaciones, y antes de las vistas sobre la reparación pecuniaria.

El titular de la patente debe elegir una reparación pecuniaria en forma de daños y perjuicios o una liquidación de beneficios; es decir, que no puede elegir ambas opciones: la compensación económica por los daños y perjuicios y la liquidación de beneficios. Para ayudar al solicitante a optar por una u otra opción también pueden solicitarse y obtenerse pruebas tras la constatación de una infracción de patente. Asimismo, se puede ordenar al infractor que presente una declaración jurada o cuentas auditadas con respecto a sus ventas o ganancias en contravención de la patente.

2.7.2.1 Daños y perjuicios

La reparación por daños y perjuicios es un derecho del common law, y en relación con la infracción de patente se otorga de acuerdo con los principios ordinarios pertinentes relativos a la legislación vigente en materia de responsabilidad civil extracontractual. El fundamento para una indemnización por daños y perjuicios en caso de infracción de patente es restaurar al titular de la patente, en la medida de lo razonablemente posible, a la posición en la que se encontraría si la infracción no hubiera ocurrido. Los daños y perjuicios deben evaluarse de forma amplia y con el cálculo más aproximado posible. Sin embargo, el titular de la patente debe demostrar primero los elementos de causalidad y previsibilidad razonable exigidos por el common law.

El Tribunal Federal de Australia ha reconocido que existen varias formas de calcular los daños y perjuicios por infracción de patente, entre ellas, sobre la base de la “pérdida de ventas”, utilizando una “tasa razonable en concepto de derecho de licencia” o sobre la base del “principio del usuario”, en función de los hechos del caso concreto. Además, siempre que se demuestren la previsibilidad y la causalidad, también se pueden reclamar daños y perjuicios por infracción de patente debido a la pérdida de bienes que normalmente se habrían vendido con los bienes patentados, como oferta de venta inicial o por otros motivos.

Los daños y perjuicios también pueden generar intereses según el artículo 51A de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth).

2.7.2.1.1 Pérdida de ventas

La metodología de las “pérdida de ventas” se utiliza a menudo cuando el titular de la patente la ha explotado mediante la fabricación, la producción o la venta directa, y el infractor es un competidor en el mercado. Sin embargo, corresponde al titular de la patente demostrar que las ventas pertinentes en realidad se “perdieron”. Esto puede resultar problemático para ciertos titulares de patentes: a menudo, la venta de un artículo infractor no equivale sin más a una unidad de venta perdida para el titular de la patente. En relación con esto, es posible que el titular de la patente también deba demostrar que podría haber satisfecho la demanda adicional y habría obtenido ganancias con esa venta.

2.7.2.1.2 Tasa razonable en concepto de derecho de licencia

Por el contrario, el titular que explota una patente mediante la concesión de licencias a otros suele emplear un enfoque de “tasa razonable en concepto de derecho de licencia”. Al aplicar esta metodología, se considera que la cuantificación adecuada de los daños y perjuicios es la determinación de una tasa de licencia, ya sea según lo hubiera acordado el titular de la patente o sobre una base hipotética. Una vez más, corresponde al titular de la patente demostrar la cuantía de una tasa razonable en concepto de licencia.

2.7.2.1.3 Base del “principio del usuario”

La base de daños y perjuicios del “principio del usuario” se da cuando el titular de una patente que ha obtenido una resolución favorable puede recuperar una suma razonable en concepto de reparación de los daños y perjuicios ocasionados por un infractor que ha “usado” indebidamente la propiedad del titular de la patente, por ejemplo, cuando resulta evidente que el titular de la patente no habría concedido ninguna licencia, o aunque no pueda demostrarse que el titular de la patente ha sufrido una pérdida real. Mediante la metodología del “principio del usuario”, la cuantía de los daños y perjuicios se determina a menudo al evaluar la cantidad que el infractor habría tenido que pagar por el “uso” de la patente, por ejemplo, mediante una tasa razonable en concepto de licencia.

2.7.2.2 Liquidación de beneficios

La liquidación de beneficios requiere que el infractor rinda cuentas y devuelva las ganancias que obtuvo a través de la conducta infractora. Como la liquidación de beneficios es un recurso equitativo, se aplican consideraciones equitativas, incluido el conocimiento de la conducta ilícita por parte del infractor y defensas equitativas tales como el impedimento, la inactividad, la aquiescencia (asentimiento activo) y la demora (asentimiento pasivo).

Por lo general, el cálculo para la liquidación de beneficios se efectúa tomando los ingresos obtenidos por el infractor y restando todo costo razonable que sea atribuible a las ventas infractoras, como los costos de fabricación, comercialización y distribución.

Asimismo, si la patente en cuestión es para un producto que es un componente único dentro de un producto más grande (p. ej., una tarjeta SIM dentro de un teléfono inteligente), el tribunal puede exigir un prorrateo de las ganancias, tomando así en consideración que hay una gran proporción de partes no infractoras dentro del artículo pertinente. Este análisis dependerá también de si la parte infractora se considera “parte esencial” del artículo.

2.7.2.3 Daños y perjuicios adicionales

Cuando el titular de la patente ha optado por reclamar daños y perjuicios por infracción de patente, el tribunal también tiene la discreción de incluir una cantidad adicional en la evaluación de los daños y perjuicios si lo considera apropiado.¹¹⁴ Es importante señalar que no existe ningún requisito de proporcionalidad o relación entre la cuantía de los daños reales concedidos y la cuantía de los “daños y perjuicios adicionales”. En relación con esto, no hay límite para la cuantía de los daños y perjuicios adicionales prescritos por la Ley de Patentes o los reglamentos que la acompañan. También se puede ordenar la revelación de pruebas si el tribunal lo considera relevante para la demanda por daños y perjuicios adicionales.

El artículo 122.1A de la Ley establece de manera pertinente los factores que un tribunal puede “tener en cuenta” si “considera apropiado hacerlo”. Es importante destacar que estos factores no son limitantes e incluyen lo siguiente:

1. a) la flagrancia de la infracción, y
2. b) la necesidad de disuadir de infracciones similares de patentes, y

3. c) la conducta de la parte que infringió la patente:

   1. i) después del acto constitutivo de la infracción; o
   2. ii) después de que esa parte fuera informada de que había incurrido en una presunta infracción de la patente, y
4. d) todo beneficio demostrable obtenido por esa parte debido a la infracción, y
5. e) las demás cuestiones pertinentes.

El último criterio, es decir, “las demás cuestiones pertinentes”, se ha interpretado de manera que permita a las partes tratar de basarse en una variedad de conductas al solicitar una indemnización por daños y perjuicios adicionales.¹¹⁵

De manera adicional, se requiere algo más que una simple “copia” para respaldar la aplicación del artículo 122.1A, ya que el propósito del régimen de daños y perjuicios adicionales es conceder la indemnización de dichos daños y perjuicios cuando se produce la infracción intencional de una patente. Por ejemplo, no se considera un acto “flagrante” o ilegítimo que un competidor potencial intente “eludir” la protección de una patente en particular.

Asimismo, el Tribunal Federal de Australia ha determinado que el hecho de que un infractor tuviera razones fundadas para creer que la patente pertinente era inválida o no había sido infringida es un factor importante que impide una indemnización adicional por daños y perjuicios. Dicho argumento prevalece incluso si finalmente la defensa de la no infracción o de la invalidez de la patente fracasa en el juicio.¹¹⁶