Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

9.6.6 Modificación de la patente

Durante un procedimiento de infracción de patente, es posible que el titular de la patente solicite modificar la patente y, en particular, algunas de sus reivindicaciones, en virtud del artículo 75 de la Ley. Para ello, debe notificar a la contraparte y a la UKIPO la solicitud de modificación de la patente, en la que debe indicar las modificaciones que desea realizar y los motivos (por ejemplo, para evitar un fragmento concreto de un elemento del estado de la técnica). A continuación, la UKIPO publica la solicitud de modificación de la patente para que los terceros tengan la oportunidad de intervenir si desean plantear una objeción a la modificación.

Las solicitudes de modificación casi siempre se resuelven en el juicio. Sin embargo, cuando la solicitud se presenta en un momento cercano a la fecha del juicio, pueden generarse consecuencias paralelas, en gran medida porque la potestad del tribunal con arreglo al artículo 75 de la Ley es discrecional:

1) En los procedimientos ante el tribunal o la Intendencia en los que puede ponerse en cuestión la validez de una patente, el tribunal o, cuando proceda, la Intendencia, pueden, de conformidad con el artículo 76, permitir al titular de la patente que modifique su memoria descriptiva en la manera y las condiciones relativas a la publicación de las modificaciones y a los costos, gastos u otros desembolsos que el tribunal o la Intendencia consideren apropiadas. (Sin cursiva en el original)

Toda demora en solicitar una modificación de las reivindicaciones de la patente puede afectar a la probabilidad de que el tribunal admita la solicitud. En particular, el tribunal analiza si la solicitud es justa para la otra parte desde el punto de vista procesal. Si es probable que la solicitud requiera celebrar otro juicio, es posible que se deniegue. Por ejemplo, en el asunto Nokia GmbH c. IPCom GmbH,¹²⁴ el Tribunal de Apelación confirmó los principios de la modificación de las reivindicaciones de la patente y denegó justificadamente la solicitud de modificaciones presentada por IPCom tres días antes del juicio, por motivos de injusticia procesal:

El principal objetivo del artículo 138 [del Convenio sobre la Patente Europea de 2000] en comparación con el artículo 138 original es establecer que las autoridades nacionales deben prever un procedimiento para la modificación de las reivindicaciones. Antes de la modificación del tratado, en la legislación de algunos países no se permitía en absoluto modificar las patentes después de su concesión. Ahora deben permitirlo. La finalidad del artículo 138 no era regir las normas procesales nacionales en materia de modificación de patentes, y mucho menos exigir a los tribunales nacionales conductas que la ley nacional consideraba un abuso procesal.¹²⁵

Efectivamente, presentar de manera tardía una solicitud de modificación puede considerarse un abuso procesal, especialmente cuando se presenta la solicitud después de que el juicio se haya celebrado.¹²⁶

En la práctica, esto significa que los titulares de patentes que deseen solicitar una modificación deben hacerlo lo antes posible. Muy probablemente, esperar a que se dicte sentencia será demasiado tarde. En ocasiones, en la orden con las instrucciones formuladas en la CMC se indica al titular de la patente que presente en un plazo determinado una solicitud de modificación de la patente objeto del litigio.