Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

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10.15 Apéndice

Cuadro 10.A1: Comparación entre la solución de controversias en materia de patentes ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos, las investigaciones sobre patentes de la USITC y la revisión inter partes de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes

Característica	Tribunales de distrito de los Estados Unidos de América	Investigación sobre patentes de la USITC	Procedimientos de IPR de la PTAB
¿Tribunal general o especializado?	Tribunales de competencia general.	Tribunal especializado, encargado de presidir los litigios sobre supuestas “prácticas comerciales desleales”, que incluyen los productos de importación que infringen los derechos de propiedad intelectual de los EE. UU. Las investigaciones sobre patentes representan aproximadamente el 85 % de los expedientes de la USITC.	Tribunal especializado, encargado de las controversias sobre la validez¹ de las patentes emitidas.
Personas encargadas de adoptar decisiones en primera instancia	Es poco habitual que los jueces de los tribunales de distrito cuenten con formación científica o tecnológica. Muy pocos jueces de distrito cuentan con una experiencia considerable en materia de causas relativas a las patentes; no obstante, la presentación de la mayor parte de las causas se concentra en un reducido grupo de tribunales de distrito (Delaware, distrito Este y Oeste de Texas y distrito Norte de California), por lo que los jueces que allí ejercen tienen experiencia en asuntos relativos a las patentes.	Los ALJ de la USITC no suelen tener formación científica ni tecnológica, pero cuentan con experiencia en materia de prácticas comerciales desleales e investigaciones sobre patentes.	Los APJ de la PTAB cuentan con formación en ciencia o tecnología y están especializados en la revisión de patentes.
¿Quién adopta las decisiones, el juez o el jurado?	Juicio con jurado si así lo solicita cualquiera de las partes. Por lo general, los miembros del jurado no tienen formación científica ni tecnológica ni experiencia en materia de patentes. De las causas relativas a las patentes farmacéuticas suele conocer un juez en vez de un jurado.	ALJ; sin jurado.	Comisión de tres APJ; sin jurado
Inicio del proceso	Presentación de la demanda.	Presentación de la demanda. Tras la presentación de la demanda, la USITC decide si realizar una investigación en un plazo de 30 días.	Presentación de una petición por parte del impugnante de una patente. Las partes deben solicitar un procedimiento en un plazo de 12 meses tras recibir una demanda por una supuesta infracción de la patente y tienen prohibido solicitar o celebrar una IPR si presentan una demanda para obtener una sentencia declarativa de la nulidad de la patente.
Umbral para el inicio de un procedimiento	Umbral bajo (reivindicaciones plausibles de infracción y requisitos jurisdiccionales de propiedad²).	La demanda debe ser suficiente; la Oficina de Investigaciones sobre Importaciones Desleales revisa la cuestión e informa a la USITC de su suficiencia con respecto a los requisitos procesales y los elementos sustantivos del artículo 337; 1) la venta para importación, la importación o la venta después de la importación de los productos; 2) los actos o métodos de competencia desleales, como la infracción de una patente estadounidense; 3) la presencia de una industria nacional; y 4) la prueba de perjuicio sustancial o amenaza de perjuicio en las demandas relativas a derechos de propiedad intelectual no previstos en la ley.	“Probabilidad razonable de éxito” sobre la base de la información presentada en la petición y la respuesta del titular de la patente a esa petición.
Plazo para el procedimiento	Sin plazo previsto (varía de forma considerable según el distrito). El juicio suele tardar tres años o más en celebrarse.	16 meses.	Entre 12 y 18 meses
Partes	En las causas no farmacéuticas: titular de la patente (normalmente, el demandante) supuesto infractor (normalmente, el demandado; no obstante, puede tratarse del demandante en un proceso para obtener una sentencia declarativa). En las causas farmacéuticas: Hatch-Waxman: El titular de una NDA (normalmente, el titular de la patente) suele ser el demandante (no obstante, puede ser el demandado en un proceso para obtener una sentencia declarativa). La empresa genérica (titular de una ANDA) suele ser el demandado. BPCIA: El titular de una BLA (normalmente, el titular de la patente) suele ser el demandante (no obstante, puede ser el demandado en un proceso para obtener una sentencia declarativa). El titular de una aBLA o el fabricante de un producto biosimilar suelen ser los demandados.	Demandante (titular de la patente que solicita proteger la industria nacional de la competencia desleal). Demandado (importa productos presuntamente ilícitos). Oficina de Investigaciones sobre Importaciones Desleales (organismo investigador de la USITC).	Demandante (impugnante de la patente). Demandado (titular de la patente).
Normas en materia de intervención	Regla 24 del FRCP. Acumulación en el mismo procedimiento que la demanda.	Se rige por una norma similar a la regla 24 del FRCP.	Posible acumulación de partes adicionales. La PTAB suele denegar peticiones “en serie” sobre la misma patente, aunque los demandantes sean diferentes. La PTAB no favorece las peticiones “paralelas” sobre la misma patente.
Aportaciones del organismo	Ninguna.	El artículo 337 establece que la USITC debe realizar consultas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a la Comisión Federal del Comercio y a otros organismos que considere oportunos durante el transcurso de la investigación.	Las IPR son resoluciones administrativas regidas por la Ley de Procedimiento Administrativo que tienen lugar en el seno de la USPTO.
Norma sobre las alegaciones	Notificación de una alegación plausible de infracción.³	Alegación de los hechos Deben presentarse alegaciones de infracción (al menos una reivindicación de patente y cómo se infringe) y alegaciones de la existencia de una industria nacional.	Norma de alegación superior a la de notificación ante el tribunal de distrito. La PTAB tiene discrecionalidad para decidir si aplica una IPR y limita de forma rigurosa al peticionario en lo relativo a los fundamentos de impugnación de la patentabilidad que figuran en la petición y a las bases específicas que respaldan dichos fundamentos. En la petición debe indicarse la parte realmente interesada e incluir todas las pruebas que respaldan la impugnación de la patentabilidad (en los casos en los que cada elemento de la reivindicación se encuentre en el estado de la técnica), la forma en la que la PTAB debe interpretar cada reivindicación controvertida y las medidas de reparación específicas que se solicitan. El demandante debe presentar una petición independiente por cada una de las patentes que se impugnan.
Tasas de presentación	Desde 2020, tasas de 402 USD por presentar una demanda civil en un tribunal de distrito.	Exento de tasas	Fase de la solicitud: 19 000 USD (tasa básica) más 375 USD (por cada reivindicación superior a 20). Fase posterior al inicio de la investigación: 22 500 USD (tarifa básica) más 750 USD (por cada reivindicación superior a 20).
Reconvenciones	Acumulación en el mismo procedimiento que la demanda. En un procedimiento de sentencia declarativa, el titular de la patente (el demandado) suele presentar una reconvención por infracción.	Permitidas, pero se ha de solicitar su retirada inmediata ante el tribunal de distrito. Las acciones pendientes ante el tribunal de distrito sobre cuestiones comunes en la USITC pueden suspenderse según el criterio del demandado; las reconvenciones no se suspenden (no obstante, están sujetas a las decisiones en materia de administración de causas del tribunal de distrito).	No procede.
Jurisdicción material	Infracción de un derecho de propiedad intelectual estadounidense.	Importación de productos que infringen un derecho de propiedad intelectual estadounidense cuando hay una industria nacional que explota el derecho de propiedad intelectual infringido.	Validez de las patentes emitidas por motivo del título 35 del USC, artículo 102 (anterioridad) y artículo 103 (evidencia).
Jurisdicción personal	Si se cumple la legislación estatal de largo alcance aplicable y si el ejercicio de la jurisdicción personal es coherente con la cláusula de debido procedimiento de la Constitución. Las causas relativas a las patentes no suelen plantear importantes problemas de jurisdicción personal, pues se supone que el demandado ha vendido u ofrecido para la venta productos que infringen la patente en el distrito, lo que suele proporcionar una jurisdicción personal específica en lo relativo a una controversia por infracción.	No procede; con base en la jurisdicción in rem.
Poder de citación con apercibimiento	Poder de citación con apercibimiento en todo el territorio nacional.⁴	Poder de citación con apercibimiento en todo el territorio nacional.	La PTAB no emite citaciones con apercibimiento de forma directa. El título 35 del USC, artículo 24, autoriza a que una parte solicite un poder de citación con apercibimiento (mediante petición) al tribunal de distrito donde se toma declaración por la cuestión controvertida ante la USPTO.
Jurisdicción in rem	No disponible.	Disponible.	Disponible: “De igual forma, una IPR es un procedimiento in rem en el que se vuelve a evaluar la validez de una patente emitida”.⁵
Competencia	“[L]ugar en el que el demandado reside o en el que el demandante ha cometido las infracciones y tiene su domicilio social principal habitual y establecido”.⁶ Sujeto a la doctrina forum non conveniens, que permite que los tribunales trasladen una causa a un foro más adecuado.	La USITC, en Washington D.C.	La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en Alexandria, Virginia (o las oficinas regionales de la USPTO).
Efectos sobre los procedimientos paralelos	Otros procedimientos de tribunal de distrito: el primer tribunal de distrito en el que se realiza la primera presentación suele tener prioridad sobre las causas presentadas con posterioridad, pero el tribunal tiene un margen de discrecionalidad al respecto. Investigación o decisión de la USITC: Los demandados de la USITC tienen derecho a pedir la suspensión de los procedimientos del tribunal de distrito sobre las mismas patentes o cuestiones como una cuestión de Derecho.⁷ Una decisión de la USITC no tiene efecto de cosa juzgada en los procedimientos de un tribunal de distrito, pero las decisiones pueden tener un valor persuasivo. Inicio de la investigación o decisión de la PTAB: Las partes suelen solicitar la suspensión de las acciones de los tribunales de distrito mientras los procedimientos de la PTAB están pendientes. Al impugnante se le impide plantear ante el tribunal de distrito cualquier fundamento que ya se haya planteado o que razonablemente podría haberse planteado ante la PTAB. Una decisión de la PTAB no tiene efecto de cosa juzgada en los procedimientos de un tribunal de distrito, a menos que el Circuito Federal así lo establezca.	Inicio de la investigación o decisión de la PTAB: Al impugnante se le impide plantear en la USITC cualquier fundamento que ya se haya planteado o que razonablemente podría haberse planteado ante la PTAB.	Investigación o decisión de la USITC: La PTAB no denegará de forma discrecional ninguna petición de IPR basándose exclusivamente en un procedimiento paralelo de la USITC.⁸ Una decisión de la USITC no tiene efecto de cosa juzgada en los procedimientos de la PTAB, pero las decisiones pueden tener un valor persuasivo. Decisión previa de la PTAB: Al impugnante se le impide plantear ante el tribunal de distrito cualquier fundamento que ya haya se haya planteado o que razonablemente podría haberse planteado ante la PTAB en posteriores procedimientos de la USPTO.
Normas procesales	FRCP. FRE. Ampliados en muchos de los distritos con más volumen de causas de patentes por las “normas locales en materia de patentes” y por las órdenes permanentes.	Ley de Procedimiento Administrativo: resolución formal. Reglamentos de Práctica y Procedimiento de la USITC (similares al FRCP y al FRE) “Normas básicas” específicas de los ALJ.	Reglamentos de la USPTO.⁹ FRE (salvo en los casos previstos en los reglamentos de la USPTO).
Revelación probatoria	Cualquier información no privilegiada relevante para la acción o excepción de cualquiera de las partes y proporcional a las necesidades de la causa.	Toda información razonablemente pertinente para la revelación probatoria de pruebas admisibles en el plazo permitido (normalmente, limitado a seis meses). Las respuestas a los interrogatorios o solicitudes de documentos suelen estar limitadas a diez días tras el servicio. Disponibilidad del poder de citación con apercibimiento en todo el territorio contra los demandados extranjeros; sanciones disponibles contra los demandados extranjeros que no cumplen con la revelación probatoria.	Las partes pueden tomar declaración a los testigos que envían declaraciones (juradas o no) y solicitar la revelación probatoria cuando la USPTO determine que es necesario en beneficio de la justicia.
Medidas de reparación preliminares	La emisión de medidas preliminares se basa en el equilibrio de los siguientes factores equitativos: 1) una probabilidad de éxito razonable sobre el fondo; 2) un perjuicio irreparable si no se concede la medida de reparación temporal, 3) un equilibrio de las dificultades que se inclina a su favor y 4) el efecto favorable de la medida de reparación temporal sobre el interés público.	Un criterio doble para decidir si emitir una orden de exclusión temporal: 1) si hay un “motivo para creer” que se incumple el artículo 337 y 2) si la emisión de una orden de exclusión temporal es en beneficio del interés público. La USITC también aplica la misma norma que en las medidas preliminares.	Sin medidas de reparación preliminares, pero el proceso de decisión finaliza en 12 meses.
Interpretación de las reivindicaciones	Lo habitual es gestionarlas en la fase previa al juicio. El juez de primera instancia es quien realiza la interpretación mediante la aplicación de la norma Phillips.	Las prácticas varían en función de las causas y los ALJ, pero cada vez es más habitual hacer la interpretación antes del juicio. Se aplica la norma Phillips.	El tribunal de jueces de la PTAB es quien realiza la interpretación mediante la aplicación de la norma Phillips.
Resolución por vía sumaria	Regla 56 del FRCP: ningún problema real con respecto a hechos materiales.	Normas de la resolución por vía sumaria	Sin resolución por vía sumaria.
Elementos probatorios	Infracción de los derechos de propiedad intelectual sujetos a todas las excepciones jurídicas y equitativas.	Requisitos de importación. Requisito de la industria nacional (elementos económicos y técnicos). Infracción de los derechos de propiedad intelectual sujetos a la mayoría de las excepciones jurídicas y equitativas.	La PTAB puede invalidar reivindicaciones de patentes por motivo del título 35 del USC, artículos 102.anterioridad) y artículo 103.evidencia), basándose exclusivamente en el estado de la técnica de la patente y de publicaciones impresas.
Presunción de la validez de la patente	Sí: norma de prueba clara y convincente para la invalidación de reivindicaciones de patentes.	Sí: norma de prueba clara y convincente para la invalidación de reivindicaciones de patentes.	Sí: preponderancia de la norma de prueba para la invalidación de reivindicaciones de patentes.
Papel de los peritos	Los peritos deben estar cualificados en virtud de la regla 702 del FRE. Los peritos aplican una metodología científica, técnica o económica a los hechos de la causa y evalúan las hipotéticas interpretaciones judiciales. Los tribunales de distrito recurren a la norma Daubert para evaluar la fiabilidad de la declaración del perito científico (las pruebas de la metodología, la revisión entre pares y la aceptación en el seno de la comunidad científica, la tasa de error y las normas y controles). Las peticiones Daubert pueden limitar o excluir la prueba pericial.	Los peritos deben estar cualificados en virtud de la regla 702 del FRE. En la USITC, rara vez se realizan peticiones para excluir por completo la prueba pericial; es posible que se limiten partes de la declaración del perito.	La PTAB permite que los peritos presenten su declaración junto con la petición y la contestación preliminar y, en otras fases apropiadas del procedimiento, como indique el tribunal que supervisa el juicio.
Juicio/audiencia	Proceso judicial sujeto al derecho a un jurado establecido en la séptima enmienda. FRE. Si bien es cierto que los tiempos del juicio varían, los jueces aplican cada vez más los plazos por litisconsorcio (por ejemplo, 20 horas).	APA: resolución formal. A pesar de ser similar al FRE, a veces se aplica de forma menos estricta (por ejemplo, puede no aplicarse la norma de la prueba indirecta). “Normas básicas” específicas de los ALJ. La práctica de las pruebas indirectas suele durar entre una y dos semanas.	Cada parte tiene derecho a solicitar una vista oral.
Registro	Alegaciones, fallos sobre peticiones, transcripción del juicio y pruebas y resúmenes posteriores al juicio.	Alegaciones, decisión escrita definitiva, cualquier resultado o informe en el que se base la decisión escrita definitiva, y la prueba y otras partes del procedimiento ante la USITC.	Alegaciones, decisión escrita definitiva, cualquier resultado o informe en el que se base la decisión escrita definitiva, y la prueba y otras partes del procedimiento ante la PTAB.
Vías de reparación	Anulación de las reivindicaciones de patentes. Medida de reparación económica disponible. Costas y honorarios de abogados posiblemente disponibles. Medidas cautelares sujetas a un equilibrio equitativo.	Sin medidas de reparación económica. Órdenes de exclusión en caso de que se determine la infracción de una patente válida, a menos que existan factores de interés público que lo anulen. Órdenes de cese y desistimiento.	Anulación de las reivindicaciones de patentes. Sin medidas de reparación económica.
Efecto de la decisión sobre la patente.	Poder para anular la patente. Efecto de cosa juzgada.	La resolución inicial de los ALJ pasa a ser definitiva si la USITC no la revisa en un plazo de 45 días. Sin efecto de cosa juzgada: no afecta a la validez de la patente, solo a la exclusión del mercado estadounidense.	Poder para anular las reivindicaciones de patentes.
Ejecución	Poder de desacato.	Órdenes de exclusión aplicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.	Anulación de las reivindicaciones de patentes.
Revisión por parte del organismo o el Circuito Federal	Sin revisión administrativa por parte del organismo. Apelación ante el Circuito Federal.	Revisión de la USITC de la resolución inicial de los ALJ. Revisión presidencial: la presidencia tiene la potestad de desaprobar los recursos por motivo de la política (rara vez se invoca). Apelación ante el Circuito Federal.	El director de la USPTO puede revisar todas las decisiones de la PTAB.¹⁰ Las decisiones de la PTAB pueden recurrirse ante el Circuito Federal.¹¹ La USPTO puede intervenir en la apelación ante el Circuito Federal para defender su decisión.
Criterios de revisión	Criterio de revisión para las resoluciones de interpretación de las reivindicaciones; la determinación de los hechos en los que se basan las sentencias de interpretación de las reivindicaciones está sujeta al criterio de revisión “claramente erróneo” (o “abuso de autoridad”), mientras que el Circuito Federal ejerce una revisión de novo de la última resolución de interpretación de las reivindicaciones. Prueba sustancial o criterio “claramente erróneo” para la determinación de los hechos. Revisión de novo para resoluciones sobre cuestiones de Derecho.	Revisado en virtud de las normas de la APA. Criterio de revisión para las resoluciones de interpretación de las reivindicaciones; la determinación de los hechos en los que se basan las sentencias de interpretación de las reivindicaciones está sujeta al criterio de revisión “claramente erróneo” (o “abuso de autoridad”), mientras que el Circuito Federal ejerce una revisión de novo de la última resolución de interpretación de las reivindicaciones. Criterio de prueba sustancial para determinar los hechos. Revisión de novo para resoluciones de la USITC sobre cuestiones de Derecho.	Revisado en virtud de las normas de la APA. Criterio de prueba sustancial para la determinación de los hechos. Revisión de novo para conclusiones jurídicas de la PTAB.

Nota: aBLA = solicitud abreviada de producto biológico; ALJ = juez de derecho administrativo; ANDA = solicitud abreviada para comercializar un nuevo medicamento; APA = Ley de Procedimiento Administrativo; APJ = juez administrativo de patentes; BLA = solicitud de autorización de producto biológico; BPCIA = Ley de Competencia de Precios e Innovación en materia Biológica; Circuito Federal = Tribunal de Apelación para el Circuito Federal de los Estados Unidos; FRCP = Reglamento Federal de Procedimiento Civil; FRE = Reglamento Federal sobre la Prueba; IPR = revisión inter partes; NDA = solicitud para comercializar un nuevo medicamento; PTAB = Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes; TEO = orden de exclusión temporal; USC = Código de los Estados Unidos; USITC = Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América; USPTO = Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

¹ Título 35 del USC, artículos 102 y 103.

² FRCP, regla 12.b)6), 12.c).

³ Véase FRCP 12.b)6); Bell Atlantic Corp. c. Twombly, 550 U.S. 544 (2007); Ashcroft c. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009) (criterio de plausibilidad).

⁴ FRCP, regla 45.

⁵ Regents of the Univ. Of Minn. c. LSI Corp., 926 F.3d 1327, 1345 (Fed. Cir. 2019).

⁶ Título 28 del USC, artículo 1400.b).

⁷ Título 28 del USC, artículo 1659.a).

⁸ USPTO, Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation (21 de junio de 2022), disponible en https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_ discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf.

⁹ 37 CFR, artículo 42.

¹⁰ United States v. Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970 (2021).

¹¹ Título 35 del USC, artículo 141.