Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.6.2 Acción previa y juicio previo

5.6.2.1 Cartas de intimación al cese de la práctica y peticiones del derecho de uso

5.6.2.1.1 Pertinencia de las comunicaciones extrajudiciales

Uno de los puntos más decisivos en cualquier procedimiento judicial en materia de patentes es cómo plantear inicialmente al infractor la cuestión de la infracción, porque, según el modo en que se trate el tema de la infracción, el posible infractor puede iniciar acciones contra el titular del derecho (p. ej., una acción de sentencia declaratoria por ausencia de infracción). Además, la forma de tratar el tema de la infracción podría abrir vías procesales para que el demandado evite que posteriormente se inicie un proceso judicial ofensivo, de modo que el titular de la patente (demandante) debería pagar las costas.

En muchas jurisdicciones, un punto clave del análisis es el umbral para iniciar una acción de sentencia declaratoria. En otras palabras, ¿cuándo un posible tema de infracción proporciona a la contraparte el motivo suficiente para iniciar una acción con el objetivo de que se declare la ausencia de infracción? En la práctica de los Estados Unidos de América, esto se conoce como el requisito de “motivos o controversia” (case or controversy) para presentar una acción de sentencia declaratoria. Existe un requisito similar en el Derecho alemán (véase artículo 256.1 del Código Procesal Civil, “Feststellungsinteresse”). Sin embargo, el efecto sobre la estrategia es menor, porque interponer la acción de sentencia declaratoria no da prioridad a esa causa sobre cualquier acción de infracción ofensiva presentada con posterioridad.

Según la manera en que se trata a los posibles infractores extrajudicialmente, podrían corresponder soluciones jurídicas conforme al Derecho de competencia desleal (p. ej., cuando se envían cartas de cese de la práctica a los clientes).

5.6.2.1.2 Petición del derecho de uso en oposición a una carta de intimación al cese de la práctica.

La manera de eximirse de responsabilidad para evitar una acción de sentencia declaratoria o cualquier otra posible vía de reparación que el posible infractor pueda considerar es plantear la cuestión de la infracción en forma de una petición del derecho de uso. La diferencia de esta petición en comparación con una carta de intimación al cese de la práctica es que esta forma específica no concluye que exista una infracción ni pide que el destinatario deba cesar la práctica. En cambio, el titular del derecho pide que se detallen los motivos por los que el destinatario se considera “facultado” para usar la enseñanza patentada. Esta categoría está diseñada para permitir que el titular del derecho entable una conversación con el destinatario sin someterse a posibles reconvenciones. Por lo general, no se recomienda alegar simplemente la infracción de una determinada patente, sino dotar a la petición de una base fáctica y jurídica en términos de las reivindicaciones de la patente y los dispositivos o métodos acusados de infracción.

La alternativa es enviar una carta de intimación al cese de la práctica en la que se solicita formalmente al destinatario que cese la actividad infractora y también que emita una promesa formal de cese y desistimiento (una “declaración de cese y desistimiento”). El incumplimiento de esta obligación desencadena una sanción financiera.⁹⁷ Si el demandado presenta dicha declaración, cuyo alcance y sanción financiera son suficientes, el demandante ya no puede solicitar judicialmente medidas cautelares. Desde el punto de vista jurídico, la declaración de cese y desistimiento se considera un equivalente funcional a una sentencia del tribunal, por lo que el titular de la patente (demandante) no tendría el interés jurídico de solicitar medidas cautelares a pesar de la declaración de cese y desistimiento.

5.6.2.1.3 Mecanismos procesales en conexión con una carta de intimación al cese de la práctica

Es importante destacar que hay una enorme cantidad de jurisprudencia respecto de los requisitos que las declaraciones de cese y desistimiento deben cumplir para tener efecto. Por ejemplo, no pueden estar condicionadas por la “infracción real” porque se espera que ese tema específico se despache en la declaración. Tampoco pueden abarcar solo de manera restringida los mismos dispositivos (en términos de números de modelo) indicados por el titular de la patente, sino que deberían referirse a todos y cada uno de los dispositivos sustancialmente similares a los dispositivos indicados efectivamente en cuanto a las características técnicas de interés para caracterizar la infracción.⁹⁸ El último punto puede ocasionar problemas importantes relativos al modo correcto de redactar la parte clave de la declaración (definir el dispositivo o método acusado de infracción). En esta suele utilizarse el lenguaje de reivindicación de la patente de que se trate. Sin embargo, esto no significa que el alcance de la declaración deba ser tan amplio como el de la protección de la patente en litigio. En cambio, se redacta en un intento de abstraerse lo suficiente del dispositivo específico. A diferencia de una sentencia del tribunal, la declaración no se fundamenta, por lo que no se dispone de la fuente principal para orientar la interpretación correcta del alcance de la declaración. Por consiguiente, se recomienda especificar parte del lenguaje de la reivindicación mediante la introducción de aspectos fácticos decisivos que representen las características pertinentes en los dispositivos acusados de infracción. Esto puede abrir la puerta a discusiones entre las partes, pero suele ser preferible tratar esto de frente, especialmente si una determinada modificación o solución alternativa es concebible en algún momento posterior.

Si el titular de la patente no envía una carta formal para pedir que el demandado presente una declaración de cese y desistimiento, existe el riesgo de que el demandado “reconozca” de inmediato los argumentos relativos a la infracción presentados con posterioridad para justificar las medidas cautelares. Sobre esta base, el tribunal dictaría una sentencia acordada (“Anerkenntnisurteil”; artículo 307, pero el demandante debe soportar las costas.

Una consideración importante es que cualquier advertencia que se haga al posible infractor antes de presentar una demanda por infracción permitiría al posible infractor reaccionar y adoptar medidas procesales abusivas, particularmente por medio de la interposición de acciones para obtener una sentencia declaratoria (ausencia de infracción) en otras jurisdicciones de la UE aunque no procedan, también respecto de la parte alemana de una patente europea, con el único propósito de demorar el proceso de una acción de infracción posterior en Alemania. Esta práctica —que se denominó “torpedo italiano” hace aproximadamente 20 años debido a que los procedimientos ante los tribunales italianos suelen ser bastante lentos— ya no es habitual, si bien todavía presenta un riesgo que se debe tener en cuenta en función del análisis de las partes y de la controversia que está surgiendo entre ellas.