Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.3.2 Determinación de la infracción de patentes de invención y modelos de utilidad

Con respecto al alcance de la protección de los derechos de patente, el artículo 64 de la Ley de Patentes establece lo siguiente: “el alcance de la protección de una patente de invención o de un modelo de utilidad se determinará por el contenido de sus reivindicaciones, y la descripción y los dibujos pueden utilizarse para interpretar el contenido de las reivindicaciones. Esta disposición se aclara en el artículo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, que establece que el alcance de la protección de un derecho de patente se limitará al alcance definido por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones e incluirá también el alcance definido por características equivalentes a esas características técnicas.

Según estas disposiciones, la infracción de una patente comprende dos circunstancias: en primer lugar, que la solución técnica supuestamente ilícita esté dentro del alcance de la protección del derecho de patente definido por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones, lo que constituye una infracción literal; y, en segundo lugar, que la solución técnica supuestamente ilícita esté dentro del alcance determinado por características equivalentes, lo que constituye una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa Bai Wanqing contra Chengdu Nanxun Commo dity Sales Service Center,⁷² la Corte Popular Suprema estableció que el alcance de la protección de los derechos de patente debe ser claro. Cuando existen defectos evidentes en las expresiones de las reivindicaciones de una patente de modelo de utilidad y el alcance de la protección del derecho de patente resulta claramente confuso porque no es posible determinar el significado específico de los términos técnicos en las reivindicaciones mediante la descripción y los dibujos de la patente en cuestión ni recurriendo al conocimiento general en la materia o al estado de la técnica pertinente, entre otros aspectos, resulta imposible compararlo con la solución técnica supuestamente ilícita. En consecuencia, la solución técnica supuestamente ilícita no puede ser considerada constitutiva de infracción.

4.3.2.1 Infracción literal

En el artículo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se establece lo siguiente: El alcance de la protección de un derecho de patente se limitará al alcance determinado por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. El artículo 7 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Para determinar si una solución técnica supuestamente ilícita está dentro del alcance de la protección del derecho de patente, los tribunales populares examinarán todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones alegadas por el titular del derecho.

Si una solución técnica supuestamente infractora contiene características técnicas idénticas o equivalentes a todas las mencionadas en las reivindicaciones, los tribunales populares determinarán que dicha solución técnica está dentro del alcance de la protección del derecho de patente; si la solución técnica supuestamente infractora carece de una o más características técnicas mencionadas en las reivindicaciones o tiene una o más características técnicas que no son ni idénticas ni equivalentes, los tribunales populares determinarán que la solución técnica supuestamente infractora no está dentro del alcance de protección del derecho de patente.

Según estas disposiciones, se aplica la “regla de todos los elementos” para determinar la infracción de patentes de invención y modelos de utilidad. Se determinará que una solución técnica supuestamente infractora solo constituye una infracción literal cuando contenga todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. Cuando la solución técnica supuestamente infractora no contenga una o más características técnicas mencionadas en las reivindicaciones, no constituirá infracción. La incorporación de características técnicas adicionales a la solución técnica supuestamente infractora, en caso de existir, no afecta, en principio, a la determinación de la infracción, siempre y cuando se tengan en cuenta las características técnicas adicionales de la solución técnica supuestamente infractora en el caso de reivindicaciones cerradas.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Zhang Jianhua contra Shenyang Zhilian Highrise Building Heating Technology Co.,⁷³ la Corte Popular Suprema estableció que, si la solución técnica supuestamente infractora carece de una característica técnica mencionada en las reivindicaciones, lo que resulta en una disminución de los efectos técnicos, se determinará que no se encuentra dentro del alcance de protección del derecho de patente.

Con respecto a las reivindicaciones dependientes, el artículo 1.2 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece específicamente lo siguiente:

Cuando el titular de un derecho afirme que el alcance de la protección del derecho de patente debe determinarse a partir de las reivindicaciones dependientes, los tribunales populares determinarán el alcance basándose tanto en las características técnicas adicionales mencionadas en esas reivindicaciones dependientes como en las características técnicas de las reivindicaciones a las que se hace referencia.

En el artículo 5 de la Interpretación II) mencionada se establece que “todas las características técnicas, ya sean las mencionadas en la parte del preámbulo y la caracterización de las reivindicaciones independientes o las mencionadas en la parte de la referencia y la definición, desempeñan una función definitoria”. Por lo tanto, el alcance de la protección de las reivindicaciones dependientes se define mediante dos aspectos, a saber, las características técnicas adicionales que se mencionan en las reivindicaciones dependientes y todas las características técnicas presentes en las reivindicaciones a las que se hace referencia en las reivindicaciones dependientes. Si una reivindicación a la que se hace referencia también es una reivindicación dependiente, es necesario seguir rastreándola hasta dar con la reivindicación independiente a la que se hace referencia al final.

Con respecto a la función definitoria del título del objeto en las reivindicaciones, en un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Xinghe Industry Co. contra Jiangsu Runde Pipes Industry Co.,⁷⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que el título del objeto mencionado en las reivindicaciones debe tenerse en cuenta y que su función definitoria real en el alcance de la protección del derecho de patente depende de sus efectos en el objeto que se busca proteger en las reivindicaciones.

4.3.2.2 Infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes

Con respecto a la infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes, el artículo 13.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes establece lo siguiente:

Las características equivalentes son aquellas que utilizan básicamente los mismos medios para realizar prácticamente las mismas funciones y lograr de forma esencial los mismos efectos que las características técnicas mencionadas en una reivindicación y que una persona experta en la materia podría deducir sin tener que realizar una labor creativa cuando se produce el supuesto acto de infracción.

La doctrina de los equivalentes es un criterio importante para superar las limitaciones de las reivindicaciones debidas a las formulaciones y para alcanzar una protección justa de los derechos de patente. La doctrina de los equivalentes se utiliza para compensar la insuficiencia de la infracción literal. Al mismo tiempo, para evitar la aplicación demasiado amplia y excesiva de esta doctrina, existen limitaciones suficientemente estrictas que impiden la expansión indebida del alcance de la protección de los derechos de patente basada en la doctrina, ya que esto podría limitar la innovación y dañar los intereses públicos. Las limitaciones a la doctrina de los equivalentes se reflejan principalmente en dos aspectos. Por un lado, esta doctrina se aplica a las características técnicas de las reivindicaciones, pero no a la solución técnica en su conjunto, y los criterios de determinación son relativamente estrictos y lo más objetivos posible. Por otro, se utilizan la doctrina de los actos propios y la regla de dedicación. La determinación de una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes se basa en las circunstancias existentes en el momento en que se produjo el supuesto acto de infracción.

La aplicación de la doctrina de los equivalentes amplía la protección que definen literalmente las reivindicaciones y añade incertidumbre a la determinación de su alcance, lo que puede afectar a las expectativas razonables del público sobre el alcance de la protección de los derechos de patente. Por lo tanto, la determinación de la infracción en virtud de esta doctrina debe atenerse al principio de aplicación prudente de conformidad con las leyes. En cuanto a los criterios de determinación, deben cumplirse simultáneamente dos condiciones para que las características puedan declararse equivalentes. En primer lugar, estas características deben adoptar básicamente los mismos medios para realizar prácticamente las mismas funciones y lograr de forma esencial los mismos efectos que las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. En segundo lugar, una persona experta en la materia debe ser capaz de pensar en estas características sin tener que realizar una labor creativa (es decir, deben ser obvias para una persona experta en la materia). El artículo 12 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece que, cuando se mencionen expresiones como “al menos”, “no más de”, etc. en las reivindicaciones para definir características numéricas, y una persona experta en la materia deduzca de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos que la solución técnica patentada ha enfatizado específicamente el papel limitador de dichas expresiones en las características técnicas, los tribunales populares rechazarán el argumento del titular del derecho de que las características numéricas diferentes de las mencionadas constituyen características equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Ningbo Dongfang Movement Plant contra Jiangyin Jinling Hardware Products Co.,⁷⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

Se deben determinar las soluciones técnicas patentadas y el público debe poder disponer del espacio para hacer uso libre de las tecnologías para lograr invenciones o creaciones. Por lo tanto, se debe determinar una protección razonable para los titulares de patentes junto con una seguridad jurídica suficiente para el público. De acuerdo con este principio, el alcance de la protección de una patente de invención o modelo de utilidad incluye el alcance definido por las características técnicas necesarias específicamente mencionadas en las reivindicaciones y las características equivalentes a las que se mencionan.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Beijing Jerrat Damping Elastomer Technical Research Center contra Beijing Jinzi Tianhe Buffer Technology Co.,⁷⁶ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una solución técnica supuestamente infractora que utiliza medios técnicos es opuesta a las características técnicas mencionadas específicamente en las reivindicaciones y produce efectos técnicos opuestos, por lo que no se alcanza la finalidad de la invención, no se constata infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Sun Junyi contra Renqiu Bocheng Water Heating Apparatus Co.,⁷⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al aplicar la doctrina de los equivalentes, debe tenerse en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico en la fecha de presentación y en el momento de los supuestos actos de infracción a fin de evitar que las características técnicas de la solución técnica patentada sean simplemente sustituidas por nuevas tecnologías aparecidas después de la fecha de presentación para evitar la infracción y poder determinar así los límites razonables del alcance de la protección de los derechos de patente.

4.3.2.3 Sentencia sobre infracción de características funcionales

Con respecto a las sentencias sobre infracciones relacionadas con características funcionales, el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando, al comparar las características técnicas que son indispensables para lograr las funciones o los efectos mencionados en el párrafo anterior de conformidad con la descripción y los dibujos, las características técnicas correspondientes de la solución técnica supuestamente infractora adopten básicamente los mismos medios para realizar las mismas funciones y lograr los mismos efectos y puedan ser deducidos por una persona experta en la materia sin tener que realizar una labor creativa en el momento del supuesto acto de infracción, los tribunales populares determinarán que dichas características técnicas correspondientes son idénticas o equivalentes a las características funcionales.

En esta disposición, “las correspondientes características técnicas [determinadas como] idénticas o equivalentes a las características funcionales” son diferentes de las “características equivalentes” establecidas en el artículo 13.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes. En primer lugar, las bases de comparación son diferentes: las primeras se refieren a las características técnicas mencionadas en la descripción y los dibujos que son indispensables para lograr las funciones o los efectos, mientras que las segundas se refieren a las características mencionadas en las reivindicaciones. En segundo lugar, los criterios son diferentes: el primero exige que las funciones y los efectos sean los mismos, mientras que el segundo exige que las funciones y los efectos sean básicamente los mismos.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Linhai Linong Machinery Plant contra Lu Jie,⁷⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que observar la existencia de características equivalentes (en un caso de infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes) no es lo mismo que reconocer las correspondientes características técnicas [determinadas como] equivalentes a las características funcionales según el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes. Aunque ambas requieren “básicamente los mismos medios” y “pueden concebirse sin realizar una labor creativa”, presentan diferencias esenciales en dos aspectos principales. En primer lugar, tienen diferentes objetos de aplicación y diferentes bases de comparación. Las “características equivalentes” en virtud del artículo 13 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se aplican a una gama más amplia de objetos que implican características técnicas distintas de las “características funcionales”, y las bases de comparación son las características técnicas que se mencionan en las reivindicaciones. En cambio, el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se aplica a las “características funcionales” establecidas, y las bases de comparación son las “características técnicas” mencionadas en la descripción y los dibujos que sean indispensables para lograr las funciones o los efectos de las características funcionales. En segundo lugar, los criterios de identificación son diferentes. Las “características equivalentes” establecidas en el artículo 13 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se definen en función de los criterios de realizar básicamente las mismas funciones y lograr básicamente los mismos efectos, mientras que las características técnicas correspondientes [determinadas como] equivalentes a las características funcionales de acuerdo con el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes tienen criterios de identificación más estrictos porque estas características deben realizar las mismas funciones y lograr los mismos efectos.

4.3.2.4 Doctrina de los actos propios

La doctrina de los actos propios, como limitación necesaria de la doctrina de los equivalentes, tiene por objeto obligar a las partes a actuar de buena fe y evitar que, en los litigios por infracción, la interpretación de las reivindicaciones difiera de la interpretación hecha en los procedimientos administrativos de concesión y confirmación de patentes relacionados. De este modo, la doctrina de los actos propios garantiza que el alcance de la protección de los derechos de patente se determine de forma razonable y que se equilibren los intereses entre los titulares de la patente, los supuestos infractores y el público. En el artículo 6 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando el solicitante o el titular de la patente renuncia a una solución técnica mediante observaciones o modificaciones en las reivindicaciones y la descripción durante el procedimiento de concesión o invalidación de la patente, los tribunales populares no admitirán el argumento del titular del derecho para recuperar la solución técnica a la que haya renunciado en una demanda por infracción de patente”. Por lo tanto, los expedientes de examen de patente no solo son la base para la interpretación de las reivindicaciones, sino que también implican la aplicación de la doctrina de los actos propios para determinar la infracción.

Con respecto al concepto de “solución técnica renunciada”, el artículo 13 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando el titular del derecho haya demostrado que las modificaciones restrictivas de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos o las observaciones realizadas por el solicitante o el titular de la patente sean rechazadas específicamente en los procedimientos de concesión y confirmación de la patente, los tribunales populares determinarán que no se ha renunciado a ninguna solución técnica debido a dichas modificaciones u observaciones.

En esta disposición, la frase “rechazadas específicamente” se refiere al rechazo por parte de la CNIPA durante el procedimiento de examen de la patente y por parte de un tribunal popular en un litigio administrativo. De acuerdo con esta disposición, el titular de un derecho tiene la carga de probar que las modificaciones restrictivas han sido “específicamente rechazadas”, de lo contrario, la renuncia a una solución técnica da lugar a la aplicación de la doctrina de los actos propios.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Shen Qiheng contra Shanghai Shengmao Traffic Engineering Co.,⁷⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

Al determinar si existe una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes, aunque el supuesto infractor no haga valer la aplicación de la doctrina de los actos propios, los tribunales populares pueden aplicarla para imponer la limitación necesaria al alcance de los equivalentes sobre la base de los hechos que se han constatado, a fin de determinar el alcance de la protección del derecho de patente de manera razonable.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Zhongyu Electronics (Shanghai) Co. contra Shanghai Jiuying Electronic Technology Co.,⁸⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una reivindicación independiente se declara inválida, pero las reivindicaciones dependientes siguen siendo válidas, y si el titular de la patente no renuncia a la reivindicación, no se aplicará la doctrina de los actos propios a esas reivindicaciones dependientes y no se limitará la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Cao Guilan contra Chongqing Lifan Automobile Sales Co.,⁸¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, para juzgar si las observaciones realizadas por los titulares del derecho son “rechazadas específicamente”, los tribunales populares deberán valorar si las declaraciones restrictivas con respecto a la solución técnica realizadas por los titulares de los derechos son finalmente aceptadas por los responsables de la toma de decisiones y si, en ese caso, la patente fue concedida o fue declarada válida.

4.3.2.5 Cuestiones relacionadas con la infracción de patente de procedimiento

4.3.2.5.1 Determinación de la secuencia de pasos en las reivindicaciones de procedimiento

Las patentes de procedimiento se definen principalmente mediante pasos, una secuencia de pasos, parámetros y condiciones del procedimiento, etc. Con respecto a la secuencia de pasos de una patente de procedimiento, el artículo 11 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una secuencia específica de pasos técnicos no se menciona explícitamente en las reivindicaciones del procedimiento, pero una persona experta en la materia la puede deducir de manera directa y específica de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, los tribunales populares determinarán que dicha secuencia de pasos tiene una función definitoria con respecto al alcance de la protección del derecho de patente.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa OBE – Werk Ohnmacht and Baumgartner GmbH contra Zhejiang Kanghua Glasses Co.,⁸² la Corte Popular Suprema sostuvo que, para una invención de procedimiento con secuencias de pasos, tanto los pasos como sus secuencias tienen una función definitoria del alcance de la protección del derecho de patente. Las secuencias de pasos en las reivindicaciones no deben ignorarse con el argumento de que las secuencias no se mencionan en las reivindicaciones. Por el contrario, si los pasos se realizan en una secuencia particular debe determinarse desde la perspectiva de una persona experta en la materia tomando como referencia la descripción y los dibujos, los expedientes de examen, la solución técnica global mencionada en las reivindicaciones y las relaciones lógicas entre los pasos.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Zhejiang Lexueer Household Supplies Co. contra Chen Shundi,⁸³ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al determinar si la secuencia de pasos de una patente de procedimiento tiene una función definitoria del alcance de la protección del derecho de patente, lo que puede limitar la aplicación de la doctrina de los equivalentes en el caso de pasos intercambiables, la clave es analizar si esos pasos deben realizarse en una secuencia particular y si los pasos intercambiables pueden generar diferencias sustanciales en las funciones o los efectos técnicos.

4.3.2.5.2 Reivindicaciones de producto definido por el proceso

Todas las características mencionadas en las reivindicaciones tienen una función definitoria del alcance de la protección de los derechos de patente. Según el artículo 10 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, con respecto a una característica técnica en las reivindicaciones en las que un producto se define por su método de fabricación y cuando el método de fabricación del producto supuestamente ilícito no es idéntico ni equivalente al método mencionado en la reivindicación, el tribunal popular determinará que la solución técnica presuntamente infractora no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente. Por lo tanto, en el supuesto de una reivindicación de producto que contenga una característica técnica en forma de método de fabricación, es necesario examinar si el producto supuestamente ilícito tiene una característica técnica idéntica o equivalente a ese método de fabricación.

4.3.2.5.3 Alcance de la protección de las patentes de procedimiento y proceso judicial por infracción

Según el artículo 11 de la Ley de Patentes, los actos de infracción de las patentes de procedimiento consisten en la utilización del procedimiento patentado y la utilización, oferta para la venta, venta e importación de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado.

El concepto de “productos obtenidos directamente del procedimiento patentado” tiene efectos directos en el alcance de la protección de una patente de procedimiento. En este sentido, el artículo 13 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando un producto se obtiene originalmente de un procedimiento patentado, los tribunales populares determinarán que se trata de “el producto obtenido directamente del procedimiento patentado”, como se establece en el artículo 11 de la Ley de Patentes. Cuando un producto posterior se obtenga a partir de un procesamiento o tratamiento adicional del producto original, los tribunales populares también determinarán que dicho procesamiento o tratamiento es la “utilización de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado”, según el artículo 11 de la Ley de Patentes.

En el artículo 20 de la Interpretación II) mencionada se establece lo siguiente:

Cuando un producto posterior, obtenido del procesamiento o el tratamiento de un producto que se obtiene directamente del procedimiento patentado, se somete a un nuevo procesamiento o tratamiento, los tribunales populares determinarán que el acto no constituye una utilización de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado, según el artículo 11 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Shenzhen Dunjun Technology Co. contra Shenzhen Jixiang Tengda Technology Co.,⁸⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si un presunto infractor incorpora de manera sustancial un procedimiento patentado en el producto supuestamente ilícito con fines de producción y operación, y este acto o su resultado cumple la función esencial e irremplazable de abarcar todas las características técnicas de las reivindicaciones de la patente para permitir a los usuarios finales reproducir de manera natural el procedimiento patentado durante el uso normal del producto supuestamente ilícito, se considerará que el supuesto infractor ha explotado el procedimiento patentado y, en consecuencia, ha infringido los derechos del titular de la patente.

4.3.2.5.4 Carga de la prueba en los casos de infracción de patente de invención del procedimiento de fabricación de un producto

Con respecto a la carga de la prueba en el caso de una patente de invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, el artículo 66.1 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una controversia por infracción de patente involucre una patente de invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, la persona física o jurídica que fabrique el producto idéntico debe proporcionar pruebas para demostrar que el procedimiento de fabricación utilizado en su producto es diferente del procedimiento patentado.

Esta disposición se corresponde con el artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Determinar si un producto supuestamente ilícito constituye un “producto nuevo” influye directamente en a cuál de las partes se atribuirá la carga de la prueba. En el artículo 17 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando un producto o la solución técnica para fabricar el producto sean conocidos por el público en China o en el extranjero antes de la fecha de presentación, los tribunales populares determinarán que el producto no es un producto nuevo de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Patentes”. Esta disposición procede de las disposiciones sobre la novedad de la Ley de Patentes, según las cuales, si un producto o la solución técnica para fabricar el producto son conocidos por el público en China o en el extranjero antes de la fecha de presentación, el producto no se considera nuevo.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Yiwu Beige Plastic Products Co. contra Air-Paq Composite Material (Shanghai) Co.,⁸⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si el titular del derecho proporciona pruebas preliminares para demostrar que un producto fabricado a partir del procedimiento patentado es un producto nuevo, las pruebas preliminares deben poder demostrar que el producto en cuestión es significativamente diferente al mismo tipo de productos existentes antes de la fecha de presentación en lo que respecta a componentes y estructura o calidad, rendimiento y función.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa CSPC Ouyi Pharmaceutical Co. contra Zhang Xitian,⁸⁶ y en la fase de apelación de una controversia por la infracción de una patente de invención, en la causa Eli Lilly Co. contra Hansoh Pharma,⁸⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, en el caso de una patente de invención de un nuevo procedimiento de fabricación de producto, se deben cumplir ciertos prerrequisitos para que la carga de demostrar que el procedimiento de fabricación del producto supuestamente ilícito es diferente del procedimiento patentado recaiga en el supuesto infractor, y el titular del derecho debe poder demostrar que el producto fabricado a partir del procedimiento patentado es un producto nuevo e idéntico al producto fabricado por el supuesto infractor. En la causa CSPC Ouyi Pharmaceutical, se señaló además que, para determinar si una patente de procedimiento es una patente para la invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, se debe analizar “el producto obtenido directamente del procedimiento patentado”, lo cual hace referencia a un producto obtenido originalmente a partir del procedimiento patentado, y no a un producto posteriormente obtenido mediante un tratamiento adicional del producto obtenido originalmente.

Si un producto fabricado a partir de un procedimiento patentado no es un “producto nuevo”, el artículo 66.1 de la Ley de Patentes no se aplica directamente para imponer al supuesto infractor la carga de probar que su procedimiento de fabricación del producto supuestamente ilícito es diferente del procedimiento patentado. Sin embargo, cuando las pruebas aportadas por el titular de la patente cumplan determinados requisitos, podrá imponerse la correspondiente carga de la prueba al supuesto infractor. A este respecto, el artículo 3 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

En las controversias por infracción de patente, el demandante deberá presentar pruebas que demuestren los siguientes hechos:

1. 1) el producto fabricado por el demandado es idéntico al producto fabricado a partir del procedimiento patentado;
2. 2) la probabilidad de fabricar el producto supuestamente ilícito a partir del procedimiento patentado es relativamente alta; y
3. 3) el demandante ha realizado esfuerzos razonables para demostrar que el demandado ha utilizado el procedimiento patentado.

Después de que el demandante haya presentado pruebas para demostrar los puntos anteriores, los tribunales populares podrán exigir al demandado que presente pruebas que demuestren que el procedimiento de fabricación de su producto es diferente del procedimiento patentado.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Weifang Henglian Pulp and Papermaking Co. contra Yibin Changyi Pulp Co.,⁸⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando el titular de una patente puede demostrar que el supuesto infractor ha fabricado un producto idéntico pero no que ha utilizado el procedimiento patentado después de realizar esfuerzos razonables, y si existe una alta probabilidad de que el producto idéntico se haya fabricado mediante el procedimiento patentado según las circunstancias específicas del caso, hechos conocidos y experiencia cotidiana, y si el supuesto infractor se niega a colaborar en la recolección o conservación de pruebas por parte de los tribunales populares, se puede presumir, que el supuesto infractor ha utilizado el procedimiento patentado.

4.3.2.5.5 Procedimiento presentado y procedimiento de fabricación real de productos farmacéuticos supuestamente ilícitos

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Eli Lilly Co. contra Changzhou Watson Pharmaceuticals Co.,⁸⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, en las controversias por infracción de patente de procedimiento de fabricación de productos farmacéuticos, en ausencia de pruebas en contrario, se presumirá que el proceso de fabricación del producto farmacéutico supuestamente ilícito presentado al Departamento Regulador de Productos Médicos es el procedimiento real de fabricación de este. Si existen pruebas que demuestren que el procedimiento presentado del producto farmacéutico supuestamente ilícito no es auténtico, se examinarán minuciosamente la fuente tecnológica, los procedimientos y los registros de fabricación por lotes, los documentos presentados al Departamento Regulador de Productos Médicos y otros elementos del producto farmacéutico supuestamente ilícito para determinar su procedimiento de fabricación real de acuerdo con la ley. Con respecto a hechos técnicos complicados como el procedimiento de fabricación del producto farmacéutico supuestamente ilícito, se puede recurrir ampliamente a la asistencia de investigadores técnicos, asistentes expertos, tasación judicial y consultoría de expertos tecnológicos.

4.3.2.6 Regla de dedicación

En el artículo 5 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando una solución técnica se describe únicamente en la descripción o en los dibujos, pero no se menciona en las reivindicaciones, los tribunales populares no admitirán la pretensión del titular del derecho de incluirla en el alcance de la protección del derecho de patente en una controversia por infracción de patente”. Se considerará que el titular de la patente donó al público una solución técnica que se menciona en la descripción, pero no en las reivindicaciones y, por lo tanto, no podrá volver a incluirse en el alcance de la protección definido por las características equivalentes en una demanda por infracción de patente. La regla de dedicación es, en esencia, una limitación a la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

4.3.2.7 Efectos de la declaración de invalidez de la patente

En una causa civil de infracción de patente, si la CNIPA declara inválida la patente, los efectos de esta decisión administrativa de invalidez deben decidirse en función del estado de ejecución o cumplimiento de las sentencias civiles relacionadas o de los documentos escritos de mediación relativos a la infracción de la patente. En el artículo 47 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Todo derecho de patente que haya sido declarado inválido se considera inexistente desde el principio.

La decisión de declarar la invalidez del derecho de patente no tendrá efectos retroactivos sobre ninguna sentencia o declaración de mediación sobre una infracción de patente que haya sido emitida y ejecutada por el tribunal popular, sobre ninguna decisión relativa a la tramitación de una controversia por infracción de patente que haya sido realizada o ejecutada de manera forzosa ni sobre ningún contrato de licencia de explotación de patentes o contrato de transferencia de derechos de patente que haya sido cumplido antes de la declaración de invalidez del derecho de patente. Sin embargo, se compensará el daño causado de mala fe a otras personas por el titular de la patente.

Cuando las indemnizaciones pecuniarias por infracción de patente, las regalías por la explotación de la patente o las tasas por la transferencia del derecho de patente no se reembolsen de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior, pero dicha ausencia de reembolso sea evidentemente contraria al principio de equidad, se realizará un reembolso total o parcial.

La “decisión de declarar la invalidez del derecho de patente” que se menciona en el artículo 47 abarca dos circunstancias: en primer lugar, la parte interesada no presenta una demanda administrativa contra la decisión dentro del plazo previsto en la ley; y, en segundo lugar, aunque se haya presentado una demanda administrativa, la decisión administrativa no es revocada por un fallo o sentencia administrativa eficaz. Por lo tanto, la determinación de si la decisión administrativa de invalidación tiene efectos retroactivos sobre cualquier decisión de sanción administrativa, sentencia, fallo, mediación escrita o contrato pertinentes debe basarse en el fallo o sentencia administrativa eficaz si la parte interesada ha presentado una demanda administrativa contra una decisión administrativa de invalidación.

El artículo 2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando una reivindicación afirmada por el titular de los derechos en una demanda por infracción de patente se declara inválida por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado, el tribunal popular que conoce del caso puede desestimar la demanda sobre la base de la reivindicación invalidada.

Cuando existen pruebas de que la decisión por la que se declara inválida la reivindicación antes mencionada fue revocada por una sentencia administrativa eficaz, el titular del derecho podrá presentar otra demanda.

Cuando el titular de la patente interponga otra demanda, el plazo de prescripción se contará a partir de la fecha de notificación de la sentencia administrativa, como se indica en el párrafo 2 del presente artículo.

Esta disposición tiene por objeto mejorar la eficiencia de la tramitación de las causas civiles por infracción de patentes y evitar la prolongación innecesaria del proceso judicial. En la práctica judicial, solo una proporción relativamente pequeña de las decisiones administrativas de invalidación se revoca en procesos administrativos. Por lo tanto, después de que la CNIPA haya tomado la decisión de declarar inválido un derecho de patente, el tribunal popular que conoce de la causa civil de infracción por patente puede desestimar la demanda sin esperar al resultado final del proceso administrativo. Si finalmente se revoca la decisión administrativa de invalidación, el titular del derecho puede presentar otra demanda.

Si la CNIPA toma la decisión administrativa de declarar una patente inválida en segunda instancia, el tribunal de segunda instancia decide si desestima la demanda en función de las circunstancias del caso.

Una vez dictada la decisión administrativa de invalidación y cuando no se haya ejecutado plenamente una sentencia civil eficaz relativa a la infracción, si una parte interesada solicita un nuevo juicio de conformidad con la decisión administrativa de invalidación, el tribunal popular podrá suspender el examen del nuevo juicio y la ejecución de la sentencia eficaz de conformidad con el artículo 29 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, teniendo en cuenta si la parte interesada ha presentado una demanda administrativa contra la decisión administrativa de invalidación. Si la parte afectada no presenta una demanda administrativa, o una sentencia administrativa eficaz no revoca la decisión administrativa de invalidación, el tribunal popular volverá a tramitar la sentencia civil o la mediación escrita sobre la infracción que no haya sido plenamente ejecutada.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Shaanxi Dongming Agricultural Technology Co. contra Shaanxi Qinfeng Agricultural Machineries (Group) Co.,⁹⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, de acuerdo con el artículo 47.2 de la Ley de Patentes, el momento en que una patente se declara inválida corresponde a la fecha de la decisión indicada en la resolución escrita sobre la tramitación de la solicitud de declaración de invalidación de la patente.

4.3.2.8 Protección temporal de las patentes de invención

Una solicitud de patente de invención debe someterse a procedimientos como la publicación anticipada y el examen de fondo antes de que pueda concederse la patente. Una vez que se publica la solicitud de patente de invención, su contenido técnico se hace público. Según el artículo 11 de la Ley de Patentes, los actos de explotación de la solución técnica de una patente antes de que sea concedida no constituyen actos de infracción. Por lo tanto, se plantea la cuestión de la protección temporal entre la publicación de la solicitud de patente de invención y el anuncio de la concesión de la patente.

En el artículo 13 de la Ley de Patentes se establece que “tras la publicación de una solicitud de patente de invención, el solicitante podrá exigir a la persona física o jurídica que explote dicha invención el pago de una cantidad adecuada en concepto de regalías”. Estas regalías solo pueden reclamarse una vez que ha sido concedida la patente de invención. El artículo 85.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes también establece que la solicitud de una parte a un Departamento de Administración de Patentes para que medie en el pago de una cantidad adecuada en concepto de regalías solo podrá presentarse después de que se haya concedido la patente. El artículo 18.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes especifica que la cuantía específica de las regalías puede determinarse razonablemente tomando como referencia las regalías de la licencia de la patente.

Como suele ser necesario modificar las reivindicaciones antes de la concesión, el alcance de la protección reclamada por el solicitante en la fecha de publicación de la solicitud de patente de invención puede diferir del alcance de la protección del derecho de patente una vez concedido. De acuerdo con el artículo 18.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, cuando la solución técnica supuestamente infractora esté comprendida en ambos alcances de protección, el tribunal popular determinará que el demandado ha explotado la patente, en cuyo caso se admitirá la petición del titular del derecho de recibir una cantidad adecuada en concepto de regalías. Cuando la solución técnica presuntamente infractora solo esté comprendida en uno de los alcances de protección, se rechaza la petición.

Durante el período de protección temporal, la fabricación, venta e importación del producto no constituyen actos de infracción, y la parte interesada solo está obligada a pagar una “cantidad adecuada en concepto de regalías”. El artículo 18.3 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando se haya pagado la cantidad adecuada en concepto de regalías prevista en el artículo 13 de la Ley de Patentes o se haya hecho una promesa de pago por escrito, la afirmación del titular del derecho de que los actos de uso, oferta para la venta y venta constituyen una infracción no será admitida por los tribunales populares.