Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

6.6.4 Medidas provisionales

Al formar parte de la jurisdicción del common law, los tribunales indios están facultados con una amplia potestad discrecional para la concesión de reparaciones provisionales. Se aplican los factores determinantes habituales: si el demandante presenta una versión razonablemente verosímil, cuál es el criterio de mayor conveniencia y quién sufre el perjuicio irreversible en caso de que la orden se conceda o no. Una orden provisional puede someter al demandante a ciertas condiciones, como el depósito de una garantía. Las medidas cautelares pueden adaptarse en función de la vía de reparación.¹³⁷

En general, las reparaciones provisionales pueden aplicarse de distintas formas, incluidas las medidas provisionales, los autos Mareva o de embargo preventivo; las órdenes Anton Piller, en virtud de las cuales se conceden potestades de registro e incautación a los comisarios locales; y las directrices para el mantenimiento de cuentas. En virtud de la orden XXXIX.1) y XXXIX.2) del Código Procesal Civil de 1908 (en lo sucesivo, “Código Procesal Civil”), los titulares de patentes también pueden solicitar medidas provisionales y ad interim. En los procesos adecuados, los tribunales indios han valorado de forma regular la concesión de medidas provisionales, órdenes de registro e incautación, órdenes de divulgación de información u órdenes que permiten emprender acciones legales contra una parte desconocida.

Es habitual solicitar, incluso ex parte, reparaciones ad interim en demandas por infracción de patente. En algunas causas en las que la patente se ha examinado en múltiples ocasiones en litigios, los tribunales suelen conceder medidas cautelares ad interim ex parte; no existe ninguna norma estricta. Por ejemplo, en el caso de las PEN y antes de la concesión de medidas cautelares, se solicita a los demandados que indiquen si están dispuestos a obtener una licencia de acuerdo con unas condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

Independientemente del resultado de los procedimientos provisionales, las partes (normalmente, la que en la fase provisional no ha salido beneficiada) suelen solicitar un juicio rápido y una vista final. De hecho, en una causa en que se concedieron medidas cautelares a favor del titular de la patente (esto es, en la causa Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals)¹³⁸, el Tribunal Supremo permitió la venta de las existencias que el demandado ya tenía fabricadas y ordenó un juicio diario en aras del interés nacional; se trataba de un proceso que requería un entorno comercial adecuado para la resolución inmediata de los procesos contenciosos comerciales.¹³⁹ En esa causa, gracias a la intervención del Tribunal Supremo, el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la sentencia definitiva fue de tan solo 30 meses. El juicio finalizó en un tiempo récord de menos de 30 días. Se escucharon los alegatos finales durante tres semanas, a los que muy pronto siguió la sentencia. El Tribunal Supremo también emitió unas directrices generales para dichas vistas rápidas en otras cuestiones en materia de patentes.¹⁴⁰

En las causas en que se ha probado y analizado una patente en litigios previos, los tribunales no han dudado en conceder medidas cautelares, aunque puede que se permita al demandado agotar las existencias y las cuentas. Hay quien considera que el Tribunal Superior de Delhi es bastante liberal en la concesión de medidas provisionales a los titulares de patentes, aunque en ocasiones el Tribunal ha rechazado dichas medidas debido a la complejidad de la excepción por nulidad. En otras causas, el tribunal ha establecido acuerdos alternativos para el período provisional. Cuando se rechaza una medida cautelar, los tribunales casi siempre ordenan al demandado conservar y presentar las cuentas.

6.6.4.1 Cargas y normas jurídicas vigentes

Los tribunales son testigos del aumento de litigios en materia de patentes, con el correspondiente incremento de la concesión de medidas (tanto permanentes como provisionales). Las medidas provisionales se regulan en los artículos 94 y 95 de la orden XXXIX del Código Procesal Civil. El Derecho sustantivo en materia de medidas provisionales y permanentes está recogido en los artículos 36 a 42 de la Ley de Medidas Específicas de Reparación de 1963.

Los principios generales para la concesión o denegación de dichas órdenes provisionales también son bien conocidos: una versión razonablemente verosímil, el criterio de mayor conveniencia, el perjuicio irreversible y los factores de interés público.¹⁴¹ Los tribunales indios han extraído principios de la decisión de la Cámara de los Lores en la causa American Cyanamid contra Ethicon Ltd,¹⁴² aunque el Tribunal Supremo de la India ha observado que la norma relativamente diluida de una versión razonablemente verosímil en American Cyanamid no será aplicable en la India.¹⁴³ De igual forma, mientras que American Cyanamid sugiere que las patentes concedidas tras un procedimiento de análisis en profundidad deben tener más peso, el artículo 13.4 de la Ley de Patentes de 1970 y algunos precedentes judiciales de la India sugieren que esta propuesta no es aplicable al Derecho de patentes indio.¹⁴⁴

6.6.4.1.1 Versión razonablemente verosímil

El requisito de una versión razonablemente verosímil sirve para discernir si el demandante tiene argumentos razonables sobre el fondo. No decide de forma definitiva o concluyente cuestiones de hecho. Elimina reivindicaciones poco serias o abusivas, es decir, las que carecen claramente de base jurídica. Como parte de esta evaluación, los tribunales también evalúan si los demandados tienen una impugnación creíble de la validez de la patente objeto de demanda.¹⁴⁵

En un primer momento, algunos pronunciamientos judiciales se referían a la norma de los seis años (esto es, una presunción de que podría aumentar la probabilidad de que una patente se considerase válida tras la expiración del período de seis años tras la fecha de la concesión). El origen del planteamiento de la norma de los seis años es el fallo del Tribunal Superior de Madrás en la causa Manicka Thevar contra Star Ploro Works,¹⁴⁶ que posteriormente se invocó en otras sentencias.¹⁴⁷ No obstante, ninguna de las disposiciones legislativas parece sugerir o apoyar el establecimiento de este plazo de seis años. Posteriormente, otro tribunal de división del Tribunal Superior de Madrás estableció que la decisión en la causa Manicka Thevar no era adecuada a Derecho.¹⁴⁸ En la causa F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla Ltd, un órgano unipersonal del Tribunal Superior de Delhi determinó que no había fundamento para la norma de los seis años y rechazó la aplicación de dicha norma en las causas de patentes.¹⁴⁹ Por lo tanto, no se encontrará un solo análisis de la norma de los seis años en las causas de patentes más recientes de toda la India.

6.6.4.1.2 Criterio de mayor conveniencia e interés público

El segundo requisito para la concesión o denegación de una medida provisional es que el criterio de mayor conveniencia debe estar a favor de la concesión de la medida. El tribunal, al aceptar o denegar la concesión de una medida cautelar, debe ejercer una discrecionalidad judicial sensata para comparar y determinar los daños que es probable que sufran las respectivas partes si se concede o si se deniega la medida provisional. El tribunal valorará las posibilidades o probabilidades contrapuestas.

En la India, el interés público se ha reconocido como factor independiente que sirve para analizar el criterio de mayor conveniencia.¹⁵⁰ Por ejemplo, al valorar una solicitud de medida provisional, se ha considerado que el interés público es un factor relevante al permitir el acceso a medicamentos que salvan vidas (tanto la oferta como el precio).¹⁵¹ Recientemente y debido a la influencia de factores de comorbilidad como la diabetes y la obesidad en la gravedad de las infecciones de COVID-19, el precio de la medicación contra la diabetes se consideró uno de los factores pertinentes para evaluar las solicitudes de medidas cautelares.¹⁵²

La excepción del interés público no es una exención completa de una patente jurídicamente válida y no se debe interpretar de forma amplia, pues minaría “los derechos concedidos de manera soberana para el monopolio”.¹⁵³ El Tribunal Superior de Delhi ha reconocido que salvaguardar la observancia de las patentes también es en pro del interés público.¹⁵⁴ Por tanto, los factores en materia de interés público se suelen tener en cuenta junto con la solidez razonablemente verosímil de la alegación de existencia de infracción o la excepción de nulidad.¹⁵⁵

El interés público forma parte de una matriz que el tribunal tiene en cuenta, y no siempre tiene que ser un factor dispositivo en todos los casos. Por ejemplo, en Bayer Intellectual Property GmbH contra Ajanta Pharma Ltd,¹⁵⁶ el Tribunal Superior de Delhi también tuvo en cuenta factores como la pérdida de empleo y los ingresos obtenidos por el Estado, incluso en las causas en que los medicamentos patentados no salvaban vidas. No obstante, en una decisión posterior, Bayer Intellectual Property GmbH contra BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd,¹⁵⁷ otro juez del mismo Tribunal Superior determinó que la exportación de medicamentos que no salvaban vidas no reunía los criterios del análisis de interés público por el mero hecho de favorecer la actividad económica y la obtención de ingresos del extranjero.

El Tribunal Superior de Delhi, en Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals,¹⁵⁸ invocó varios principios de equidad para guiar el ejercicio de la discrecionalidad para conceder medidas cautelares. Algunos de estos principios eran la evaluación de la conducta de las partes o si el demandado intentó allanar el camino mediante la presentación de oposiciones o la solicitud de revocación, entre otros.

También es habitual que los demandados planteen alegaciones de ausencia de explotación de la patente o de ausencia de presentación de declaraciones de explotación para defenderse ante los requerimientos cautelares como parte de los factores del criterio de mayor conveniencia y el interés público. Los requisitos de explotación en virtud de la Ley de Patentes de 1970 son rigurosos. El historial legislativo muestra que la ausencia de explotación de patentes por parte de empresas extranjeras fue una de las mayores preocupaciones de la India al redactar las leyes. En el caso de un medicamento patentado para el tratamiento de un trastorno respiratorio, el Tribunal Superior de Delhi, en Cipla Ltd contra Novartis AG,¹⁵⁹ determinó que la mera ausencia de fabricación de cantidades suficientes solo en la India no podría conducir a la denegación de la medida cautelar. No obstante, en dichos casos, los demandados pueden solicitar una licencia obligatoria. Existe un punto de vista previo opuesto que propone que la ausencia de explotación de una patente podría desembocar en la denegación de las medidas cautelares.¹⁶⁰ El último punto de vista en Cipla es, hoy en día, el que prevalece. A pesar de que no se concedió ninguna licencia obligatoria durante la pandemia de COVID-19, a la hora de lidiar con causas relativas a la escasez de los medicamentos esenciales empleados en el tratamiento de esta enfermedad, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior realizaron observaciones a favor de que el Gobierno adoptara esas medidas.¹⁶¹

6.6.4.1.3 Perjuicio irreversible

La tercera e igualmente importante consideración es la condición de perjuicio irreversible, que hace referencia al hecho de que el único recurso a disposición del titular de la patente sea una medida cautelar. No obstante, el perjuicio irreversible no significa que no deba haber una posibilidad física de reparar el perjuicio. Por el contrario, lo único que significa es que el perjuicio debe ser sustancial; es decir, que no se pueda compensar de forma correcta con la indemnización por daños y perjuicios.

En la causa Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals,¹⁶² el Tribunal Superior de Delhi reconoció que, en las causas en que el titular de la patente ha sido el único proveedor de la tecnología patentada, permitirle al demandado entrar en el mercado puede causar un daño irreversible.

6.6.4.2 Otras reparaciones preliminares

6.6.4.2.1 Comisarios locales

La orden XXVI)9) del Código Procesal Civil contempla el nombramiento de comisarios locales. Dichos comisarios locales son nombrados tras el establecimiento de una sólida versión razonablemente verosímil. En las causas por infracción de patente, los tribunales indios han nombrado a comisarios locales para que registren las pruebas.

En los litigios de patentes, se suele dictar una orden de nombramiento de un comisario local si, por ejemplo, se deben verificar los procedimientos de fabricación. A continuación, el tribunal nombra al comisario local en virtud de unas estrictas condiciones. Las condiciones que suelen imponerse consisten en que:¹⁶³

• el comisario local visite las instalaciones del demandado o del demandante, según corresponda;
• el comisario local verifique el procedimiento de fabricación que se utiliza, lo que comprende la inspección de los registros de materias primas, la información sobre excipientes, la cantidad de producto fabricado, etc.;
• se inspeccionen las cuentas de fabricación y ventas, entre otras cosas;
• el comisario local visite a las autoridades aduaneras para recuperar muestras de los supuestos productos ilícitos;
• se permita que el comisario local tome fotografías y videos de los procedimientos; y
• se permita que representantes de la parte, como el abogado, acompañen al comisario local para prestar ayuda.

Cuando finalice la ejecución de la comisión, el comisario local prepara un memorando de procedimiento donde figura la cronología de hechos revelados mediante la comisión, así como las observaciones del comisario local. Tanto el comisario local como las partes firman este memorando y el primero proporcionará a los segundos una copia. A continuación, se presenta ante el tribunal un informe donde se explica el procedimiento. Dicho informe presentado por el comisario local puede consignarse como prueba sin necesidad de registrar la declaración del comisario local de acuerdo con la orden XXVI.14)2) del Código Procesal Civil. Por lo tanto, el informe forma parte del expediente, siempre y cuando el tribunal pueda confirmar que es real y auténtico. Las partes pueden no estar de acuerdo con el contenido del informe del comisario local, en cuyo caso podrán presentar objeciones. A continuación, el tribunal falla con respecto a las objeciones antes de que el informe se considere en su totalidad como prueba.

El comisario local nombrado no realiza un acto judicial, sino un “acto ministerial”. No se deja nada a la discrecionalidad del comisario local y no hay ocasión de aplicar criterios ni resolver las cuestiones particulares. El comisario local solo toma nota de lo que observa e informa del estado real de la cuestión. Aunque el comisario local no puede tomar una decisión sobre la controversia, su informe ayuda al tribunal a hacerlo.¹⁶⁴ En resumidas cuentas, el informe del comisario local es un documento de recogida de datos, no de resolución ni de decisión.

6.6.4.2.2 Depósitos provisionales y otros acuerdos ad interim

La fase de medidas provisionales puede prolongarse debido a cuestiones técnicas relacionadas con las patentes. En dichos casos y cuando corresponda, los tribunales suelen establecer un acuerdo ad interim. Por lo general, los tribunales cuentan con una amplia discrecionalidad para adaptar las reparaciones ad interim en función de las circunstancias. Por ejemplo, los tribunales han dispuesto depósitos provisionales por parte de los demandados en causas de PEN o el envío de avales bancarios o algún tipo de garantía que proteja el interés del demandante.¹⁶⁵ En una causa reciente sobre una PEN, Communication Components Antenna Inc. contra Ace Technologies Corp.,¹⁶⁶ el Tribunal Supremo de la India avaló la instrucción provisional del Tribunal Superior para proteger al demandante mediante un depósito de regalías y un aval bancario.¹⁶⁷

De igual forma, en dichos casos de depósitos provisionales, los tribunales han solicitado que el titular de la patente proporcione por anticipado fianzas de cumplimiento por el importe recibido trimestralmente.¹⁶⁸