Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.7.9 Divulgación suficiente de la descripción

El artículo 26.2 de la Ley de Patentes establece que “la descripción de la invención o del modelo de utilidad deberá ser clara y completa, de manera que una persona experta en la materia pueda llevarla a cabo”. En la práctica judicial, este requisito de la descripción suele denominarse “divulgación suficiente”.

4.7.9.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes

El artículo 6.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Cuando la falta de divulgación suficiente del contenido técnico específico en la descripción dé lugar a cualquiera de las siguientes circunstancias en la fecha de presentación, el tribunal popular determinará que la descripción y las reivindicaciones relativas al contenido técnico específico incumplen el artículo 26.3 de la Ley de Patentes:

1. 1) la solución técnica especificada en las reivindicaciones no puede ponerse en práctica;
2. 2) el problema técnico de la invención o del modelo de utilidad no puede resolverse mediante la práctica de la solución técnica definida en las reivindicaciones; y
3. 3) para determinar si la solución técnica definida en una reivindicación puede resolver el problema técnico de la invención o del modelo de utilidad, es indispensable un trabajo excesivo.

Cuando el contenido técnico específico no está suficientemente divulgado en la descripción, el tribunal popular determinará que las reivindicaciones concretas relacionadas con el contenido técnico específico infringen las disposiciones del artículo 26.3 de la Ley de Patentes en lugar de determinar de forma general que toda la patente o todas las reivindicaciones no cumplen dichas disposiciones.

En cuanto a los datos experimentales suplementarios, el artículo 10 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece que “cuando el solicitante de una patente de producto farmacéutico presente datos experimentales suplementarios después de la fecha de presentación para demostrar que la solicitud de patente se ajusta al artículo 22.3 y al artículo 26.3 de la Ley de Patentes, entre otras disposiciones, el tribunal popular examinará los datos.

4.7.9.2 Causas destacadas

En cuanto a la relación entre el carácter inventivo y la divulgación suficiente de la descripción, en la fase de apelación de una controversia sobre el nuevo examen de la denegación de una patente de invención, en la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Erasmus University Medical Center,¹⁵⁶ la Corte Popular Suprema estableció que ambos tienen funciones diferentes en el Derecho de patentes y siguen lógicas distintas. En principio, lo que debe examinarse en virtud de los requisitos jurídicos de divulgación suficiente no debe tenerse en cuenta en la evaluación del carácter inventivo.

Con respecto a la divulgación suficiente de la descripción de la invención de un producto compuesto, en un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Warner-Lambert Co.,¹⁵⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

• Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley de Patentes, los tres requisitos —que la solución técnica especificada pueda ponerse en práctica, que los problemas técnicos puedan resolverse y que puedan producirse los resultados esperados— deben cumplirse al mismo tiempo. El tribunal popular determinará en primer lugar si una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede poner en práctica la solución técnica de acuerdo con el contenido divulgado en la descripción. Luego, determinará si el problema técnico puede resolverse y si se producen los efectos técnicos deseados. No tiene sentido confirmar si la solución técnica puede resolver los problemas técnicos correspondientes y lograr los efectos técnicos en comparación con el estado de la técnica antes de determinar si de verdad puede ponerse en práctica la solución técnica.
• La identificación, la fabricación y el uso del producto químico se registrarán en la descripción de la invención del producto químico.

Si la invención es un compuesto, la descripción debe indicar su estructura química y los parámetros de rendimiento químico y físico relacionados con el problema técnico que debe resolver la invención, de modo que una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente pueda reconocer claramente el producto químico basándose en dicha descripción.

En cuanto a la determinación de la divulgación suficiente en relación con la invención de un producto en el campo de la química, en un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen de la denegación de una solicitud de patente de invención, en la causa Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁵⁸ la Corte Popular Suprema estableció que los requisitos para la divulgación de los usos y efectos de tales invenciones están determinados por las características de las invenciones en ese sector. En la mayoría de los casos, es difícil predecir, sin pruebas experimentales, si una invención química puede llevarse a la práctica y qué usos o efectos tiene. Por lo tanto, cuando una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente no pueda predecir, basándose en el estado de la técnica, si un compuesto nuevo tiene los usos o efectos que aparecen en la descripción, la descripción de la patente debe especificar los datos experimentales cualitativos o cuantitativos que demuestren que el compuesto puede lograr los usos declarados o los efectos esperados.