Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.7.2 Indemnización por daños y perjuicios

El acto de infringir el derecho de patente de otra persona, ya sea de forma intencionada o negligente, se considera un agravio. Por consiguiente, el titular de una patente puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios en virtud del artículo 709 del Código Civil. Los requisitos para concluir que se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios debido a un agravio son los siguientes:

1. 1. una infracción de cualquier derecho o interés jurídicamente protegido;
2. 2. un acto intencionado o negligente;
3. 3. una relación causal entre 1) y 2);
4. 4. un daño; y
5. 5. una relación causal entre 1) y 4).²⁷⁴

El artículo 103 de la Ley de Patentes establece que se presume que quien infringe un derecho de patente de otra persona incurre en negligencia en la comisión de un acto que constituye una infracción. Una persona puede destruir esta presunción si logra demostrar que no ha habido negligencia. Sin embargo, es poco habitual que el tribunal concluya que un infractor no incurrió en negligencia. Por ejemplo, para demostrar la ausencia de negligencia, no basta con basarse en la opinión de un abogado externo que concluye de forma errónea la ausencia de infracción o la nulidad.²⁷⁵

Dada la complejidad de demostrar la infracción de patente y el daño resultante, una vez que el titular de la patente haya demostrado que se ha producido un daño, la Ley de Patentes establece varias presunciones para calcular la indemnización por daños y perjuicios. Los importes de las indemnizaciones por daños y perjuicios solo pueden ser compensatorios. Los tribunales japoneses no conceden indemnizaciones punitivas por daños y perjuicios.²⁷⁶ El artículo 102 establece tres fórmulas para calcular el importe de la indemnización compensatoria por daños y perjuicios: lucro cesante, beneficios del infractor y regalías razonables.

7.7.2.1 Lucro cesante

El artículo 102.1) establece que, si el infractor cedió productos que constituyen un acto de infracción, se puede presumir que el importe de la indemnización por daños y perjuicios es el total de estos dos importes:

1. i) el importe del beneficio por unidad de los productos que el titular de la patente habría vendido […] si no hubiese habido infracción multiplicado por la porción que no exceda la cantidad (menos cualquier cantidad de productos, circunstancias debido a las cuales el titular de la patente no habría podido realizar la venta; esto es, la “cantidad especificada”) proporcional a la capacidad con la que el titular de la patente cuenta […] para explotar los productos (“cantidad de explotación equivalente”) dentro de la cantidad de los productos cedidos por el infractor (“cantidad cedida”); [y]
2. ii) el importe equivalente a la cantidad de dinero que se ha de recibir por la explotación de la invención patentada con relación al derecho de patente […] de acuerdo con la cantidad en caso de que haya una cantidad que supere la cantidad equivalente de explotación dentro de la cantidad cedida o una cantidad específica (excepto en los casos en que el titular de la patente […] habría sido capaz de establecer una licencia exclusiva o conceder una licencia no exclusiva del derecho de patente […]) (sin cursivas en el original).

El artículo 102.1) originalmente solo contemplaba la fórmula del lucro cesante establecida en el artículo 1021.i anterior. No obstante, si el titular de una patente no tiene la capacidad de explotar los productos dentro de la cantidad cedida por el infractor, no podría recuperar la indemnización por daños y perjuicios relativa a esa cantidad. Por lo tanto, el infractor podría contar con el beneficio de dicha cantidad. Se consideró que esta situación era inconveniente desde el punto de vista de la protección de patentes mediante la concesión de una compensación razonable. Por lo tanto, la disposición se modificó en 2019 (y la modificación entró en vigor el 1 de abril de 2020) para añadir el artículo 102.1)ii), que permite de manera efectiva que el titular de una patente reivindique el lucro cesante de las ventas ilícitas hasta su capacidad de producción, así como cualquier regalía razonable por cualquier venta ilícita restante (véase la sección 7.7)2)3).

Un Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI ha aclarado determinada terminología clave del artículo 102.1)i):

• Los “productos que el titular de la patente habría vendido si no hubiese habido infracción” solo deben ser productos del titular de la patente cuyas ventas se hayan visto afectadas por la infracción, es decir, productos del titular de una patente que compiten en el mercado con el producto ilícito.
• El “importe del beneficio por unidad” es una cantidad de beneficio marginal obtenida al deducir el costo adicional requerido, que está directamente relacionado con la fabricación y las ventas del producto mencionado del titular de la patente a partir de las ventas del producto del titular de la patente, que tiene la carga de la prueba.
• Aun cuando la invención patentada solo se distinga en una parte del producto del titular de la patente que explotó la invención patentada, de los hechos se presume que el importe total del beneficio marginal que se obtiene de las ventas del producto del titular de la patente es el lucro cesante del titular de la patente. Sin embargo, en las circunstancias en que no se pueda considerar que la porción de un producto atractivo para los clientes contribuye a todos los beneficios obtenidos por las ventas que el titular de la patente hace del producto, la tasa de contribución puede reducirse y deducirse del beneficio marginal.
• Basta con que la “capacidad con la que (el titular de la patente) cuenta para explotar” mediante la provisión del producto que realiza la invención sea potencial. Si, por ejemplo, mediante una externalización de su producción, el titular de la patente puede suministrar una cantidad de su producto que se corresponda con la de las ventas del producto ilícito, es razonable que se interprete que el titular de la patente tiene la capacidad de explotar la invención. La carga de la prueba en cuanto a la demostración de dicha capacidad potencial recaerá sobre el titular de la patente.
• Las “circunstancias debido a las cuales el titular de la patente no habría podido realizar la venta” que se describen en el artículo 102.1) de la Ley de Patentes se refieren a circunstancias que refutan una relación causal razonable entre la infracción y el descenso en las ventas del producto del titular de la patente, y circunstancias tales como i) la existencia de diferencias entre los modelos de negocio o los precios del titular de la patente y el infractor (diferencias de mercado); ii) la presencia de productos competitivos en el mercado; iii) los esfuerzos de comercialización llevados a cabo por el infractor (poder de la marca y actividades de promoción); y iv) la presencia de diferencias en el rendimiento del producto ilícito y el producto del titular de la patente (funciones, diseño y otras características diferentes de las de la invención patentada). La carga de la prueba para demostrar las circunstancias mencionadas corresponde al infractor.²⁷⁷

7.7.2.2 Beneficios del infractor

El artículo 102.2) de la Ley de Patentes establece que, si el acto que constituye una infracción reporta beneficios al infractor, se presume que el importe al que ascienden sus beneficios se corresponde con el importe del daño sufrido por el titular de la patente o el licenciatario exclusivo.

Un Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI concluyó que “debe existir una presunción en el párrafo con respecto al importe total del beneficio (obtenido por el infractor)” y que “los gastos que se pueden deducir de las ventas de los productos ilícitos para calcular el beneficio marginal solo son costos adicionales y necesarios que están directamente relacionados con la fabricación y la venta de los productos ilícitos por el infractor”.²⁷⁸

Además, el Tribunal Superior de PI ha indicado que las circunstancias que se enumeran a continuación podrían tanto “refutar una relación causal entre el beneficio obtenido por el infractor y el daño causado al titular de la patente” como anular la presunción:

• la presencia de diferencias entre los modelos de negocio del titular de la patente y el infractor (diferencias de mercado);
• la presencia de productos competitivos en el mercado;
• los esfuerzos de comercialización llevados a cabo por el infractor (poder de la marca y actividades de promoción);
• el rendimiento del producto ilícito (funciones, diseño y otras características diferentes de las de la invención patentada); y
• cuando “una invención patentada solo se utilice en una parte del producto infractor”.²⁷⁹

7.7.2.3 Regalía razonable

En el artículo 102.3) de la Ley de Patentes se establece que el titular de una patente puede reclamar una compensación por los daños sufridos como resultado de la infracción negligente de una patente, para lo que se tendrá en cuenta la cantidad que el titular de la patente habría obtenido por la explotación de la invención patentada, es decir, el importe del daño sufrido se considera equivalente a una hipotética regalía razonable.

Un Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI sostuvo que, para determinar una tasa de regalía razonable debido a una infracción, se debe tener en cuenta una serie de circunstancias, como:

• la tasa de regalía establecida en los acuerdos de licencia de una invención patentada o, si no hay acuerdos de licencia, una tasa de regalía equiparable en la industria;
• el valor de la patente, es decir, la contribución o importancia técnica de la invención patentada y si se puede sustituir por una tecnología alternativa;
• las contribuciones a las ventas y el beneficio cuando la invención patentada se usa para productos, y la forma en que se ha cometido la infracción; y
• la relación competitiva entre el titular de una patente y un infractor, así como la política empresarial del titular de la patente.²⁸⁰

7.7.2.4 Asuntos que el tribunal puede tener en cuenta

El artículo 102.4), modificado en 2019,²⁸¹ establece que, cuando un tribunal está determinando una regalía razonable de conformidad con los artículos 102.1) y 102.3), el tribunal “puede tener en cuenta la compensación que el titular de la patente obtendría en caso de acordar la compensación que le corresponde por la explotación de la invención patentada con relación al derecho de patente con el infractor, con la premisa de que se ha infringido el derecho de patente”.

En las dos causas del Gran Grupo de Jueces que se han citado en los dos apartados anteriores, el Tribunal Superior de PI se valió de un marco que, en dos pasos, permitía reducir el importe de la indemnización por daños y perjuicios al tener en cuenta lo siguiente:

• el grado de contribución de la patente al valor del producto ilícito; y
• otras circunstancias relativas a los artículos 102.1) y 102.2).

En virtud del artículo 102.5), cuando un infractor haya infringido un derecho de patente de forma no intencionada o sin incurrir en una negligencia grave, el tribunal también puede tener en cuenta esas circunstancias al determinar el importe de la indemnización por daños y perjuicios. Además, en virtud del artículo 709 del Código Civil, el titular de una patente puede reclamar los honorarios de su abogado como indemnización por daños y perjuicios.