Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.6.6 Administración temprana de causas

Una vez que se ha interpuesto la demanda y la causa se ha asignado a un juez de distrito, las partes y el tribunal se preparan para la vista consultiva para la gestión de la causa.¹⁵⁵ Habida cuenta de que en las causas relativas a patentes se suele manejar información confidencial, por lo general el tribunal emite medidas de protección si las partes todavía no las han acordado.¹⁵⁶ De acuerdo con la regla 26.f) del FRCP, las partes deben deliberar tan pronto como sea posible —y, en cualquier caso, al menos 21 días antes de una vista de programación— para:

• hablar de la naturaleza y el fundamento de sus pretensiones y excepciones, y de las posibilidades de llegar rápidamente a un acuerdo o de resolver pronto la causa;
• efectuar u organizar la divulgación inicial de información obligatoria (los datos de contacto de las personas cuya información va a revelarse, una copia o descripción por categoría y ubicación de todos los documentos que sustentan las acciones o excepciones, un cálculo de cada categoría de daños y los contratos de seguro que puedan cubrir la posible sentencia);¹⁵⁷ y
• la creación de un plan para la revelación de pruebas.

Sobre la base de estas conversaciones, las partes elaboran y presentan al tribunal una declaración conjunta para la administración de la causa en un plazo de 14 días desde su reunión.

En la vista consultiva para la gestión de la causa, el tribunal y las partes determinan las cuestiones relativas al fondo de la causa y las consideraciones comerciales que puedan influir en la controversia. En muchos distritos, la vista consultiva se celebra de manera no oficial y solo asisten a ella los asesores jurídicos. Esta informalidad puede favorecer que la conversación sea más productiva y que se alcance un acuerdo con concesiones. En causas especialmente complejas o polémicas, algunos jueces realizan este procedimiento de manera oficial.

Antes de la vista consultiva, muchos tribunales dictarán un tipo de orden permanente aplicable a las causas sobre patentes en la que se mencionan los asuntos que cubrirá la declaración conjunta de administración de la causa, el programa de la vista consultiva para la gestión de la causa, las normas locales sobre patentes y la información correspondiente, así como las posibles limitaciones de la revelación probatoria. A algunos tribunales les ha resultado útil, en las causas sobre patentes, distribuir un documento “orientativo” muy breve donde se señalan algunas de las particularidades de los litigios sobre patentes, así como las expectativas respecto al desarrollo de la causa, más allá de la información que suele figurar en una orden permanente al uso o en las normas locales. Este documento orientativo puede entregarse en la vista consultiva o antes de que se celebre.

En el cuadro 10.2 se indican los temas que pueden tratarse en la vista consultiva para la gestión de la causa y en vistas posteriores, con el objetivo de orientar los preparativos para hablar sobre la causa. Analizar estos asuntos aporta información sobre cómo podría esperarse que los asesores jurídicos hagan frente a la controversia y sobre si será posible lograr un acuerdo temprano o una sentencia por vía sumaria.

Tras la vista consultiva para la gestión de la causa, el tribunal dicta una orden de programación que establece los plazos para incorporar a otras partes, modificar las alegaciones, llevar a cabo la revelación probatoria y presentar peticiones.

10.6.6.1 Normas locales sobre patentes

La administración temprana de causas se centra en reducir el número de reivindicaciones de patente, exponer los argumentos relativos a la nulidad y definir los plazos para la interpretación de las reivindicaciones. A finales de la década de 1990, el distrito Norte de California elaboró una serie de normas locales sobre patentes con el fin de simplificar el proceso para centrar el litigio. Aunque en un principio estas normas tenían un objetivo orientativo, los litigantes y los jueces en causas sobre patentes agradecían contar con unas normas predeterminadas, por lo que las normas locales sobre patentes acabaron iniciando la administración de causas sin objeciones en muchas causas relativas a patentes. Muchos otros tribunales han adoptado estos procedimientos. En consecuencia, en los Estados Unidos de América, la mayor parte de las causas relativas a patentes se guían, e incluso se rigen, por un conjunto especializado de reglamentos procesales que complementan el FRCP.

Las normas locales sobre patentes exigen a las partes que definan sus teorías sobre la causa al inicio del litigio y que actúen de conformidad con dichas teorías una vez que las han comunicado. Ninguno de los litigantes puede recurrir a la estratagema de decir que no desvelará sus argumentos hasta que lo haga la otra parte. Al exigir a las partes que revelen sus argumentos de manera ordenada y secuenciada, las normas locales sobre patentes contrarrestan las tendencias de “arenas movedizas” de los litigios en materia de patentes y ofrecen más certidumbre a los litigantes y al tribunal. A propósito de las normas locales sobre patentes del distrito Norte de California, el Circuito Federal explicó lo siguiente:

[E]stán concebidas para exigir que tanto el demandante como el demandado en una causa sobre patentes comuniquen pronto sus argumentos acerca de la infracción y la nulidad, y procedan con diligencia a modificar dichos argumentos cuando, durante la revelación probatoria, salga nueva información a la luz. Las normas, por tanto, tratan de equilibrar el derecho a descubrir nueva información en la revelación probatoria con la necesidad de certidumbre respecto de las teorías jurídicas.¹⁵⁸

Las normas locales sobre patentes enmarcan la decisión del tribunal acerca de la interpretación de las reivindicaciones. Como se muestra en el cuadro 10.3, las normas locales sobre patentes del distrito Norte de California establecen un calendario detallado que estructura la comunicación de las reivindicaciones que se hacen valer y de los argumentos respecto a la infracción y la nulidad, los términos de la reivindicación objeto de controversia y los argumentos acerca de la indemnización por daños y perjuicios.¹⁵⁹ Estas comunicaciones tienen lugar al mismo tiempo que un breve período de revelación probatoria para la interpretación de las reivindicaciones, tras lo cual se programa un resumen de la interpretación de las reivindicaciones. El objetivo de estas normas locales sobre patentes es que el tribunal pueda celebrar una audiencia sobre la interpretación de las reivindicaciones (también conocida como “audiencia Markman”)¹⁶⁰ siete meses después de la vista consultiva para la gestión de la causa.

En causas menos complejas, estos plazos podrían reducirse. Por ejemplo, cuando la tecnología sea simple o cuando existan pocas controversias respecto de la estructura, la función o el funcionamiento de los dispositivos objeto de acusación. Con un plan particularmente simplificado, las partes no realizarían una divulgación inicial de información relativa a la patente ni presentarían declaraciones conjuntas sobre la interpretación de las reivindicaciones.

Los tribunales de distrito tienen una amplia discrecionalidad para limitar el número de términos de las reivindicaciones controvertidos, al menos de forma provisional. Al restringirse el alcance de la audiencia de interpretación de las reivindicaciones, el tribunal puede centrar su atención en las cuestiones principales (que pueden decidir la causa) y dictar antes un fallo bien fundamentado sobre los asuntos centrales de la causa. Dar a las partes una amplia discrecionalidad para indicar todos los términos de las reivindicaciones que pueden ser problemáticos da pie a controversias falsas o irrelevantes. Las partes tratan de evitar de manera consciente el riesgo de un fallo de exención si se abstienen de plantear todas las posibles controversias.

10.6.6.1.1 Reducción del número de términos de las reivindicaciones

Con el objetivo de centrar los litigios sobre patentes en las cuestiones clave, muchos tribunales supuestamente han limitado el número de términos de las reivindicaciones que pueden presentarse en la audiencia de interpretación de las reivindicaciones, normalmente a diez.¹⁶¹ El límite predeterminado de diez términos puede aumentarse o reducirse en función de las circunstancias de la causa. Además, algunos tribunales piden a las partes que expliquen por qué determinados términos son decisivos o importantes para la causa, con el fin de disponer de más contexto para la controversia relativa a la interpretación de las reivindicaciones, así como de una base para decidir si conceden la interpretación temprana de ciertos términos de las reivindicaciones. El límite de diez términos no fija el número de ellos que pueden interpretarse antes del juicio; las partes pueden solicitar la interpretación de términos adicionales en fases posteriores de la causa. No obstante, a los efectos de la audiencia principal de interpretación de las reivindicaciones, seleccionar los términos más relevantes permite a los tribunales resolver las principales controversias de la causa de una manera más eficiente.

10.6.6.1.2 Reducción del número de referencias al estado de la técnica

Igual que hacer valer una infinidad de reivindicaciones de la patente hace que los litigios sobre patentes sean innecesariamente complicados para la defensa, realizar una cantidad ingente de referencias al estado de la técnica —muchas de las cuales no se desarrollarán– puede generar gastos innecesarios para el titular de la patente y el tribunal. Un tribunal puede, a su exclusivo criterio, proponer un proceso gradual para reducir el número de referencias al estado de la técnica que se hacen valer en un asunto.

10.6.6.2 Interpretación de las reivindicaciones

La mayor parte de los tribunales celebran una audiencia de interpretación de las reivindicaciones de medio día o un día completo en la que los abogados presentan tutoriales y sus propuestas de interpretación, y el juez puede interrogarlos. Algunos jueces dictarán un fallo provisional antes de la audiencia para mostrar su postura y centrar los argumentos. Estos fallos provisionales son menos viables cuando la invención patentada utiliza una ciencia y una tecnología complejas.

Al resolver el asunto Teva Pharmaceuticals USA, Inc. c. Sandoz, Inc.,¹⁶² el Tribunal Supremo estableció que los tribunales de distrito pueden llevar a cabo investigaciones probatorias para sustentar sus decisiones sobre la interpretación de las reivindicaciones. No obstante, los tribunales de distrito no están obligados a hacerlo, sino que pueden fundamentarlas en pruebas intrínsecas a la patente, en cuyo caso el proceso de interpretación de las reivindicaciones es una cuestión de Derecho. Los tribunales de distrito también pueden basar sus decisiones en pruebas extrínsecas —como pruebas documentales que no formen parte del expediente de solicitud de la patente, el testimonio del inventor o de peritos, diccionarios o tratados—, en cuyo caso la base o las bases subsidiarias pueden ser consideradas en la apelación.

La mayor parte de los tribunales celebran las audiencias de interpretación de las reivindicaciones de manera informal, aplicando libremente el FRE. Por lo general, los tribunales se muestran cautelosos ante las pruebas indirectas y permiten presentar declaraciones escritas como alternativa a las declaraciones orales presenciales (siempre y cuando haya habido una oportunidad de interrogatorio) y utilizar los documentos de forma más libre sin testigo fundamental (siempre que no exista controversia alguna sobre la autenticidad del documento). Este planteamiento reduce el costo y la carga asociados a la audiencia. No obstante, los jueces de distrito deberían aplicar procedimientos más minuciosos en la medida en que quieran formular conclusiones de hecho, de modo que su resolución se fundamente en material probatorio sólido.

Los jueces de distrito deben interpretar los términos de las reivindicaciones desde la perspectiva de una persona con conocimientos técnicos medios en la materia en el momento de la invención. Dado que pocos jueces de distrito, por no decir ninguno, poseen esa formación y experiencia, las partes deben instruir al tribunal sobre la ciencia y la tecnología e indicarle cuáles serían los conocimientos técnicos medios en la materia de una persona en el momento de la invención. La forma más habitual de hacerlo es proporcionar tutoriales sobre la tecnología antes de la audiencia de interpretación de las reivindicaciones o en relación con ella. En la mayoría de las audiencias de interpretación de las reivindicaciones, los abogados presentan sus argumentos relativos a cada uno de los términos. También pueden presentarlos peritos técnicos contratados por las partes.

Algunos jueces adoptan una medida adicional de gran relevancia: designar a un asesor técnico, un asesor especial o un perito para el tribunal. El Circuito Federal autorizó expresamente la designación de asesores técnicos para los procedimientos de interpretación de las reivindicaciones en el asunto TechSearch LLP c. Intel Corp.,¹⁶³ si bien el tribunal recalcó la necesidad de establecer “salvaguardias para evitar que el asesor técnico introduzca nuevas pruebas y para garantizar que no influya en el examen de las controversias en cuanto a los hechos por parte del tribunal de distrito”.¹⁶⁴ El asesor técnico actúa, en esencia, como un grupo de expertos o un tutor que ayuda al juez a comprender la tecnología. Entre otras cosas, deberá explicarle la terminología empleada en el ámbito, la teoría o ciencia subyacente a la invención, u otros aspectos técnicos de las pruebas que presenten las partes.

Algunos tribunales, de conformidad con la regla 53 del FRCP, han delegado la consideración inicial de la interpretación de las reivindicaciones en asesores especiales. Con frecuencia, estos asesores especiales poseen formación jurídica general y experiencia en el ámbito del Derecho de patentes, y también pueden estar familiarizados con el sector técnico en cuestión. Por lo general, los asesores especiales llevan a cabo el proceso de interpretación de las reivindicaciones a partir de un resumen y de los argumentos. A continuación, redactan un dictamen oficial con recomendaciones acerca de la interpretación de los términos de las reivindicaciones objeto de la controversia. Una vez que las partes hayan tenido la oportunidad de formular objeciones a dicho dictamen, normalmente el tribunal celebra una audiencia en la que puede recibir pruebas adicionales para después adoptar, rechazar o modificar la interpretación de las reivindicaciones propuesta.

10.6.6.2.1 El fallo sobre la interpretación de las reivindicaciones

El fallo sobre la interpretación de las reivindicaciones constituye la base para las instrucciones que el tribunal proporciona al jurado y la revisión final de las apelaciones. Habida cuenta de que los miembros del jurado carecen de conocimientos científicos y técnicos, los jueces deben pedir a las partes que formulen sus interpretaciones con un lenguaje comprensible para el jurado. Los tribunales deben redactar sus fallos sobre la interpretación de las reivindicaciones teniendo presente que el jurado debe poder entender los términos de las reivindicaciones. Asimismo, el tribunal puede preparar su propia interpretación de los términos de las reivindicaciones, en lugar de adoptar una de las interpretaciones propuestas por las partes. No obstante, si el tribunal emite su propia interpretación, podría trastocar los fundamentos de los dictámenes de los peritos de las partes y las peticiones pendientes ante el tribunal. Este problema puede ser especialmente grave en las audiencias de interpretación de las reivindicaciones que se celebren ya avanzado el procedimiento, cuando los peritos de las partes ya hayan presentado dictámenes basándose en la redacción concreta de las interpretaciones propuestas por las partes. En tales circunstancias, desviarse de las interpretaciones propuestas por las partes puede alterar considerablemente el rumbo de la causa, al requerir nuevos dictámenes de peritos y que se vuelvan a redactar las peticiones decisivas para la causa.

No es necesario que un tribunal interprete un término de una reivindicación cuando no exista una controversia real acerca de su significado.¹⁶⁵ El objetivo de la interpretación de las reivindicaciones es definir el correcto alcance de la invención y dotar de significado al texto de las reivindicaciones cuando, de no hacerlo, exista la posibilidad de que el jurado no comprenda un término de las reivindicaciones en el contexto de la patente y su expediente de tramitación. Si un término de las reivindicaciones no es técnico, forma parte de un lenguaje sencillo y no obtiene ningún significado especial de la patente o de su expediente de tramitación, no es necesario que el tribunal funcione como un tesauro. El significado “ordinario” de esos términos lo dice todo, y el tribunal debería evitar simplemente parafrasear el texto de las reivindicaciones con terminología menos precisa.

10.6.6.3 Petición de la administración temprana de la causa

El FRCP autoriza a los tribunales de distrito a desestimar demandas cuando no tengan competencia personal¹⁶⁶ o no puedan indicar una reivindicación respecto de la cual puedan concederse medidas de reparación.¹⁶⁷ El tribunal de distrito también puede dictar una sentencia relativa a las alegaciones.¹⁶⁸ Tras las decisiones del Tribunal Supremo que endurecían las normas referentes a los requisitos de patentabilidad (título 35 del USC, artículo 101,¹⁶⁹ algunos tribunales de distrito han desestimado causas sobre patentes basándose en una conclusión de la fase de instrucción según la cual las reivindicaciones objeto de la controversia eran demasiado abstractas o no aplicaban con suficiente creatividad las leyes de la naturaleza o los fenómenos naturales. Para decidir si procede desestimar una demanda en materia de patentes por no cumplir el artículo 101 han de tenerse en cuenta dos elementos clave: 1) si la determinación de que un elemento o una combinación de elementos de la reivindicación es comprensible, rutinario y convencional para un profesional cualificado en el ámbito correspondiente es una cuestión de hecho, y 2) si para determinar la patentabilidad es necesario interpretar las reivindicaciones.¹⁷⁰

Los tribunales de distrito también pueden desestimar demandas relativas a patentes o solicitudes de indemnizaciones incrementadas al comienzo del litigio cuando no esté presente uno de los elementos esenciales que justifican la acción en materia de patentes. Tanto la infracción indirecta como la infracción intencional (un aspecto fundamental para el incremento de la indemnización por daños y perjuicios) requieren que el infractor acusado tuviera conocimiento de las patentes que se quieren hacer valer antes del litigio. La infracción indirecta también se afirma en los actos de infracción directa. Por lo tanto, las demandas por infracción indirecta e intencionalidad pueden resolverse de manera temprana.

Las demandas por infracción indirecta a menudo se presentan cuando se trata de patentes con reivindicaciones de método. En muchas ocasiones, en estas causas el único motivo práctico por el que el titular de la patente podrá interponer una demanda será la infracción indirecta supuestamente cometida por el fabricante de un producto al que se le acusa de utilizar las reivindicaciones de método. En estas circunstancias, los tribunales pueden señalar de diversas formas las deficiencias iniciales decisivas para la causa. Por ejemplo, que no haya una única entidad responsable de cada fase de la reivindicación puede ser funesto para la causa del titular de la patente.¹⁷¹ Alternativamente, si el producto objeto de acusación puede emplearse para muchos usos que no constituyen una infracción y el fabricante no ejerce control alguno sobre sus clientes, es probable que la demanda no prospere.¹⁷²