Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

6.6 Procedimientos judiciales relacionados con patentes y gestión procesal

6.6.1 Principales características de los procedimientos relativos a patentes

En todas las causas civiles, la obligación de demostrar la infracción recae sobre el demandante que presenta una demanda por infracción.¹²⁸ El tribunal puede invertir la carga de la prueba y solicitar que los demandados demuestren que no han infringido las reivindicaciones del procedimiento en determinadas circunstancias conforme al artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 104A de la Ley de Patentes de 1970 contempla dos situaciones en las que se puede solicitar al demandado que demuestre que no ha infringido una reivindicación de procedimiento. Un requisito común a ambas situaciones es que el producto del demandado debe ser idéntico al producto que se obtiene directamente del procedimiento patentado. Si se cumple este requisito, el tribunal conserva el poder de solicitar que el demandado demuestre que no ha cometido infracción alguna en caso de que lo que se obtenga del procedimiento sea un producto nuevo¹²⁹ o en caso de que el demandante demuestre una alta probabilidad de que el demandado esté usando el procedimiento patentado y no pueda determinar cuál es el procedimiento del demandado, a pesar de los esfuerzos razonables realizados.

Es posible que el tribunal no exija que el demandado divulgue su procedimiento si dicha divulgación pudiese revelar algún secreto comercial, de fabricación o empresarial que forme parte del procedimiento del demandado, pero solo si el tribunal considera que la divulgación es razonable.¹³⁰ No obstante, el uso de círculos de confidencialidad también puede ser de ayuda en dichas divulgaciones.¹³¹

6.6.2 Foro y legitimidad para iniciar procesos por infracción

Puede iniciarse un proceso para hacer valer una patente en virtud del artículo 104 de la Ley de Patentes de 1970 ante un tribunal de distrito o superior. El tribunal juzgará la demanda relativa a la patente como una demanda comercial en virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015,¹³² lo que también es aplicable a la solicitud de declaración de ausencia de infracción.¹³³ No obstante, si un demandado en un proceso por infracción interpone una reconvención por la nulidad de la patente, la demanda y la reconvención se trasladan de forma automática al tribunal superior para que este emita una resolución.¹³⁴ Una demanda declarativa de la ausencia de infracción no puede cuestionar la validez de la patente.¹³⁵ El titular registrado de la patente, o el cesionario de esta, tiene derecho a interponer una demanda por infracción. El artículo 109 de la Ley de Patentes de 1970 indica que un licenciatario exclusivo puede interponer una demanda por infracción de patente, pero ha de demandar al titular registrado de la patente, que será el demandado. En virtud del artículo 110 de la Ley, una persona a la que se le haya concedido una licencia obligatoria también puede demandar por infracción de patente si el titular de la patente le envía una notificación de infracción de patente, pero no toma medidas al respecto en un plazo de dos meses.

6.6.3 Tramitación temprana de la causa

Una vez finalizadas todas las alegaciones, la demanda se registra ante el correspondiente órgano unipersonal del tribunal mercantil en una vista para determinar las cuestiones que se juzgarán. El tribunal define, con la mayor precisión posible, las cuestiones que se plantean para su resolución, presenta las declaraciones de los testigos y establece el programa para el juicio. La Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015 establece unos plazos breves para la finalización de las alegaciones. Las solicitudes provisionales pendientes no retrasan, ni deberían hacerlo, la audiencia sobre la administración de la causa para determinar las cuestiones.

6.6.3.1 Alegaciones y calendario general del proceso

La Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015 establece el calendario obligatorio para la presentación de las alegaciones. El Tribunal Supremo de la India, en la causa SCG Contracts India Pvt. Ltd contra KS Chamankar Infrastructure Pvt. Ltd,¹³⁶ confirmó que los calendarios establecidos en virtud de la Ley son obligatorios. La Ley también establece un calendario para la totalidad de la causa (véase la figura 6.4).

Nota: ADR = solución alternativa de controversias.

Teniendo en cuenta la complejidad técnica de las causas, la rigidez de los calendarios en virtud de la Ley ha sido un motivo de preocupación en los litigios en materia de patentes. No obstante, la mayor parte de los profesionales y litigantes están de acuerdo en que, sin los calendarios establecidos, los litigios se suelen prolongar de forma innecesaria. El estricto calendario garantiza que los procesos de alegaciones finalicen a tiempo y que los juicios se agilicen. El verdadero obstáculo son los alegatos finales tras el juicio, cuyo origen es sistémico y se debe, principalmente, al gran número de vacantes en la judicatura. Últimamente, se han cubierto estas vacantes y se ha proporcionado capacitación especializada en asuntos relativos a la PI a los jueces a los que se asignan causas de PI, lo que debería solucionar este problema.

6.6.3.2 Audiencia sobre la administración de la causa

En virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, la administración de la causa es obligatoria. Es obligatorio que la primera audiencia con este fin se celebre como máximo en un plazo de cuatro semanas a partir de la fecha en la que las partes presentan una declaración jurada de admisión o denegación de los documentos. Se espera que el tribunal participe en la determinación temprana de las cuestiones controvertidas de hecho y de Derecho, en el establecimiento de un calendario procesal para la totalidad de la causa (incluidos el juicio y la vista final) y en el análisis de la posibilidad de solucionar la controversia por vía extrajudicial.

6.6.4 Medidas provisionales

Al formar parte de la jurisdicción del common law, los tribunales indios están facultados con una amplia potestad discrecional para la concesión de reparaciones provisionales. Se aplican los factores determinantes habituales: si el demandante presenta una versión razonablemente verosímil, cuál es el criterio de mayor conveniencia y quién sufre el perjuicio irreversible en caso de que la orden se conceda o no. Una orden provisional puede someter al demandante a ciertas condiciones, como el depósito de una garantía. Las medidas cautelares pueden adaptarse en función de la vía de reparación.¹³⁷

En general, las reparaciones provisionales pueden aplicarse de distintas formas, incluidas las medidas provisionales, los autos Mareva o de embargo preventivo; las órdenes Anton Piller, en virtud de las cuales se conceden potestades de registro e incautación a los comisarios locales; y las directrices para el mantenimiento de cuentas. En virtud de la orden XXXIX.1) y XXXIX.2) del Código Procesal Civil de 1908 (en lo sucesivo, “Código Procesal Civil”), los titulares de patentes también pueden solicitar medidas provisionales y ad interim. En los procesos adecuados, los tribunales indios han valorado de forma regular la concesión de medidas provisionales, órdenes de registro e incautación, órdenes de divulgación de información u órdenes que permiten emprender acciones legales contra una parte desconocida.

Es habitual solicitar, incluso ex parte, reparaciones ad interim en demandas por infracción de patente. En algunas causas en las que la patente se ha examinado en múltiples ocasiones en litigios, los tribunales suelen conceder medidas cautelares ad interim ex parte; no existe ninguna norma estricta. Por ejemplo, en el caso de las PEN y antes de la concesión de medidas cautelares, se solicita a los demandados que indiquen si están dispuestos a obtener una licencia de acuerdo con unas condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

Independientemente del resultado de los procedimientos provisionales, las partes (normalmente, la que en la fase provisional no ha salido beneficiada) suelen solicitar un juicio rápido y una vista final. De hecho, en una causa en que se concedieron medidas cautelares a favor del titular de la patente (esto es, en la causa Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals)¹³⁸, el Tribunal Supremo permitió la venta de las existencias que el demandado ya tenía fabricadas y ordenó un juicio diario en aras del interés nacional; se trataba de un proceso que requería un entorno comercial adecuado para la resolución inmediata de los procesos contenciosos comerciales.¹³⁹ En esa causa, gracias a la intervención del Tribunal Supremo, el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la sentencia definitiva fue de tan solo 30 meses. El juicio finalizó en un tiempo récord de menos de 30 días. Se escucharon los alegatos finales durante tres semanas, a los que muy pronto siguió la sentencia. El Tribunal Supremo también emitió unas directrices generales para dichas vistas rápidas en otras cuestiones en materia de patentes.¹⁴⁰

En las causas en que se ha probado y analizado una patente en litigios previos, los tribunales no han dudado en conceder medidas cautelares, aunque puede que se permita al demandado agotar las existencias y las cuentas. Hay quien considera que el Tribunal Superior de Delhi es bastante liberal en la concesión de medidas provisionales a los titulares de patentes, aunque en ocasiones el Tribunal ha rechazado dichas medidas debido a la complejidad de la excepción por nulidad. En otras causas, el tribunal ha establecido acuerdos alternativos para el período provisional. Cuando se rechaza una medida cautelar, los tribunales casi siempre ordenan al demandado conservar y presentar las cuentas.

6.6.4.1 Cargas y normas jurídicas vigentes

Los tribunales son testigos del aumento de litigios en materia de patentes, con el correspondiente incremento de la concesión de medidas (tanto permanentes como provisionales). Las medidas provisionales se regulan en los artículos 94 y 95 de la orden XXXIX del Código Procesal Civil. El Derecho sustantivo en materia de medidas provisionales y permanentes está recogido en los artículos 36 a 42 de la Ley de Medidas Específicas de Reparación de 1963.

Los principios generales para la concesión o denegación de dichas órdenes provisionales también son bien conocidos: una versión razonablemente verosímil, el criterio de mayor conveniencia, el perjuicio irreversible y los factores de interés público.¹⁴¹ Los tribunales indios han extraído principios de la decisión de la Cámara de los Lores en la causa American Cyanamid contra Ethicon Ltd,¹⁴² aunque el Tribunal Supremo de la India ha observado que la norma relativamente diluida de una versión razonablemente verosímil en American Cyanamid no será aplicable en la India.¹⁴³ De igual forma, mientras que American Cyanamid sugiere que las patentes concedidas tras un procedimiento de análisis en profundidad deben tener más peso, el artículo 13.4 de la Ley de Patentes de 1970 y algunos precedentes judiciales de la India sugieren que esta propuesta no es aplicable al Derecho de patentes indio.¹⁴⁴

6.6.4.1.1 Versión razonablemente verosímil

El requisito de una versión razonablemente verosímil sirve para discernir si el demandante tiene argumentos razonables sobre el fondo. No decide de forma definitiva o concluyente cuestiones de hecho. Elimina reivindicaciones poco serias o abusivas, es decir, las que carecen claramente de base jurídica. Como parte de esta evaluación, los tribunales también evalúan si los demandados tienen una impugnación creíble de la validez de la patente objeto de demanda.¹⁴⁵

En un primer momento, algunos pronunciamientos judiciales se referían a la norma de los seis años (esto es, una presunción de que podría aumentar la probabilidad de que una patente se considerase válida tras la expiración del período de seis años tras la fecha de la concesión). El origen del planteamiento de la norma de los seis años es el fallo del Tribunal Superior de Madrás en la causa Manicka Thevar contra Star Ploro Works,¹⁴⁶ que posteriormente se invocó en otras sentencias.¹⁴⁷ No obstante, ninguna de las disposiciones legislativas parece sugerir o apoyar el establecimiento de este plazo de seis años. Posteriormente, otro tribunal de división del Tribunal Superior de Madrás estableció que la decisión en la causa Manicka Thevar no era adecuada a Derecho.¹⁴⁸ En la causa F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla Ltd, un órgano unipersonal del Tribunal Superior de Delhi determinó que no había fundamento para la norma de los seis años y rechazó la aplicación de dicha norma en las causas de patentes.¹⁴⁹ Por lo tanto, no se encontrará un solo análisis de la norma de los seis años en las causas de patentes más recientes de toda la India.

6.6.4.1.2 Criterio de mayor conveniencia e interés público

El segundo requisito para la concesión o denegación de una medida provisional es que el criterio de mayor conveniencia debe estar a favor de la concesión de la medida. El tribunal, al aceptar o denegar la concesión de una medida cautelar, debe ejercer una discrecionalidad judicial sensata para comparar y determinar los daños que es probable que sufran las respectivas partes si se concede o si se deniega la medida provisional. El tribunal valorará las posibilidades o probabilidades contrapuestas.

En la India, el interés público se ha reconocido como factor independiente que sirve para analizar el criterio de mayor conveniencia.¹⁵⁰ Por ejemplo, al valorar una solicitud de medida provisional, se ha considerado que el interés público es un factor relevante al permitir el acceso a medicamentos que salvan vidas (tanto la oferta como el precio).¹⁵¹ Recientemente y debido a la influencia de factores de comorbilidad como la diabetes y la obesidad en la gravedad de las infecciones de COVID-19, el precio de la medicación contra la diabetes se consideró uno de los factores pertinentes para evaluar las solicitudes de medidas cautelares.¹⁵²

La excepción del interés público no es una exención completa de una patente jurídicamente válida y no se debe interpretar de forma amplia, pues minaría “los derechos concedidos de manera soberana para el monopolio”.¹⁵³ El Tribunal Superior de Delhi ha reconocido que salvaguardar la observancia de las patentes también es en pro del interés público.¹⁵⁴ Por tanto, los factores en materia de interés público se suelen tener en cuenta junto con la solidez razonablemente verosímil de la alegación de existencia de infracción o la excepción de nulidad.¹⁵⁵

El interés público forma parte de una matriz que el tribunal tiene en cuenta, y no siempre tiene que ser un factor dispositivo en todos los casos. Por ejemplo, en Bayer Intellectual Property GmbH contra Ajanta Pharma Ltd,¹⁵⁶ el Tribunal Superior de Delhi también tuvo en cuenta factores como la pérdida de empleo y los ingresos obtenidos por el Estado, incluso en las causas en que los medicamentos patentados no salvaban vidas. No obstante, en una decisión posterior, Bayer Intellectual Property GmbH contra BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd,¹⁵⁷ otro juez del mismo Tribunal Superior determinó que la exportación de medicamentos que no salvaban vidas no reunía los criterios del análisis de interés público por el mero hecho de favorecer la actividad económica y la obtención de ingresos del extranjero.

El Tribunal Superior de Delhi, en Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals,¹⁵⁸ invocó varios principios de equidad para guiar el ejercicio de la discrecionalidad para conceder medidas cautelares. Algunos de estos principios eran la evaluación de la conducta de las partes o si el demandado intentó allanar el camino mediante la presentación de oposiciones o la solicitud de revocación, entre otros.

También es habitual que los demandados planteen alegaciones de ausencia de explotación de la patente o de ausencia de presentación de declaraciones de explotación para defenderse ante los requerimientos cautelares como parte de los factores del criterio de mayor conveniencia y el interés público. Los requisitos de explotación en virtud de la Ley de Patentes de 1970 son rigurosos. El historial legislativo muestra que la ausencia de explotación de patentes por parte de empresas extranjeras fue una de las mayores preocupaciones de la India al redactar las leyes. En el caso de un medicamento patentado para el tratamiento de un trastorno respiratorio, el Tribunal Superior de Delhi, en Cipla Ltd contra Novartis AG,¹⁵⁹ determinó que la mera ausencia de fabricación de cantidades suficientes solo en la India no podría conducir a la denegación de la medida cautelar. No obstante, en dichos casos, los demandados pueden solicitar una licencia obligatoria. Existe un punto de vista previo opuesto que propone que la ausencia de explotación de una patente podría desembocar en la denegación de las medidas cautelares.¹⁶⁰ El último punto de vista en Cipla es, hoy en día, el que prevalece. A pesar de que no se concedió ninguna licencia obligatoria durante la pandemia de COVID-19, a la hora de lidiar con causas relativas a la escasez de los medicamentos esenciales empleados en el tratamiento de esta enfermedad, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior realizaron observaciones a favor de que el Gobierno adoptara esas medidas.¹⁶¹

6.6.4.1.3 Perjuicio irreversible

La tercera e igualmente importante consideración es la condición de perjuicio irreversible, que hace referencia al hecho de que el único recurso a disposición del titular de la patente sea una medida cautelar. No obstante, el perjuicio irreversible no significa que no deba haber una posibilidad física de reparar el perjuicio. Por el contrario, lo único que significa es que el perjuicio debe ser sustancial; es decir, que no se pueda compensar de forma correcta con la indemnización por daños y perjuicios.

En la causa Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals,¹⁶² el Tribunal Superior de Delhi reconoció que, en las causas en que el titular de la patente ha sido el único proveedor de la tecnología patentada, permitirle al demandado entrar en el mercado puede causar un daño irreversible.

6.6.4.2 Otras reparaciones preliminares

6.6.4.2.1 Comisarios locales

La orden XXVI)9) del Código Procesal Civil contempla el nombramiento de comisarios locales. Dichos comisarios locales son nombrados tras el establecimiento de una sólida versión razonablemente verosímil. En las causas por infracción de patente, los tribunales indios han nombrado a comisarios locales para que registren las pruebas.

En los litigios de patentes, se suele dictar una orden de nombramiento de un comisario local si, por ejemplo, se deben verificar los procedimientos de fabricación. A continuación, el tribunal nombra al comisario local en virtud de unas estrictas condiciones. Las condiciones que suelen imponerse consisten en que:¹⁶³

• el comisario local visite las instalaciones del demandado o del demandante, según corresponda;
• el comisario local verifique el procedimiento de fabricación que se utiliza, lo que comprende la inspección de los registros de materias primas, la información sobre excipientes, la cantidad de producto fabricado, etc.;
• se inspeccionen las cuentas de fabricación y ventas, entre otras cosas;
• el comisario local visite a las autoridades aduaneras para recuperar muestras de los supuestos productos ilícitos;
• se permita que el comisario local tome fotografías y videos de los procedimientos; y
• se permita que representantes de la parte, como el abogado, acompañen al comisario local para prestar ayuda.

Cuando finalice la ejecución de la comisión, el comisario local prepara un memorando de procedimiento donde figura la cronología de hechos revelados mediante la comisión, así como las observaciones del comisario local. Tanto el comisario local como las partes firman este memorando y el primero proporcionará a los segundos una copia. A continuación, se presenta ante el tribunal un informe donde se explica el procedimiento. Dicho informe presentado por el comisario local puede consignarse como prueba sin necesidad de registrar la declaración del comisario local de acuerdo con la orden XXVI.14)2) del Código Procesal Civil. Por lo tanto, el informe forma parte del expediente, siempre y cuando el tribunal pueda confirmar que es real y auténtico. Las partes pueden no estar de acuerdo con el contenido del informe del comisario local, en cuyo caso podrán presentar objeciones. A continuación, el tribunal falla con respecto a las objeciones antes de que el informe se considere en su totalidad como prueba.

El comisario local nombrado no realiza un acto judicial, sino un “acto ministerial”. No se deja nada a la discrecionalidad del comisario local y no hay ocasión de aplicar criterios ni resolver las cuestiones particulares. El comisario local solo toma nota de lo que observa e informa del estado real de la cuestión. Aunque el comisario local no puede tomar una decisión sobre la controversia, su informe ayuda al tribunal a hacerlo.¹⁶⁴ En resumidas cuentas, el informe del comisario local es un documento de recogida de datos, no de resolución ni de decisión.

6.6.4.2.2 Depósitos provisionales y otros acuerdos ad interim

La fase de medidas provisionales puede prolongarse debido a cuestiones técnicas relacionadas con las patentes. En dichos casos y cuando corresponda, los tribunales suelen establecer un acuerdo ad interim. Por lo general, los tribunales cuentan con una amplia discrecionalidad para adaptar las reparaciones ad interim en función de las circunstancias. Por ejemplo, los tribunales han dispuesto depósitos provisionales por parte de los demandados en causas de PEN o el envío de avales bancarios o algún tipo de garantía que proteja el interés del demandante.¹⁶⁵ En una causa reciente sobre una PEN, Communication Components Antenna Inc. contra Ace Technologies Corp.,¹⁶⁶ el Tribunal Supremo de la India avaló la instrucción provisional del Tribunal Superior para proteger al demandante mediante un depósito de regalías y un aval bancario.¹⁶⁷

De igual forma, en dichos casos de depósitos provisionales, los tribunales han solicitado que el titular de la patente proporcione por anticipado fianzas de cumplimiento por el importe recibido trimestralmente.¹⁶⁸

6.6.5 Revelación probatoria y recopilación de información

En la audiencia sobre la administración de la causa, o antes de esta, las partes suelen admitir o denegar los respectivos documentos presentados por la otra parte y solicitar la revelación probatoria, la inspección o la presentación de los documentos de la otra parte.¹⁶⁹ Si una de las partes lo solicita debidamente, el tribunal puede ordenar que la otra parte responda, bajo declaración jurada, a interrogatorios por escrito,¹⁷⁰ permitir la inspección de los documentos en los que se basa la otra parte o enviados por esta,¹⁷¹ permitir la revelación probatoria de los documentos relevantes bajo declaración jurada¹⁷² u ordenar la presentación de documentos.¹⁷³

Los tribunales siempre están facultados para desestimar la demanda o aplicar la exención por falta de enjuiciamiento si una de las partes no cumple con las órdenes relativas a la respuesta a los interrogatorios o a la revelación probatoria, la inspección o la presentación de documentos.¹⁷⁴ Por ejemplo, en las causas de PEN, se pedirá a los demandados o al demandante que compartan los cuadros de relación de reivindicaciones como parte del intercambio de documentos que prueban que las patentes describen las normas respecto de las que se desea hacer valer las patentes.

Los procedimientos de revelación probatoria e inspección a menudo se utilizan para buscar información irrelevante y prolongar el proceso. Por ejemplo, los demandados pueden solicitar, naturalmente, todo el historial de tramitación de la causa en todas las jurisdicciones. No obstante, los tribunales no permiten este tipo de investigación errante o solicitud masiva de documentos para ver qué encuentran y la parte afectada tiene derecho a pedir al tribunal que reduzca el tipo de información o documentos que se solicitan. La otra cara de esta moneda es la saturación de información, que consiste en que la parte a la que se le ordena divulgar determinada información le hace llegar a la otra parte una cantidad ingente de documentos de todo tipo para intentar que los datos importantes pasen desapercibidos entre tanta información irrelevante. El Código Procesal Civil permite que las partes soliciten herramientas de revelación probatoria y se defiendan de estas; en caso de controversia al respecto, el tribunal actúa como árbitro final. De nuevo, este proceso requiere tiempo judicial (y los suficientes recursos humanos en el tribunal), así como unas buenas habilidades periciales de todas las partes.

Los tribunales también conservan una amplia discrecionalidad para ordenar la presentación de documentos en determinadas condiciones. Para permitir la revelación probatoria y la inspección de los acuerdos de licencia, fabricación, procedimientos que se han seguido, etc., que pueden ser confidenciales, los tribunales suelen constituir círculos de confidencialidad para conservar la confidencialidad de la información divulgada.¹⁷⁵ Recientemente ha habido debate sobre si los litigantes pueden formar parte de estos círculos de confidencialidad.¹⁷⁶ No obstante, en lo que respecta a la constitución de los círculos de confidencialidad, parece no haber controversia; una vez constituidos, simplifican de forma considerable el proceso de revelación probatoria e inspección de documentos.

El Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022) se ha publicado recientemente. En él se establece un contenido mínimo obligatorio en lo que respecta a las alegaciones en las demandas relativas a patentes,¹⁷⁷ los documentos obligatorios mínimos que las partes han de presentar¹⁷⁸ y ajustes específicos en los procedimientos judiciales en materia de patentes. Por ejemplo, además de las alegaciones habituales, en el Reglamento se establece que las partes pueden presentar la interpretación de las reivindicaciones, la nulidad, los resúmenes de infracción y los documentos técnicos en los que el tribunal se basará para encuadrar los asuntos en la primera audiencia sobre la administración de la causa.¹⁷⁹ Se proporciona una segunda audiencia para agilizar el registro de pruebas, incluido el protocolo para un mecanismo de careo.¹⁸⁰ Se prevé una tercera audiencia de reserva para resolver cualquier duda pendiente previa al juicio.¹⁸¹ Cabe destacar que en el Reglamento se contempla la creación de un grupo de científicos expertos para prestar asistencia al tribunal.¹⁸² Mientras se establece el calendario y los protocolos para una vista final, el tribunal también puede ordenar que un experto técnico de cada parte esté igualmente presente para prestarle asistencia.¹⁸³

6.6.6 Procedimiento sumario

La Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, mediante su modificación del Código Procesal Civil, permite que las partes soliciten la resolución sumarial de la causa.¹⁸⁴ Cualquiera de las partes puede solicitar dicha resolución sumarial si la otra parte no tiene perspectivas reales de éxito y si no hay otra razón de peso por la que no se debería desestimar la demanda antes del registro de la prueba verbal.¹⁸⁵

Dicha resolución sumarial en virtud de la orden XIII-A del Código Procesal Civil puede solicitarse mediante la cumplimentación de una solicitud determinada y la presentación de los motivos específicos.¹⁸⁶ La solicitud debe cumplimentarse antes de que se determinen las cuestiones.¹⁸⁷ Al decidir sobre una solicitud de resolución sumarial de este tipo, los tribunales cuentan con una amplia discrecionalidad para aprobar una serie de órdenes, por ejemplo, las órdenes condicionales que requieren el depósito de una garantía o la provisión de avales.¹⁸⁸

Existe otra posibilidad de resolución sumarial en virtud de la orden XII.6), mediante la cual el tribunal está facultado para fallar con base en el reconocimiento de los hechos en la alegación o incluso de otra forma. El reconocimiento por parte de los titulares de la patente durante el enjuiciamiento, ya sea en la India o en cualquier jurisdicción extranjera, puede interpretarse como un reconocimiento en virtud del Código Procesal Civil y dar lugar a una resolución sumarial. La lógica es sencilla y obvia: ningún titular de patente debería poder plantear pretensiones contradictorias en distintas jurisdicciones. Un titular de patente debe mantener las declaraciones formuladas con respecto a una reivindicación de patente concreta, independientemente de dónde y cuándo se plantee esa pretensión. Se trata de una especie de impedimento relativo a la doctrina de los actos propios.

Dichos procedimientos sumariales resultan de ayuda para que el tribunal reduzca de forma considerable el alcance de la controversia. Por ejemplo, durante las negociaciones para la obtención de licencias, los demandados suelen reconocer que necesitan la licencia y que el único punto controvertido que queda por resolver es su importe. En estas demandas, al emitir fallos sumariales, el tribunal puede basarse en la correspondencia entre las partes.

De igual forma, dicha resolución sumarial ha demostrado funcionar en los litigios en materia de PEN; por ejemplo, cuando un antiguo licenciatario de una PEN se ha negado a renovar la licencia debido al fracaso de las negociaciones comerciales. En consecuencia, la controversia se restringe únicamente a la pretensión monetaria de la tasa de la licencia, y no surgen otro tipo de cuestiones como la infracción o la nulidad. Si bien no se impide a un antiguo licenciatario impugnar la validez de la patente en cualquier momento, los tribunales se muestran reticentes a admitir la impugnación de la validez cuando el antiguo licenciatario decide impugnarla en el momento del acuerdo de renovación de la licencia, tras haberla disfrutado durante varios años. El tribunal permitirá que dicha impugnación siga adelante solo si se demuestra un hecho flagrante que ponga en cuestión el fundamento de la validez y que haya sido detectado en el momento de la concesión de la licencia original.

6.6.7 Pruebas

6.6.7.1 Prueba verbal y juicio

El interrogatorio inicial de los testigos efectuado por el representante de la parte que los aporta (interrogatorio “directo”) debe hacerse obligatoriamente bajo declaración jurada.¹⁸⁹ El interrogatorio de la contraparte y el segundo interrogatorio (“redirecto”) se llevan a cabo en el momento de forma verbal y se transcriben. Para ahorrarle tiempo al tribunal, el registro de la prueba verbal se suele hacer ante el funcionario del registro del tribunal o ante el comisario local. A diferencia de los tribunales, los comisarios locales y los funcionarios del registro no están capacitados para resolver objeciones planteadas durante las pruebas.¹⁹⁰ No obstante, el comisario puede introducir notas sobre lo que considere importante acerca del comportamiento del testigo para que dicha información esté a disposición del tribunal en el momento de la vista final.¹⁹¹

La duración de los juicios suele ser de entre tres y cinco años desde la fecha de presentación de la demanda hasta la resolución; no obstante, ha habido causas de patentes cuyo juicio finalizó en un período de entre seis meses y un año. En virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, el tribunal concierta las fechas de todo el juicio para que el registro de pruebas no se prolongue. El juicio podría ser diario, y es habitual que los tribunales lo dispongan así de forma explícita para causar las mínimas molestias posibles a los testigos.¹⁹² Una vez que finaliza el juicio de una causa, la cuestión sigue los trámites hasta la vista final.

Los testigos de jurisdicciones extranjeras suelen hacer constar en acta sus declaraciones mediante videoconferencia. A raíz de la pandemia de COVID-19, los tribunales virtuales y las plataformas en línea se suelen usar incluso para celebrar vistas ante los tribunales. Los litigantes pueden participar en los procedimientos de forma física y, si el tribunal cuenta con las instalaciones necesarias, también lo pueden hacer a través de los servicios de videoconferencia.

Los testigos suelen ser representantes o abogados en plantilla de las respectivas partes que se han encargado del litigio y la correspondencia entre las partes. No se espera que un testigo tenga conocimiento personal directo de cada parte de la declaración; basta con que el testigo pueda declarar sobre los registros de la empresa y el de la demanda. En ciertos temas, se prefiere el testimonio de personas con conocimiento personal; por ejemplo, en lo relativo a las pruebas sobre conversaciones durante las negociaciones, el intercambio de correspondencia, ciertos aspectos técnicos que desembocaron en la concesión de la patente, etc.

Normalmente, los demás testigos son los peritos técnicos. En algunos casos, también se llama a declarar como testigo al inventor para reforzar los argumentos del demandante. También se ha solicitado la declaración ante el tribunal de expertos como médicos, especialistas, economistas y contables para establecer otros aspectos del litigio, como el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, la distinción del estado de la técnica, la descripción de las normas, etc. La investigación relativa a la indemnización por daños y perjuicios es de suma importancia en la fase final y, por lo tanto, los economistas, los expertos financieros o los contables que pueden analizar y declarar el cómputo de los daños y perjuicios o las regalías pagaderas revisten una gran relevancia a la hora de establecer el aspecto monetario de la causa por infracción. Por consiguiente, la práctica general consiste en contar tanto con testigos de la plantilla como con otros testigos periciales.

6.6.7.2 ¿Quién presenta las pruebas primero? ¿Se puede ordenar al demandado que presente las pruebas primero?

La Ley de Patentes de 1970 no especifica ningún procedimiento relativo a las pruebas para las causas por infracción de patente. Por el contrario, el procedimiento adoptado para presentar las pruebas en las demandas por infracción se ajusta al Código Procesal Civil¹⁹³ y la Ley sobre la Prueba de 1872 de la India. En virtud de esta última, la carga de la prueba recae sobre quien realiza la afirmación. Así, el demandante, que es quien ostenta la titularidad de la patente, debe ser quien presente las pruebas primero para demostrar la infracción. A continuación, el demandado presenta las pruebas que respaldan sus excepciones o su reconvención de nulidad. No obstante, no se trata de una norma estricta. En una causa en la que el demandado admita la infracción y la única cuestión en lo relativo a la decisión sea la validez, el tribunal puede ordenar que el demandado presente las pruebas primero. Por lo tanto, como se establece en la orden XVIII, el derecho a comenzar se le suele conceder al demandante:

1. 1. Derecho a comenzar: El demandante tiene derecho a comenzar, a menos que el demandado admita los hechos alegados por el demandante y defienda que, según los fundamentos de Derecho o los hechos adicionales alegados por el demandado, el demandante no tiene derecho a obtener ninguna de las medidas de reparación que solicita, en cuyo caso, el demandado tiene derecho a comenzar.

2. 2. Declaración y presentación de las pruebas:

   1. 1) El día fijado para la vista de la demanda o cualquier otro día al que se traslade la vista, la parte que tenga derecho a comenzar deberá exponer sus argumentos y presentar las pruebas que apoyen la cuestión que está obligada a demostrar.
   2. 2) La otra parte debe exponer sus argumentos y presentar sus pruebas (si las hay) y, a continuación, puede dirigirse al tribunal en términos generales con relación a la totalidad de la causa.
   3. 3) La parte que comienza puede, a continuación, responder en términos generales con relación a la totalidad de la causa.

Además, cuando se defienda una reivindicación de procedimiento, en función de los hechos, la carga de la prueba puede pasar al demandado para que este demuestre la ausencia de infracción. Esta situación excepcional se contempla en el artículo 104A de la Ley de Patentes de 1970.

Carga de la prueba en las demandas por infracción:

1. 1) En cualquier demanda por infracción de una patente en la que la materia de la patente sea un procedimiento para la obtención de un producto, el tribunal puede ordenar al demandado que demuestre que el procedimiento que utilizó para obtener el producto, idéntico al producto del procedimiento patentado, es diferente al procedimiento patentado si:

   1. a) la materia de la patente es un procedimiento para la obtención de un nuevo producto; o

   2. b) existe una alta probabilidad de que el producto idéntico se fabrique a través del procedimiento y el titular de la patente —o una persona que recibe de este la titularidad de la patente o el interés en ella— no ha podido, mediante esfuerzos razonables, determinar el procedimiento que se usó realmente, siempre y cuando el titular de la patente —o una persona que recibe de este la titularidad de la patente o el interés en ella— demuestre que el producto es idéntico al producto que se obtuvo directamente del procedimiento patentado.

2. 2) Al valorar si una parte ha cumplido la carga impuesta sobre ella en virtud del párrafo 1), el tribunal no le solicitará que divulgue ningún secreto de fabricación o comercial en caso de que el tribunal considere que no sería razonable hacerlo.

Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones que figura en el artículo 104A, existe otra circunstancia en la que puede que se le solicite al demandado comenzar con la presentación de pruebas.¹⁹⁴

En Bajaj Auto Ltd contra TVS Motor Co. Ltd,¹⁹⁵ el Tribunal Superior de Madrás se enfrentó a una situación única: una demanda por la amenaza infundada de infracción y ausencia de infracción presentada contra el titular de la patente, así como una demanda posterior por infracción interpuesta por el titular de la patente. Con respecto a la cuestión limitada de quién debería presentar sus pruebas primero, el tribunal sostuvo que era el demandante de la demanda previa quien debía comenzar, pues la demanda posterior se trataba más bien de una reconvención de la infracción por parte del titular de la patente. Se trata de otra situación única en la que el supuesto infractor presentó las pruebas primero.

6.6.7.3 Las declaraciones juradas de testigos no se tratan como prueba hasta que se presentan

De acuerdo con la orden XVIII.4) del Código Procesal Civil:

Registro de la prueba.

1. 1) En cada caso, el interrogatorio inicial de un testigo efectuado por el representante de la parte que lo aporta debe hacerse con declaración jurada, y dicha parte debe facilitar a la contraparte una copia.

   Siempre y cuando los documentos se presenten y las partes se basen en ellos, la prueba y la admisibilidad de dichos documentos que se presentan junto con una declaración jurada deben regirse por las órdenes del tribunal.

2. 1A) Las declaraciones juradas de todos los testigos aportados como prueba por una parte deben ser presentadas de manera simultánea por esa parte en el momento indicado en la primera audiencia sobre la administración de la causa.
3. 1B) Las partes no deben presentar pruebas adicionales mediante declaración jurada de ningún testigo (incluidas las de testigos que ya hayan presentado una declaración jurada), a no ser que se indiquen motivos justos y suficientes en una solicitud a tal efecto, y que una orden en la que se expliquen los motivos permita que el tribunal apruebe dicha declaración jurada adicional.
4. 1C) No obstante, las partes podrán retirar cualquiera de las declaraciones juradas que hayan presentado en cualquier momento previo al inicio del interrogatorio de dicho testigo por la contraparte, sin que dicha retirada suponga inferencia adversa alguna, siempre y cuando la otra parte tenga derecho a presentarla como prueba y a basarse en cualquier reconocimiento hecho en dichas declaraciones juradas que se han retirado.

Según el artículo 1 de la Ley sobre la Prueba de 1872, las declaraciones juradas no están incluidas en el ámbito de las “pruebas”. Por lo tanto, la declaración jurada del testigo pasa por el proceso de “presentación de pruebas”; para ello, el testigo, bajo juramento, confirma el contenido de la declaración jurada, proceso mediante el cual esta pasa a considerarse prueba verbal. El tribunal suele tener en cuenta este tipo de pruebas verbales cuando es necesario demostrar los hechos.

6.6.8 Peritos

6.6.8.1 Función de los peritos y de los organismos e instituciones especializadas

A pesar de no tratarse rigurosamente de una institución independiente, los peritos y los organismos e instituciones especializadas desempeñan una función práctica importante en las cuestiones en materia de patentes. En este sentido, el Tribunal Supremo de la India, en la causa Monsanto Technology LLC contra Nuziveedu Seeds Ltd,¹⁹⁶ sostuvo que:

No cabe duda de que la forma en que se llevó a cabo la resolución sumarial de una demanda técnicamente compleja que también requiere pruebas periciales en la fase de medidas cautelares no fue ni lo deseable ni lo permisible por la ley. […]

[…] Por lo tanto, nos congratula que el tribunal de división no haya tenido que poner término a la demanda de forma sumarial sobre la única base de unos documentos extraídos del dominio público y que ni siquiera se habían presentado como pruebas en la demanda, por no hablar del interrogatorio a los testigos periciales acerca de los hechos de la presente causa. Ni que decir tiene que las cuestiones que surgieron fueron complejas y que fue necesario contar con pruebas técnicas y periciales para las cuestiones relativas a los procedimientos químicos, bioquímicos, biotécnicos y microbiológicos y, sobre todo, para determinar si el rasgo genético de la secuencia de ácido nucleico que se introdujo una vez podría retirarse de esa variedad o no, y si la secuencia de ADN patentada era una planta o parte de una planta, etc.; se trata de cuestiones que debieron tenerse en cuenta en la vista final de la demanda.

Por lo tanto, los peritos y los organismos e instituciones especializadas son un componente esencial de los procedimientos en los que se cuestiona la validez de una patente. La mayor parte de las oposiciones o revocaciones suelen estar basadas en las opiniones de uno o más peritos u organismos especializados, y el marco jurídico contiene disposiciones suficientes para abordar los dictámenes periciales y las pruebas. Por ejemplo, en virtud de la Ley de Patentes de 1970, la Oficina de Patentes de la India está facultada para recibir pruebas con relación a declaraciones juradas o solicitar comisiones de investigación para el interrogatorio de testigos o el análisis de documentos, entre otros.¹⁹⁷ La Oficina de Patentes de la India también puede permitir que la contraparte interrogue a cualquier persona acerca del contenido de su declaración jurada.¹⁹⁸

6.6.8.2 Prueba pericial en virtud de la Ley sobre la Prueba de 1872

La Ley sobre la Prueba de 1872 contiene las normas sobre la prueba aplicables en los procedimientos de ejecución en virtud de la Ley de Patentes de 1970. Es aplicable a todos los procedimientos civiles y penales. Esta legislación se ha modificado y actualizado de forma oportuna, también en lo que respecta al uso de pruebas y documentos electrónicos.

El artículo 45 de la Ley sobre la Prueba de 1872 establece que los dictámenes de los peritos son “hechos pertinentes”. Por lo tanto, los tribunales deben tener en cuenta estos dictámenes en las cuestiones en materia de patentes para formarse una opinión sobre la ciencia o la técnica. La ley solo exige que dichos peritos estén “especialmente cualificados” en el ámbito correspondiente de la ciencia o la técnica, sin especificar ningún umbral mínimo. El Tribunal Supremo de la India ha indicado que una persona puede ser perito no solo mediante el estudio especializado de un tema, sino que también puede haber adquirido experiencia práctica al respecto.¹⁹⁹ El Tribunal Superior de Delhi tiene un punto de vista similar, pues en una causa de patente en la que el testigo pericial no contaba con un título universitario en tecnología ni en ingeniería, pero sí había demostrado su experiencia, estableció que un perito podría ser una persona con experiencia, aunque no contase con formación académica.²⁰⁰ Lo relevante es que la persona esté cualificada y posea un conocimiento apropiado sobre el tema. El comentario del tribunal fue el siguiente:

Sea como fuere, se acepta y reconoce que una persona podría ejercer como perito en un ámbito de conocimiento especializado obtenido por medio de la experiencia y que no es necesario que dicha persona cuente con un título universitario en el ámbito de conocimiento especializado. Una persona puede ser perito como resultado de su vocación o profesión.²⁰¹

Se entiende que, en cuestiones de patentes, los dictámenes de los peritos son de suma importancia para entender los antecedentes de la técnica, así como los contenidos del estado de la técnica y la invención. Los peritos también pueden testificar sobre el significado técnico de los términos presentes en la reivindicación. Lo habitual es que ambas partes de un proceso en el que se hace valer una patente presenten pruebas periciales en materia de infracción, novedad y actividad inventiva.

Por lo general, el perito está altamente cualificado y sus conocimientos sobre la técnica son superiores a los de una persona con cualidades ordinarias al respecto.

Hay quien sostiene que el perito experto en materia de patentes debe tener conocimientos personales del estado de la técnica,²⁰² pero no es así. En el ámbito del Derecho, todo lo relativo a las cuestiones de patentes se percibe desde la perspectiva de una persona hipotética cualificada en la técnica, quien, automáticamente, suele pasar a considerarse en la legislación alguien con conocimientos relativos al estado de la técnica. El punto de vista correcto parece ser el de que el perito podría testificar para aportar su opinión sobre cómo una persona cualificada en la técnica se plantearía la cuestión.

Las opiniones de los peritos se reservan para las cuestiones de ciencia o técnica, pero, por lo general, dichos peritos también dan su opinión sobre la infracción, la novedad, la evidencia y otros motivos para la nulidad. A pesar de que dichas declaraciones o conclusiones sobre la evidencia, novedad o infracción pueden también implicar cuestiones jurídicas, no tienen consecuencias negativas sobre la admisibilidad del dictamen pericial. Los tribunales se centrarán más en el razonamiento que ofrece el perito en su dictamen. Los dictámenes periciales no son vinculantes para el tribunal.

6.6.8.3 Asesores científicos nombrados por el tribunal

El artículo 115 de la Ley de Patentes de 1970 faculta al tribunal para nombrar a un asesor científico independiente para que le preste ayuda o para que investigue o informe sobre cualquier cuestión de hecho u opinión (excluidas las cuestiones sobre la interpretación de la ley). La Oficina de Patentes de la India cuenta con una lista de expertos científicos.²⁰³ Los tribunales suelen recurrir a estos expertos científicos para contar con una evaluación independiente. Estas evaluaciones son útiles en el caso de asuntos altamente controvertidos donde las opiniones de los peritos de las partes son altamente discrepantes. Del mismo modo que ocurre con cualquier otro dictamen pericial, el dictamen de un asesor científico nombrado por el tribunal no es vinculante para este.

Según la regla 103 del Reglamento de Patentes de 2003, el Controlador debe conservar una lista de asesores científicos actualizada anualmente. La lista incluye los nombres, las direcciones, las firmas y las fotografías de los asesores científicos; sus nombramientos; e información sobre sus cualificaciones académicas, las disciplinas de su especialización y su experiencia técnica, práctica y en materia de investigación.

Para formar parte de la lista de asesores científicos, una persona debe contar con las siguientes cualificaciones:

• un título universitario de ciencias, ingeniería o tecnología, o equivalente;
• al menos 15 años de experiencia técnica, práctica o de investigación; y
• ostentar o haber ostentado un cargo de responsabilidad en un departamento científico o técnico del Gobierno central o una administración estatal o en cualquier organización.²⁰⁴

La ley dispone que el Parlamento, por ley y a tal efecto, se encarga de establecer los honorarios o la remuneración por dichos servicios de asesoría. No obstante, las partes suelen compartir el costo de los expertos científicos independientes.

El borrador del Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi de 2020, del que se ha informado recientemente, también propone que se mantenga un grupo de asesores científicos para que presten ayuda al tribunal.

6.6.8.4 Procedimiento de careo de peritos

El procedimiento del careo de peritos, en el que múltiples testigos periciales hacen sus aportaciones de forma simultánea y que tiene su origen en la legislación australiana, también está permitido en la India y se ha ordenado en algunas causas.²⁰⁵ El procedimiento para el registro de pruebas periciales mediante un protocolo de careo se dispuso en la causa Micromax Informatics Ltd contra Telefonaktiebolaget LM Ericsson.²⁰⁶ El Reglamento del Tribunal Superior de Delhi también se ha modificado para incorporar este procedimiento,²⁰⁷ incluido este protocolo.²⁰⁸

A pesar de que todavía no ha habido ningún proceso en materia de infracción de patente donde las pruebas se hayan presentado mediante un careo de peritos, se espera que este procedimiento se use más en el futuro.

6.6.9 Solución alternativa de controversias: mediación previa y posterior al litigio

En virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, normalmente cabe esperar que las partes valoren la mediación previa al litigio. Si el demandante no solicita una medida de reparación de emergencia, el artículo 12A de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015 ordena la mediación previa al litigio.

El artículo 89 del Código Procesal Civil también reconoce la potestad inherente de los tribunales de remitir a las partes a procesos de arbitraje, conciliación, mediación u otras formas alternativas de solución de controversias. Un tribunal puede ejercer esta potestad en cualquier fase del proceso si existen los elementos de un acuerdo aceptable. Las propias partes también pueden solicitar esa remisión.

Casi todos los tribunales de distrito y los tribunales superiores de la India cuentan con centros de mediación para la mediación previa y posterior a litigios. Estos centros de mediación suelen estar asociados a cada uno de los tribunales superiores o los tribunales de distrito, y los gestiona una secretaría totalmente operativa. Los mediadores de estos centros son profesionales cualificados. También es posible que las partes soliciten el nombramiento de un mediador experto con formación técnica, competencias, experiencia y conocimientos del área. Los procedimientos de mediación han demostrado ser bastante eficientes en prácticamente todas las partes del país. Se han observado resultados muy satisfactorios en la solución de controversias sobre derechos de PI y, más recientemente, de determinadas controversias relativas a las PEN.²⁰⁹