Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.6.2 Medidas cautelares

4.6.2.1 Establecimiento de un régimen de medidas cautelares en las controversias en materia de propiedad intelectual

El artículo 61 de la Ley de Patentes, según la versión modificada del año 2000, establecía lo siguiente:

Cuando el titular de una patente o la parte interesada tenga pruebas que demuestren que otra persona está infringiendo o está a punto de infringir su derecho de patente, lo cual, a menos que se detenga a tiempo, puede causar daños irreparables a sus derechos e intereses legítimos, el titular de la patente o la parte interesada puede, antes de presentar una demanda, solicitar al tribunal popular la adopción de medidas para ordenar la prohibición de determinados actos de conformidad con la ley.

En junio de 2001, la Corte Popular Suprema promulgó las Disposiciones sobre la Cesación Precontenciosa de la Infracción de Patentes.¹²⁶ Más tarde, en diciembre de 2001, la Corte Popular Suprema emitió la Interpretación de la Cesación Precontenciosa de la Infracción del Derecho de Marca y Conservación de Pruebas.¹²⁷ Ambas interpretaciones judiciales han desempeñado un papel importante en el examen, por los tribunales populares, de las solicitudes de cesación precontenciosa de la infracción de patentes.

El artículo 66 de la Ley de Patentes de 2008 mejoró aún más el sistema de medidas cautelares. La Ley de Procedimiento Civil, según la versión modificada de 2012, añadió contenido relativo a las medidas cautelares. En particular, los artículos 100 y 101 preveían las medidas cautelares durante y antes del litigio, respectivamente, estableciendo así un sistema de medidas cautelares para todas las causas civiles, incluidas las relativas a derechos de propiedad intelectual. Los artículos 152 a 173 de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil proporcionaron otras disposiciones relativas a la “las medidas cautelares”.

En diciembre de 2018, la Corte Popular Suprema emitió las Disposiciones sobre medidas cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual, que contienen 21 artículos que regulan las solicitudes, los tribunales de jurisdicción, los procedimientos de examen, los factores para determinar la necesidad de medidas cautelares, el plazo de las medidas, la detección de solicitudes ilícitas y el levantamiento de las medidas, entre otros asuntos.

4.6.2.2 Contenido principal de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual

4.6.2.2.1 Competencia

De acuerdo con el artículo 3 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual,

[u]na solicitud de medidas cautelares precontenciosa se presentará ante el tribunal popular con competencia sobre las controversias en materia de propiedad intelectual en el domicilio del demandado o ante el tribunal popular con competencia sobre la causa.

Cuando las partes hayan acordado una cláusula de arbitraje, la solicitud se presentará ante el tribunal popular previsto en el párrafo anterior.

4.6.2.2.2 Definición de la “situación de urgencia”

De acuerdo a los artículos 100 a 101 de la Ley de Procedimiento Civil, la existencia de una situación de urgencia es el prerrequisito para solicitar medidas cautelares la solicitud de medidas cautelares durante el litigio también puede implicar circunstancias de urgencia; y, para cualquier solicitud de medidas cautelares en una situación de urgencia, un tribunal popular debe decidir sobre esta en un plazo de 48 horas a partir de la recepción de la solicitud. De acuerdo con el artículo 6 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual, una urgencia es una circunstancia que “perjudicaría los intereses del solicitante si no se aplican inmediatamente medidas cautelares”. En las causas civiles relacionadas con patentes, las urgencias consisten principalmente en las siguientes circunstancias:

• la patente objeto de controversia va a ser pronto enajenada ilícitamente;
• la patente del solicitante se está infringiendo o se infringirá pronto en una ocasión en la que el tiempo es un factor importante, como una feria comercial; y
• otras circunstancias que requieran la aplicación inmediata de medidas cautelares.

4.6.2.2.3 Factores que deben tenerse en cuenta para determinar la necesidad de medidas cautelares

El artículo 7 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

Al examinar una solicitud de medidas cautelares, los tribunales populares examinarán exhaustivamente los siguientes factores:

1. 1) si la solicitud tiene una base de hecho y de Derecho y si la validez del derecho de propiedad intelectual alegado es estable;
2. 2) si los derechos e intereses legítimos del solicitante sufrirán un perjuicio irreparable o si se dificultará la ejecución de la decisión que resuelve la causa, en caso de que no se apliquen las medidas cautelares;
3. 3) si el perjuicio causado al solicitante por no haber aplicado las medidas cautelares es superior al perjuicio causado al demandado por la aplicación de las medidas cautelares;
4. 4) si la aplicación de las medidas cautelares perjudica el interés público; [y]
5. 5) otros factores que deban tenerse en cuenta.

De acuerdo con el artículo 10 de estas disposiciones, el “perjuicio irreparable” en las causas civiles relacionadas con patentes consiste principalmente en las circunstancias siguientes:

• el acto del demandado dificultará el control de la infracción y aumentará de manera considerable las pérdidas sufridas por el solicitante; y
• el acto de infracción del demandado dará lugar a una reducción considerable de la participación del solicitante en el mercado de referencia.

Las causas civiles relacionadas con patentes suelen conllevar una sentencia sobre la estabilidad de la validez de un derecho de patente. El artículo 8 de las disposiciones establece lo siguiente:

Los tribunales populares analizarán exhaustivamente los siguientes factores al examinar y juzgar si la validez de un derecho de propiedad intelectual afirmado por el solicitante es estable:

1. 1) el tipo o naturaleza del derecho de propiedad intelectual implicado;
2. 2) si el derecho de propiedad intelectual implicado ha sido examinado de forma sustantiva;
3. 3) si el derecho de propiedad intelectual implicado se encuentra en un procedimiento de invalidación o revocación y tiene la posibilidad de ser declarado inválido o revocado;
4. 4) si existe controversia sobre la titularidad del derecho de propiedad intelectual en cuestión; [y]
5. 5) otros factores que puedan conducir a la inestabilidad de la validez del derecho de propiedad intelectual implicado.

Con respecto a las solicitudes de medidas cautelares en función de los modelos de utilidad o patentes de diseño, el artículo 9 de las disposiciones establece específicamente lo siguiente:

Cuando un solicitante solicite medidas cautelares en función de un modelo de utilidad o patente de diseño, deberá presentar un informe de búsqueda o de evaluación o una decisión de mantenimiento de la validez del derecho de patente emitida por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante se niegue a presentar dichos documentos sin motivos justificados, el tribunal popular dictaminará la desestimación de la solicitud.

La consideración principal en este caso es que los modelos de utilidad y las patentes de diseño no se examinan de forma sustantiva antes de su concesión de acuerdo con la Ley de Patentes y, por lo tanto, es más probable que se declaren inválidas. Los requisitos especiales para las solicitudes de medidas cautelares basadas en estos dos tipos de derechos de patente previenen el abuso de derechos al solicitar las medidas.

4.6.2.2.4 Definición de la “solicitud ilícita” y obligación del solicitante de pagar una indemnización

El artículo 16 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual interpreta la expresión “solicitud ilícita” del artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil para referirse a las situaciones siguientes:

1. 1) el solicitante no interpone una demanda o solicita un arbitraje dentro de los 30 días siguientes a la aplicación de las medidas cautelares;
2. 2) las medidas cautelares son improcedentes desde el principio porque el derecho de propiedad intelectual afirmado se declara inválido o por otras razones;
3. 3) se ha presentado una solicitud de cese de la infracción del derecho de propiedad intelectual o de competencia desleal a pesar de que se ha dictado una sentencia con eficacia ejecutiva por la que se declara que no existe infracción o competencia desleal; [u]
4. 4) otras circunstancias en las que la solicitud se haya presentado de manera ilícita.

Esta disposición se establece sobre la base del principio objetivo de imputación, sin considerar la culpa subjetiva del solicitante.

De acuerdo con el artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil, cuando una solicitud de medidas cautelares se presente “de forma ilícita”, el solicitante deberá compensar al demandado por las pérdidas sufridas a causa de las medidas . Las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual establecen que, si el solicitante no presenta una demanda después de solicitar medidas cautelares antes del litigio o si las partes acuerdan el arbitraje, la demanda por pérdidas presentada por el demandado de conformidad con el artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil será competencia del tribunal popular que aplicó las medidas. Sin embargo, si el solicitante presenta una demanda, será competente el tribunal popular que acepte la demanda.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción, en la causa Anji Xueqiang Bamboo and Wood Products Co. contra Xu Zanyou,¹²⁸ la Corte Popular Suprema estableció que la sentencia de conservación de la propiedad no entraba dentro de las “sentencias” previstas en el artículo 47.2 de la Ley de Patentes (en aquel momento, la Ley de Patentes de 2008) y que la decisión por la que se declaraba inválida la patente en cuestión tenía un efecto retroactivo sobre la sentencia de conservación de la propiedad. Si una supuesta infracción de patente aún no se ha confirmado y el titular de la patente no ha cumplido con su deber de diligencia al solicitar medidas como la conservación de la propiedad o las medidas cautelares, causando pérdidas directas al supuesto infractor, la solicitud del titular de la patente es una “solicitud ilícita” y constituye un acto ilícito civil.

4.6.2.2.4.1 Simultaneidad de la solicitud de medidas cautelares y la sentencia preliminar de cese de infracción

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Valeo Cleaning System Co. contra Xiamen Lukasi Automotive Parts Co.,¹²⁹ la Corte Popular Suprema estableció que, en un procedimiento judicial por infracción de patente, la medida que ordena el cese de un supuesto acto de infracción tiene valor de manera independiente. Cuando una parte solicite simultáneamente la medidas cautelares y una sentencia preliminar para hacer cesar la supuesta infracción y el tribunal popular considere que debe dictarse una sentencia preliminar, entonces se examinará la solicitud de medidas cautelares y se dictará una sentencia si se cumplen las condiciones.

4.6.2.2.5 Medidas cautelares relacionadas con plataformas de comercio electrónico

En una controversia por infracción de modelo de utilidad, en la causa Yongkang Lianyue Industry and Trade Co. contra Cixi Bosheng Plastic Products Co.,¹³⁰ la Corte Popular Suprema estableció que el operador de una plataforma de comercio electrónico, al recibir una notificación de un titular del derecho de propiedad intelectual que muestra pruebas preliminares de infracción en su plataforma, tiene la obligación legal de adoptar las medidas necesarias para poner fin a la infracción, tales como la supresión, el bloqueo y la desconexión del enlace y la terminación de las transacciones y de los servicios. Si, debido a una urgencia, los derechos e intereses legítimos del comerciante sufrirán un perjuicio irreparable si no se restablece el enlace, el comerciante de la plataforma puede solicitar medidas cautelares para que se ordene al operador de la plataforma de comercio electrónico que aplique medidas como el restablecimiento del enlace. En tal caso, el tribunal popular aceptará dicha solicitud y la examinará de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Civil y las interpretaciones judiciales conexas. Al determinar si se aplican las medidas sobre la base de la solicitud del supuesto infractor, algunos de los principales factores que deben tenerse en cuenta son los siguientes:

• si la solicitud del solicitante tiene una base de hecho y de Derecho;
• si el solicitante sufrirá un perjuicio irreparable si no se restablece el enlace;
• si el perjuicio causado al titular de la patente por el restablecimiento del enlace supera el perjuicio causado al supuesto infractor si no se restablece el enlace;
• si el interés público se verá perjudicado por el restablecimiento del enlace; y
• otros factores.