Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.6.5 Escrito de alegaciones

Conforme a las normas federales liberales relativas a las alegaciones en los Estados Unidos de América, normalmente las demandas por infracción de patente contienen una declaración de la titularidad de las patentes que se hacen valer, identifican al infractor o los infractores acusados, incluyen una breve descripción de los presuntos actos ilícitos y (si procede) mencionan si el titular de la patente ha indicado el número de la patente en un producto con arreglo al título 35 del USC, artículo 287 (lo cual influye en las posibles indemnizaciones pecuniarias). Las alegaciones suelen complementarse a medida que se exponen los hechos y según dictan las normas locales sobre patentes.¹⁵⁰ Tras esa comunicación temprana, las reivindicaciones que se hacen valer y los productos objeto de acusación no podrán modificarse si el tribunal no lo autoriza por motivos justificados.¹⁵¹

Al igual que las alegaciones de infracción del demandante, no es necesario que las alegaciones de nulidad del demandado contengan un alto nivel de detalle. Por lo general, los demandados se limitan a afirmar que la patente es nula y pueden mencionar las disposiciones de la Ley de Patentes relacionadas con sus alegaciones de nulidad. Aunque a menudo se ha recurrido a este tipo de comunicación-alegación para cumplir el FRCP, en la práctica proporciona al titular de la patente poca información sobre los motivos que esgrimirá el demandado para defender la nulidad. Por esta razón, algunos jueces de distrito exigen que los demandados indiquen al inicio de la causa los motivos específicos por los que alegan la nulidad, del mismo modo que el titular de la patente debe aportar información específica sobre la infracción. Los tribunales pueden exigir a los demandados que faciliten las referencias específicas al estado de la técnica que pretenden invocar para justificar la nulidad y que comuniquen las reivindicaciones de nulidad basándose en la descripción escrita, la imprecisión o la habilitación.¹⁵² Pasado el plazo especificado para presentar esta información, solo podrá modificarse si existe un motivo justificado.¹⁵³

No es necesario que las alegaciones de inaplicabilidad sean muy pormenorizadas, salvo en el caso de que el motivo esgrimido sea una conducta injusta, pues esta se considera un tipo de fraude y, por consiguiente, debe argumentarse con mucho detalle.¹⁵⁴ La conducta injusta debe sustentarse en alegaciones concretas de omisiones o tergiversaciones importantes e intencionales por parte del titular de una patente durante el proceso de solicitud de esta.

Por lo general, el demandado presenta una amplia variedad de reconvenciones. Prácticamente en todas las causas, trata de obtener una sentencia declarativa de que las patentes que se quieren hacer valer no se han infringido, no son válidas o son inaplicables. El demandado también puede alegar en una reconvención que se han infringido sus patentes. Con arreglo a la regla 13.a) del FRCP, la reconvención es obligatoria si dimana de la misma transacción o el mismo hecho que la reivindicación de la parte contraria. La reconvención por infracción es obligatoria en las acciones destinadas a que se declare la ausencia de infracción. Del mismo modo, las reconvenciones para obtener una sentencia declarativa de ausencia de infracción o de nulidad son obligatorias cuando se trata de una demanda por infracción.