Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

La interpretación de las reivindicaciones de las patentes es crucial para evaluar la infracción y la validez, y puede influir en el resultado de otras cuestiones importantes, como la inaplicabilidad, la habilitación y los recursos, o determinarlo. La decisión del Tribunal Supremo en el asunto Markman c. Westview Instruments⁹⁶ sentó los fundamentos de la práctica moderna para la interpretación de las reivindicaciones en los Estados Unidos de América. Esa decisión, reforzada por la del asunto Teva Pharmaceuticals USA, Inc. c. Sandoz, Inc.,⁹⁷ declaró que “la interpretación de una patente, incluida la definición de los conceptos usados en la reivindicación, es competencia exclusiva del tribunal”.⁹⁸

La decisión del Circuito Federal en el asunto Phillips c. AWH Corp.⁹⁹ constituye la síntesis de mayor autoridad de la jurisprudencia sobre la interpretación de las reivindicaciones. Un “principio fundamental” del Derecho de patentes es que “las reivindicaciones de una patente definen la invención sobre la que el titular de la patente tiene derecho de exclusión”.¹⁰⁰ La “base de referencia objetiva” para interpretar las reivindicaciones de patentes consiste en determinar “cómo alguien con conocimientos técnicos medios en la materia en cuestión entiende un concepto de la reivindicación” “en el momento de la invención, es decir, en la fecha de presentación efectiva de la solicitud de patente”.¹⁰¹ “El punto de partida se basa en la idea consolidada de que los inventores suelen ser personas expertas en el ámbito de la invención y que las patentes están pensadas y destinadas a ser leídas por otras personas con conocimientos amplios en dicho ámbito”.¹⁰² A menudo, otras pruebas aportarán contexto para definir qué significa que una persona tenga conocimientos técnicos medios en la materia. La “fecha de presentación efectiva de la patente” es la fecha real de presentación o la fecha de presentación de una solicitud a la que se considera prioritaria, lo que sea antes. Se entiende que un profesional cualificado “comprende los términos de los documentos de la patente y conoce los significados y usos especiales que pueden tener dichos términos en ese ámbito en cuestión”.¹⁰³ Por consiguiente, para interpretar las reivindicaciones de una patente es necesario que el tribunal examine “los mismos recursos que tendría esa persona, es decir, la memoria descriptiva y el expediente de tramitación de la solicitud de patente”.¹⁰⁴

Para definir correctamente los conceptos de una reivindicación debe tenerse en cuenta el contexto. La patente y el expediente de tramitación de su solicitud “suelen proporcionar el contexto tecnológico y temporal necesario para que el tribunal pueda determinar qué significa la reivindicación para una persona con conocimientos técnicos medios en la materia en el momento de la invención”.¹⁰⁵ Por lo tanto, las reivindicaciones de las patentes deben interpretarse tomando en consideración estas pruebas “intrínsecas” (es decir, la memoria descriptiva de la patente y el expediente de tramitación de la solicitud), así como las pruebas “extrínsecas” pertinentes (es decir, las pruebas que demuestran que los conceptos se usan en el ámbito correspondiente, como en diccionarios, tratados y declaraciones de inventores y expertos), si bien estas últimas no pueden contradecir ni invalidar las pruebas intrínsecas. El Circuito Federal explicó por qué las pruebas extrínsecas son, por definición, menos fiables que las intrínsecas:

En primer lugar, las pruebas extrínsecas, por definición, no forman parte de la patente y, al contrario que la memoria descriptiva, no se crean en el momento de tramitar la patente con el objetivo de explicar el alcance y el significado de esta. En segundo lugar, aunque las reivindicaciones se interpretan como las entendería una hipotética persona con conocimientos en la materia, es posible que las publicaciones extrínsecas no hayan sido escritas por o para profesionales cualificados, por lo que es posible que no reflejen los conocimientos de un profesional cualificado en el ámbito de la patente. En tercer lugar, las pruebas extrínsecas consistentes en dictámenes y declaraciones de peritos se crean en el momento del litigio y con ese objetivo, por lo que pueden tener un sesgo que no está presente en las pruebas intrínsecas […]. En cuarto lugar, existe un universo potencialmente ilimitado de posibles pruebas extrínsecas de relevancia marginal que podrían presentarse en cualquier cuestión de interpretación de las reivindicaciones […]. Por último, apoyarse indebidamente en pruebas extrínsecas entraña el riesgo de que se usen para alterar el significado de las reivindicaciones, a pesar de los “registros públicos incuestionables integrados por las reivindicaciones, la memoria descriptiva y el expediente de tramitación de la solicitud de patente”, lo que socavaría la función de comunicación pública de las patentes.¹⁰⁶