Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

9.9.4 Escrito de alegaciones

9.9.4.1 Alegaciones

Los escritos de alegaciones que se presentan ante el IPEC son más detallados que los del proceso ante el Tribunal de Patentes. En ellos se deben establecer de manera concisa todos los hechos y los argumentos en los que se fundamentan las alegaciones.¹⁷¹ Para ello, todos los hechos y argumentos pertinentes deben recogerse en el escrito de alegaciones, si bien de manera sucinta y con un grado adecuado de detalles. En la CMC del proceso ante el IPEC (véase la sección 9.9.5.3) se analizan las cuestiones una por una, y las partes y el tribunal deben tener conocimiento de todas ellas en el momento de la vista. En la Guía del IPEC se explica de la siguiente manera:

En la parte 63, regla 20.1, se exige que en el escrito de alegaciones ante el IPEC se establezcan de manera concisa todos los hechos y argumentos en los que se basa la parte que presenta el escrito. En ocasiones, esta norma se malinterpreta. Deben mencionarse todos los hechos y argumentos pertinentes. Ahora bien, no deben pormenorizarse todos los detalles. En el momento del juicio, la parte tendrá la oportunidad de explicarle al tribunal toda la información importante. Es conveniente redactar el escrito de alegaciones de la manera más concisa posible y, al mismo tiempo, reflexionar sobre si alguno de los argumentos que se proponen para su examen en el juicio y el fundamento en el que se basa serán una sorpresa para la contraparte que haya leído el escrito de alegaciones. Si no es así, es probable que el escrito de alegaciones esté redactado con los detalles suficientes.

[…]

• En los escritos de alegaciones en los que se defienda la infracción de una patente debe señalarse a) qué reivindicación se ha infringido según el demandante y b) al menos un ejemplo del producto o proceso ilícito de la parte demandada.
• En los escritos de alegaciones en los que se defienda que la patente es inválida, se deben señalar los motivos por los que se impugna la validez, entre ellos los relativos a la fecha de prioridad. Debe especificarse todo el estado de la técnica en el que se base la argumentación y debe adjuntarse a las alegaciones una copia de cada elemento del estado de la técnica. Si se defiende que una patente no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para ponerla en práctica, en las alegaciones deben indicarse los aspectos de la invención que no pueden ponerse en funcionamiento y en qué sentido no puede funcionar la invención.
• Los escritos de alegaciones que se emitan en respuesta a una impugnación de la validez de la patente deben contener una indicación de las reivindicaciones que se consideran válidas de manera independiente.¹⁷²

La administración activa de las causas ante el IPEC exige a las partes que, antes de la CMC (siempre que no lo hayan hecho ya en los escritos de alegaciones), señalen i) las reivindicaciones controvertidas, ii) lo que consideran el concepto inventivo de esas reivindicaciones, iii) los hechos que se consideran conocimientos generales comunes pertinentes y (iv) la naturaleza y las características de la persona experta en la materia.

Las partes deben tener en cuenta que, en la CMC, el tribunal puede exigir que se reduzca el número de reivindicaciones controvertidas, por lo que debe reflexionarse sobre cuál o cuáles son las reivindicaciones más importantes para los argumentos de las partes. En la mayor parte de los casos, el tribunal no permite a los titulares de patentes basar sus argumentos en más de tres reivindicaciones cuya validez independiente e infracción se alegan. El titular de la patente debe elaborar un gráfico, diagrama u otro documento en el que se indiquen los elementos de la reivindicación que están incorporados en el producto o proceso supuestamente ilícito. De forma similar, la parte que defienda la invalidez de la patente por falta de novedad o de actividad inventiva respecto del estado de la técnica debe elaborar un documento adecuado en el que se especifiquen los elementos de la reivindicación que están presentes en el estado de la técnica que se alega. Es poco probable que se permita a la parte que alega la invalidez basar sus argumentos en más de tres citas relativas al estado de la técnica. Si esos documentos no se han incorporado al escrito de alegaciones, deben presentarse antes de la CMC, a más tardar.

Los escritos de alegaciones en los procesos ante el IPEC deben estar verificados por una declaración jurada firmada por una persona que tenga conocimiento de los hechos alegados o, si nadie los conoce, por las personas que conjuntamente tengan conocimiento de todos los hechos.¹⁷³

9.9.4.2 Plazos

Habida cuenta del contenido adicional que debe incorporarse al escrito de alegaciones, los plazos para presentar la contestación a la demanda y el consiguiente escrito de alegaciones son ligeramente diferentes en el IPEC. En los procesos ante este tribunal, se añade el requisito de que en el escrito de pretensiones se debe confirmar si se ha cumplido el párrafo 6 de la directriz práctica “Conducta y protocolos previos al proceso judicial”.¹⁷⁴

Si no se ha presentado un acuse de recibo, el plazo para presentar la contestación a la demanda es de 14 días desde la notificación del escrito de pretensiones.¹⁷⁵ Si, en cambio, se ha presentado acuse de recibo, el plazo para presentar la contestación es de 42 días (si en el escrito de pretensiones se confirma que se ha cumplido el párrafo 6 de la directriz práctica “Conducta y protocolos previos al proceso judicial”)¹⁷⁶ o 72 días (si no se confirma).¹⁷⁷

La contestación (y la reconvención) deben notificarse a todas las partes. En el CPR no se especifica el plazo para notificar la reconvención, si bien en la Guía del IPEC se establece que debe hacerse al mismo tiempo que se presenta la contestación a la demanda y que toda demora indebida puede tener efectos adversos en relación con las costas.¹⁷⁸

La réplica a la contestación o a la reconvención debe presentarse y notificarse a todas las demás partes en un plazo de 28 días contado a partir de la notificación de la contestación a la demanda.¹⁷⁹ Si la parte demandada decide hacer una dúplica, debe presentarla y notificarla en un plazo de 14 días contados a partir de la notificación de la contestación a la reconvención.¹⁸⁰

En el IPEC, los plazos para notificar los escritos de alegaciones no pueden prorrogarse sin el consentimiento previo del tribunal.¹⁸¹ La solicitud de prórroga debe presentarse antes del vencimiento del plazo correspondiente y en ella deben figurar motivos sólidos que justifiquen la necesidad de la prórroga. Por lo general, estas solicitudes se resuelven sin celebrar una audiencia.