Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.5.3 Excepción de nulidad

La excepción de nulidad de una patente implica que el supuesto infractor reivindique que se anule la patente del demandante.²⁰² Los supuestos infractores reivindican la excepción de nulidad en aproximadamente un 80 % de las causas por infracción de patente.²⁰³ Un supuesto infractor también puede presentar una demanda de anulación ante la JPO (véase la sección 7.4). Estos procesos suelen llevarse a cabo de forma paralela con la resolución judicial respecto de la nulidad y, en ocasiones, se llega a decisiones discordantes (véase más adelante).

A veces, los supuestos infractores adoptarán la estrategia de no presentar ninguna demanda de anulación, porque piensan que es más probable que sea un tribunal y no la JPO quien falle a favor de la nulidad, sobre todo en causas donde se refutan cuestiones de hecho, como el fraude, el incumplimiento de las normas en materia de solicitudes conjuntas o las invenciones explotadas de forma pública. Al igual que cualquier otra pretensión, la excepción de nulidad de una patente se desestima si la alegación no se hace de forma correcta o si la causa se retrasase indebidamente.²⁰⁴

La base legal para la excepción de nulidad se introdujo mediante una modificación de la Ley de Patentes de 2004 en respuesta a una decisión del Tribunal Supremo (causa de Kilby), que sostuvo que la excepción del abuso de los derechos podría esgrimirse incluso antes de que la resolución relativa a la anulación ante la JPO pasase a ser definitiva y vinculante.²⁰⁵ A pesar de que la decisión del Tribunal Supremo en la causa de Kilby indicaba que una patente se debía anular debido a la falta de actividad inventiva para que se pudiese plantear la excepción, el artículo 104-3.1) de la Ley de Patentes no incluía dicha restricción. No obstante, no hay diferencias importantes entre el nivel de “evidencia” requerido, como se establece en la decisión del Tribunal Supremo y en el artículo 104-3.1).

7.5.3.1 Fundamentos a favor de la nulidad

Los fundamentos a favor de la nulidad que se pueden alegar en una excepción de nulidad es el incumplimiento de los siguientes requisitos de patentes:

• requisito de modificación (se añade materia nueva; Ley de Patentes, artículo 17-2.3);
• novedad (Ley de Patentes, artículo 29.1);
• actividad inventiva (Ley de Patentes, artículo 29.2);
• efecto del estado de la técnica (Ley de Patentes, artículo 29.2);
• requisito de habilitación (Ley de Patentes, artículo 36.4)i));
• requisito de fundamento (Ley de Patentes, artículo 36.6)i));
• requisito de claridad (Ley de Patentes, artículo 36.6)ii)); y
• usurpación (Ley de Patentes, artículo 49.7).

A continuación, se enumeran varias de las decisiones judiciales que han examinado estos fundamentos a favor de la nulidad.

7.5.3.1.1 Requisito de modificación (se añade materia nueva; Ley de Patentes, artículo 17-2.3))

En la causa de la resistencia a la soldadura, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI estimó lo siguiente:

[l]a “materia descrita en la descripción o los dibujos” consiste en cuestiones técnicas que puede deducir una persona del oficio de nivel medio al unir todas las declaraciones incluidas en la memoria descriptiva o el dibujo. Si una corrección no introduce ninguna materia técnica nueva en relación con la obtenida de ese modo, se puede considerar que está dentro del alcance de la materia descrita en la descripción o los dibujos.²⁰⁶

El titular de la patente que modificó la patente ostenta la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la nulidad.²⁰⁷

7.5.3.1.2 Novedad (Ley de Patentes, artículo 29.1)

El Tribunal Superior de PI consideró que

[p]ara que la “invención de un producto” se describa en una “publicación”, en primer lugar es necesario divulgar la estructura de la invención en la publicación y, puesto que la invención es una creación de ideas técnicas —véase la Ley de Patentes, artículo 2.1)—, no solo se debe divulgar la estructura de la invención, sino también las ideas técnicas de la invención de modo que una persona del oficio de nivel medio y con acceso a la “publicación” pueda explotarlas fácilmente.²⁰⁸

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

7.5.3.1.3 Actividad inventiva (Ley de Patentes, artículo 29.2)

En Bridgestone Co., Ltd contra Commissioner of the Patent Office, el Tribunal Superior de PI determinó que

[l]a invención de esta solicitud presenta una capa de goma superficial con un módulo elástico bajo para que el neumático pueda responder sobre hielo incluso en la fase inicial de uso, mientras que la invención citada permite que la capa del cuerpo ofrezca de forma rápida el rendimiento especificado mediante la retirada rápida de la capa superficial, fácil de retirar. Por lo tanto, el problema concreto al permitir que la capa del cuerpo rinda incluso en su fase inicial de uso es diferente, y las ideas técnicas de las capas superficiales de la invención entran en conflicto entre sí.²⁰⁹

Cuando los problemas resueltos por la invención y una invención citada son diferentes, se considera que esa diferencia apoya la constatación de una actividad inventiva. El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

7.5.3.1.4 Efecto del estado de la técnica (Ley de Patentes, artículo 29.2)

Los requisitos para este fundamento son que:

• se haya presentado otra solicitud (la otra solicitud) antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión;
• la publicación de la otra solicitud haya tenido lugar tras la fecha de presentación de la solicitud en cuestión;
• el inventor de la invención en la otra solicitud no sea el mismo que el inventor de la invención reivindicada en la solicitud en cuestión; y
• el solicitante de la otra solicitud no fuera el mismo que el solicitante de la solicitud en cuestión en la fecha de presentación de la solicitud en cuestión.

El Tribunal Superior de Tokio consideró que

[c]uando la invención reivindicada en la solicitud en cuestión y la invención citada son diferentes, pero comparten una identidad sustancial, se considera “identidad” en lo que respecta al efecto del estado de la técnica.

La identidad sustancial que aquí se menciona hace referencia a la situación en la que la diferencia entre la invención reivindicada en la solicitud en cuestión y la invención citada es nimia (una incorporación, una eliminación, una conversión, etc. de un conocimiento general común o comúnmente usado en la técnica que no reporta ningún efecto nuevo) a la hora de poner en práctica medios para resolver un problema.²¹⁰

El Tribunal Superior de PI indicó que

[a]un sin una declaración particular en la descripción y demás partes de la solicitud previa, se puede determinar la invención de la solicitud previa si se tiene en cuenta el conocimiento técnico general común de una persona del oficio de nivel medio para entender la invención de la solicitud previa. Por otro lado, en el caso de que una invención sea abstracta o el de que el contenido técnico de una invención no se divulgue de manera suficiente, aun teniendo en cuenta el conocimiento técnico general común de una persona del oficio de nivel medio, dicha invención no entra dentro de la “invención” mencionada y no tiene el efecto de excluir la solicitud posterior contemplada en este artículo. Además, el contenido técnico creado que no está configurado para que cualquier persona del oficio de nivel medio pueda, de forma repetida, explotar el contenido técnico para conseguir el efecto técnico que se pretende no constituye una “invención” y no se debería considerar que dicho contenido técnico entra dentro de la “invención”, de acuerdo con el artículo 29-2 de la Ley de Patentes.²¹¹

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

7.5.3.1.5 Requisito de habilitación (Ley de Patentes, artículo 36.1)i))

El Tribunal Superior de PI consideró que

[p]ara satisfacer el requisito de habilitación de un procedimiento, se requiere que la descripción pormenorizada de la invención presente una descripción en tal medida que una persona del oficio de nivel medio pueda usar el procedimiento sin demasiados intentos sobre la base de los contenidos descritos en la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación, y la presencia de la descripción en dicha medida es suficiente.

Para satisfacer el requisito de habilitación de un producto, se requiere una descripción pormenorizada de la invención en tal medida que una persona del oficio de nivel medio pueda crear el producto sin demasiados intentos sobre la base de los contenidos descritos en la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación de la solicitud.²¹²

El Tribunal Superior de PI también sostuvo que

[p]ara cumplir con el requisito de habilitación de un procedimiento para la producción de un producto, se requiere que la descripción pormenorizada de la invención la defina en tal medida que una persona del oficio de nivel medio pueda usar el procedimiento y también usar el producto creado mediante dicho procedimiento sin demasiados intentos sobre la base del contenido de la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación de la solicitud.²¹³

El titular de la patente tiene la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la anulación —siempre y cuando se trate de la misma patente sujeta a un juicio en busca de anulación celebrado ante la JPO (opinión general)—.

7.5.3.1.6 Requisito de fundamento (Ley de Patentes, artículo 36.6)i))

En la causa del procedimiento de fabricación de la película polarizadora, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI consideró lo siguiente:

[l]as exposiciones de las reivindicaciones se comparan primero con la descripción pormenorizada de la invención; a continuación, se determina el cumplimiento del requisito de fundamento en función de si la invención reivindicada estaba definida en la descripción pormenorizada de la invención, de manera que, o bien una persona del oficio de nivel medio podría haber resuelto el problema de la invención reivindicada a partir de sus exposiciones, o bien dicha persona podría haber resuelto el problema de la invención reivindicada a partir del conocimiento técnico común en la fecha de presentación, teniendo en cuenta que las exposiciones no se incluyeron ni se propusieron en la descripción pormenorizada de la invención.²¹⁴

El titular de la patente tiene la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la anulación —siempre y cuando se trate de la misma patente que es objeto de una demanda de anulación presentada ante la JPO (opinión general)—.

7.5.3.1.7 Requisito de claridad (Ley de Patentes, artículo 36.6)ii))

El Tribunal Superior de PI consideró que

[el artículo 36.6)ii) de la Ley de Patentes] se redactó en vista de que, si la invención presentada en las reivindicaciones no presenta la claridad suficiente, no quedaría claro el alcance técnico de la invención protegida por la patente y podría causar desventajas inesperadas a terceros. El objetivo de esta disposición es evitar dichos inconvenientes. Se debe determinar si la invención reivindicada en una solicitud de patente es clara a partir no solo de la información presentada en las reivindicaciones, sino también de la información presentada en la descripción y los dibujos que se adjuntan a la solicitud de patente. Además, esa determinación debería hacerse teniendo en cuenta si se puede considerar que la información presentada en las reivindicaciones es tan confusa que causaría desventajas inesperadas para terceros a la luz del conocimiento técnico general común de las personas del oficio de nivel medio en el momento en el que se presentó la solicitud.²¹⁵

Sin embargo, el Tribunal Superior de PI también sostuvo que

[a]un cuando un procedimiento de fabricación de un producto se describe en el alcance de las reivindicaciones, si del alcance de estas, de la descripción, de los dibujos y del conocimiento general común se desprende claramente que la estructura o las propiedades del producto están representadas por el procedimiento, el beneficio de un tercero no se ve perjudicado indebidamente y, por lo tanto, no se incumple el requisito de claridad.²¹⁶

El titular de la patente tiene la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la anulación —siempre y cuando se trate de la misma patente que es objeto de una demanda de anulación presentada ante la JPO (opinión general)—.

7.5.3.1.8 Usurpación (Ley de Patentes, artículo 49.7)

El Tribunal Superior de PI consideró que

[e]n una demanda de anulación de patente que se fundamenta en una solicitud usurpada, es el titular de la patente quien tiene la carga de la alegación y de la prueba con relación al hecho de que “el inventor de la invención para la que se solicitó una patente o una persona a la que el inventor cedió el derecho de obtener una patente presentó la solicitud de la patente”. La aceptación de dicha interpretación no significa que el titular de la patente de una invención que se enfrenta a dicha demanda siempre deba presentar alegaciones y pruebas independientes, específicas, concretas y pormenorizadas sobre cómo se realizó dicha invención. Para determinar la amplitud y la profundidad de las alegaciones y las pruebas del titular de la patente que se solicitan, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los fundamentos específicos que alegan que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada; la amplitud y la profundidad de las alegaciones y las pruebas de la persona que presentó una demanda de anulación; y que, si la persona que presentó la demanda de anulación no consigue proporcionar ningún fundamento específico para alegar que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada ni proporciona evidencia alguna para dicha alegación, al titular de la patente le basta con proporcionar una alegación y unas pruebas relativamente simples. Sin embargo, si la persona que presentó la demanda de anulación proporciona fundamentos específicos para alegar que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada y también proporciona pruebas de dicha alegación, no se considerará que el titular de la patente ha cumplido la carga de la alegación y de la prueba a no ser que aporte alegaciones y pruebas que superen las alegaciones y pruebas aportadas por la parte demandante.²¹⁷

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad. No obstante, para este fundamento, la carga de la prueba pasará al titular de la patente si el apelante de un proceso en busca de anulación indica circunstancias a favor de la usurpación.²¹⁸

7.5.3.2 Demanda de anulación paralela ante la Oficina Japonesa de Patentes

Como se ha señalado, un supuesto infractor puede presentar ante la JPO una demanda de anulación, además de alegar la excepción de nulidad en una demanda por infracción de patente. Los procesos ante la JPO se suelen llevar a cabo de forma paralela a los procedimientos que lleva a cabo el tribunal y, en ocasiones, las decisiones que se toman son discordantes. No obstante, una resolución de nulidad por parte del tribunal solo afecta a las partes y, por lo tanto, no anula la patente con respecto a terceros. La JPO es el único organismo que puede anular una patente con efecto erga omnes.

Cuando la demanda de anulación ante la JPO tiene como resultado una decisión definitiva y vinculante que declara nula la patente, la patente se invalida para las partes y para cualquier tercero. Por lo tanto, la patente también será nula a efectos de una demanda por infracción de patente, por lo que decisión de la causa será desfavorable para el titular de la patente.

Cuando la demanda de anulación ante la JPO tiene como resultado una decisión según la cual la patente es válida y se debe conservar, y la decisión pasa a ser definitiva y vinculante (sin que el demandado recurra la decisión de la JPO ante el Tribunal Superior de PI), no será posible alegar una excepción de nulidad basada en los mismos fundamentos en una demanda por infracción de patente. El motivo es que se incumpliría la doctrina de la buena fe y las prácticas leales.²¹⁹ Por lo tanto, si la decisión que se toma en un proceso paralelo de anulación ante la JPO no resulta favorable para el supuesto infractor en una demanda por infracción de patente, este debe recurrirla ante el Tribunal Superior de PI.²²⁰

7.5.3.3 Limitaciones a las declaraciones realizadas en los nuevos juicios

En los procedimientos por infracción de patente, un demandado puede alegar una excepción de nulidad y un demandante, una excepción de corrección, y ambas partes expondrán sus opiniones en cuanto a la validez y el alcance de la patente supuestamente infringida. No obstante, es posible que una decisión de la JPO relativa a una demanda de anulación o de corrección (que difiere de la sentencia derivada de una demanda por infracción de patente en cuanto a la validez y el alcance de una patente) pase a ser definitiva y vinculante después de que lo sea la sentencia resultante de la demanda por infracción de patente, revirtiendo de este modo dicha sentencia. Así, en 2011, se modificó la Ley de Patentes para aplicar ciertos límites a las declaraciones que pueden realizarse en un nuevo juicio en virtud del artículo 338.1)viii) del Código Procesal Civil (cuando una sentencia en un proceso civil ha sido modificada por una decisión administrativa posterior).

El artículo 104-4 de la Ley de Patentes dispone que si una decisión en primera instancia o en apelación adoptada por la JPO (que disponga que una patente ha de anularse o corregirse) pasa a ser definitiva y vinculante después de que lo sea una sentencia definitiva en una demanda por infracción de patente, una de las partes en la demanda por infracción de patente no podrá alegar dicha demanda o recurso ante la JPO en un nuevo juicio de la decisión definitiva de la demanda por infracción de patente, ni siquiera en los procesos donde se reclame una indemnización por daños y perjuicios y una devolución por enriquecimiento sin causa.

Por ejemplo, una persona sobre quien se haya concluido que es responsable de una infracción en una demanda por infracción de patente, no puede —en un nuevo juicio de la demanda— solicitar la devolución de la indemnización por daños y perjuicios ni el reembolso de la devolución que ha abonado si, más adelante, la JPO dispone que la patente es nula. En estos casos, una orden de medidas cautelares emitida en una demanda por infracción de patente ya no sería efectiva porque los fundamentos para la infracción habrían desaparecido. No puede reclamarse ninguna indemnización o devolución que ya haya sido abonada.

Además, a pesar de no estar inicialmente previsto en el artículo 104-4, el Tribunal Superior de PI consideró que

debido a que la Ley de Patentes establece que un elemento supuestamente ilícito que no esté dentro del alcance técnico de la invención de la patente antes de una corrección tampoco lo está después de esta, la Ley de Patentes no contempla, en un nuevo juicio, una alegación realizada por el titular de la patente de que el elemento supuestamente ilícito está dentro del alcance técnico de la invención de la patente como resultado de una decisión de la JPO que respalda una corrección, pero tras una sentencia que desestimó la solicitud sobre la base de que el elemento supuestamente ilícito no estaba dentro del alcance técnico de la invención de la patente.²²¹

Por lo tanto, un supuesto infractor debe aducir vehementemente la excepción de nulidad y el titular de una patente, la excepción de corrección en los procedimientos de litigio en materia de patentes. Por el contrario, incluso si una decisión favorable en un juicio de la JPO pasa a ser definitiva y vinculante después de que la sentencia de un tribunal en una demanda por infracción de patente pase a ser definitiva y vinculante, esta última sentencia no puede revertirse en un nuevo juicio.