Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

6.7 Vías civiles de reparación

En una demanda por infracción de patente, los demandantes tienen derecho a solicitar vías de reparación tanto provisionales como definitivas. El artículo 108 de la Ley de Patentes de 1970 hace referencia a las vías de reparación definitivas, mientras que el artículo 94.c y la orden XXXIX del Código Procesal Civil regulan las provisionales. Los tipos habituales de vías de reparación provisionales y definitivas, así como sus normas rectoras, se tratan en la sección 6.6.4 y entre las secciones 6.7.1 y 6.7.4 de este capítulo, respectivamente.

6.7.1 Medidas permanentes

En virtud del artículo 108.1) de la Ley de Patentes de 1970, el titular de una patente puede solicitar una medida permanente como vía de reparación definitiva. La Ley de Medidas Específicas de Reparación de 1963 regula la reparación de las medidas permanentes y los tribunales se reservan la discrecionalidad de denegar dichas medidas en algunas causas. Por ejemplo, en la causa F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla Ltd,²¹⁰ no se concedió una medida permanente porque el demandado ya llevaba varios años en el mercado y la patente estaba a punto de caducar. No obstante, las medidas permanentes suelen dictarse tras determinarse una infracción y la validez a favor del titular de la patente.

El tribunal podrá conceder una medida de reparación debido a la infracción de una memoria descriptiva parcialmente válida cuando la reivindicación nula se haya realizado de buena fe y con unas cualidades y conocimiento razonables.²¹¹ Puede concederse una medida permanente solo en las causas donde exista una patente válida y el demandado la haya infringido.

6.7.2 Indemnización por daños y perjuicios o liquidación de beneficios

En virtud del artículo 108.1 de la Ley de Patentes de 1970, el titular de la patente puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios.²¹² Los demandantes no pueden reclamar ambas, de acuerdo con lo establecido en la ley. La Ley no indica la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios. A diferencia, por ejemplo, de la legislación de los EE. UU., la Ley no indica un umbral inferior de regalías razonables que se haya interpretado para aplicar los factores Georgia-Pacific.²¹³

El principio general en virtud de la legislación india es que la indemnización por daños y perjuicios será de naturaleza compensatoria (es decir, se deberá devolver al titular de la patente a la situación en que estaría si no hubiesen tenido lugar los actos ilícitos del demandado). Por consiguiente, la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios será, en la medida de lo posible, similar a la suma de dinero que sitúa al demandante en la misma posición en la habría estado de no tener que haber hecho frente a los actos ilícitos. Por lo tanto, por ejemplo, si el titular de la patente se ha inclinado hacia la concesión de licencias de la patente en el pasado, dichos acuerdos de licencia pueden convertirse en la base de la evaluación de la indemnización por daños y perjuicios.

La reticencia de los tribunales indios a conceder indemnizaciones por daños y perjuicios elevadas forma parte del pasado. Es habitual, sobre todo en causas de la industria farmacéutica o de PEN, que los tribunales concedan una indemnización por daños y perjuicios o liquidación de los beneficios sobre la base de las pruebas, incluso si parecen tener gran valor. En controversias recientes relativas a PEN, las regalías pagaderas llegaron a millones de dólares, incluso en acuerdos provisionales, aunque esto no se ha dado a conocer a nivel internacional.²¹⁴ Por lo tanto, incluso en las causas que no están relacionadas con PEN, las indemnizaciones por daños y perjuicios y las liquidaciones de beneficios son posibilidades razonables, sobre todo si el titular de la patente demuestra la existencia de la infracción.

El objetivo de una liquidación de beneficios es evitar el enriquecimiento sin causa del demandado por el uso de la invención patentada. Se trata al titular de la patente como si gestionase la empresa del demandado y obtuviese los beneficios que este último consiguió. De esta forma, el límite máximo concedido es la suma de los beneficios obtenidos por el demandado que ha infringido la patente. En la mayor parte de los casos, la indemnización por daños y perjuicios fijada será igual o superior a la cantidad máxima concedida en una liquidación de beneficios; no obstante, en las causas adecuadas, una liquidación de beneficios puede sobrepasar considerablemente la indemnización por daños y perjuicios fijada.

Para una liquidación de beneficios, estos han de haber sido obtenidos del uso de la invención del titular de la patente y, en caso de que la invención objeto de la infracción solo fuera una parte del producto o procedimiento general, solo se podrá recuperar esa parte del beneficio atribuible a la invención patentada. Aquí radica la mayor dificultad para evaluar los beneficios conseguidos por el demandado, y en la evaluación se pueden adoptar diferentes planteamientos. Los tribunales se decantan por considerar injusto para el demandado conceder una liquidación que abarque la totalidad de los beneficios en los casos en que sea posible atribuir los beneficios. Cuando sea conveniente asignar pérdidas, la referencia para la evaluación implicará dividir los beneficios entre las partes lícitas e ilícitas del procedimiento. En cambio, el titular de la patente también podría recuperar todos los beneficios de la invención; no obstante, esto se desprende de los hechos de la causa.

En caso de que el infractor sufra una pérdida en el procedimiento de fabricación, la suma en la cual el procedimiento objeto de infracción reduzca dichas pérdidas es recuperable a cuenta.

En ocasiones, la invención patentada tiene un impacto discernible en los beneficios, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, la invención patentada puede reducir los costos asociados al procedimiento de fabricación, lo que hace que el proceso sea más eficiente. En este caso y en el plano empírico, el titular de la patente tendría derecho a una proporción mayor de los beneficios, lo que supondría una comparativa entre la rentabilidad obtenida al usar y al no usar la invención patentada, y —en lo que respecta al cálculo de la porción de los beneficios que se le han de conceder al titular de la patente— pone en consideración las ganancias que la invención ha generado.

De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley, no se pueden interponer demandas ni ningún otro procedimiento con relación a la infracción de la patente durante el período transcurrido entre su vencimiento (es decir, si ha dejado de estar vigente) y la publicación de la solicitud para restaurarla.²¹⁵ El titular de una patente ostenta todos los derechos desde la fecha de la publicación de la patente.²¹⁶ No obstante, este derecho no comprende el inicio de ningún procedimiento por infracción hasta que finalmente y de forma legítima se haya concedido la patente.²¹⁷ Sin embargo, la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios también estaría sujeta a la legislación en materia de limitaciones.

6.7.2.1 Indemnización punitiva

Además de la liquidación de los beneficios y de la indemnización por daños y perjuicios, los tribunales también pueden imponer el pago de una indemnización punitiva en la circunstancia excepcional que se indica a continuación: “conducta indebida por parte del demandado, calculada por este para sí mismo y que puede fácilmente superar la compensación que se le ha de pagar al demandante”.²¹⁸

Este principio fue el que el órgano unipersonal del Tribunal Superior de Delhi aplicó en la causa Koninklijke Philips NV contra Amazestore,²¹⁹ relativa a una PEN. Los tribunales indios han concedido indemnizaciones punitivas en muchas otras causas.²²⁰

6.7.2.2 Excepciones para evitar las indemnizaciones por daños y perjuicios o las liquidaciones de beneficios

Los tribunales deniegan la concesión de una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de los beneficios si el demandado demuestra que, en la fecha de la infracción, no tenía constancia de la patente ni base alguna para sospechar de su existencia.²²¹

El tribunal también puede denegar la concesión de una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios:

• “en lo relativo a cualquier infracción cometida tras el impago de la tasa de renovación en el plazo establecido y antes de cualquier período de prórroga”;²²² o
• “cuando se autoriza una modificación de la memoria descriptiva por vía de una exclusión, una corrección o una explicación en virtud de [la Ley de Patentes] tras la publicación de la memoria descriptiva […] con respecto al uso de la invención antes de la fecha de la decisión que reconoce la modificación”. No obstante, se puede conceder una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios si “el tribunal considera que la publicación original de la memoria descriptiva se realizó de buena fe y con unas cualidades y conocimiento razonables”.²²³

6.7.3 Otras vías de reparación

El titular de la patente puede solicitar la incautación, el decomiso o la destrucción de los artículos ilícitos, así como de todos los materiales e instrumentos que se utilizaron predominantemente para llevar a cabo las actividades ilícitas.²²⁴

6.7.4 Costas

En el caso de las demandas por infracción, el tribunal tiene discrecionalidad para dictar que la parte vencida abone las costas a la parte vencedora. El Código Procesal Civil contempla la recuperación de las costas en los artículos 35 y 35A.

Para imponer el pago de las costas, el tribunal puede valorar varios factores, por ejemplo, i) la conducta de las partes; ii) si la parte que ha ganado solo lo ha hecho de manera parcial, incluso si dicha parte no ha vencido respecto de la totalidad del proceso; y iii) si la parte ha hecho reclamaciones poco serias o reconvenciones que desembocaron en el retraso de la resolución de la causa, o si ha interpuesto acciones abusivas que fueron una pérdida de tiempo para el tribunal.

En la causa Ten XC Wireless contra Mobi Antenna,²²⁵ se dispusieron ciertas directrices para determinar las costas de las demandas por infracción de patente, a saber:

• en el momento en el que comienza el juicio, las partes deben enviar la estimación de las costas futuras;
• las partes y el ayudante del juez deben llevar un registro del tiempo invertido por parte del tribunal; y
• la parte vencida debe abonar las costas a la parte que gana.

Las costas impuestas por el tribunal pueden incluir:

• los costos reales del litigio;²²⁶
• una proporción de los costos de la otra parte;
• una cantidad establecida con respecto a los costos de la otra parte;
• los costos a partir de una determinada fecha o hasta una determinada fecha;
• los costos en los que se incurrió antes de que comenzasen los procedimientos;
• los costos relativos a determinadas medidas adoptadas en los procedimientos;
• los costos relativos a una parte diferente de los procedimientos; y
• el interés de los costos a partir de una fecha determinada o hasta una fecha determinada.