Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.1 Descripción general del sistema de patentes

La situación actual de las instituciones modernas en materia de patentes de los Estados Unidos de América es un reflejo del common law y de los fundamentos constitucionales de las instituciones jurídicas estadounidenses. Las tres principales instituciones que resuelven estas causas son: 1) los tribunales de distrito de los Estados Unidos de América, que resuelven las demandas por infracción de patentes y las controversias en materia de nulidad; 2) la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América (USITC), que investiga las demandas por presuntas infracciones de patentes en relación con bienes importados; y 3) la Oficina de Patentes, que tramita las patentes y ahora cuenta con una Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes (PTAB), que revisa su validez. Estas instituciones son diversas en lo que respecta a su grado de especialización, sus procedimientos y su función en el sistema de patentes general.

En el apéndice (apartado 10.15) del presente capítulo figura un resumen de las distintas características de estas instituciones.

10.1.1 Evolución del sistema de patentes

10.1.1.1 Gobierno federal y estructura judicial

Varias de las características específicas y fundamentales del Derecho de patentes moderno y de la actual administración de causas en los Estados Unidos de América dimanan del período colonial y constitutivo de la historia estadounidense, a saber, la protección nacional o federal (en lugar de estatal) de las patentes, la jurisdicción de los tribunales generales (no especializados) para conocer de prácticamente todas las controversias jurídicas (también de las causas sobre patentes), el hecho de que los tribunales estadounidenses se fundamenten en el common law, la disponibilidad de juicios con jurado para las causas sobre patentes y la combinación de resoluciones sobre la validez de las patentes y sobre su aplicación en los tribunales federales.

El poder judicial de los Estados Unidos de América dimana del Derecho inglés y sus prácticas, lo que incluye la tradición jurídica del common law. El sistema de patentes estadounidense surgió a raíz de la Ley inglesa de Monopolios (1623), que prohibía que la Corona concediese arbitrariamente patentes “a las mercancías o los negocios favoritos de la corte” y, al mismo tiempo, autorizaba la concesión de derechos exclusivos a “la explotación o fabricación de cualquier forma de producto novedoso”.¹ Se concedían patentes estatales en la mayor parte de las 13 colonias estadounidenses originales. Incluso después de la Revolución, conforme a los Artículos de la Confederación y antes de la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos de América, los estados siguieron concediendo patentes.

Comenzaron a surgir conflictos entre los estados por las patentes del barco de vapor, que en ese período se concedieron a dos inventores diferentes. Teniendo presentes este y otros problemas, la Convención Constitucional de 1789 decidió crear un sistema nacional de patentes basado en la propia Constitución de los Estados Unidos de América. De este modo, el artículo I, apartado 8, cláusula 8, autoriza al Congreso “a promover el avance de […] las disciplinas útiles garantizando durante un tiempo limitado a […] los inventores el derecho exclusivo sobre sus […] hallazgos”.

La Constitución de los Estados Unidos de América separó los poderes federales entre el poder legislativo (artículo I), el poder ejecutivo (artículo II) y el poder judicial (artículo III). También dividió las competencias entre el gobierno federal y los estados por medio de una serie de compromisos. Los federalistas defendían un gobierno nacional significativo y unos tribunales federales de primera instancia sólidos, mientras que los antifederalistas querían debilitar el poder federal, incluido el poder judicial. Estos últimos defendían la aprobación de una Declaración de Derechos que protegiese a los ciudadanos frente a la tiranía del gobierno nacional y preferían que el poder judicial fuese competencia de los estados. Estas dos perspectivas opuestas se cristalizaron en el Primer Congreso en 1789, que concluyó con un importante acuerdo que dio lugar a la Declaración de Derechos y a un sistema limitado de tribunales federales de primera instancia vinculados con las fronteras estatales. La Declaración de Derechos introduce el derecho a un juicio con jurado en la séptima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.

10.1.1.2 Historia del sistema de patentes estadounidense

La primera Ley de Patentes, aprobada en 1790, estableció una serie de normas sucintas relativas a la protección, la duración, los derechos y las vías de reparación, pero contenía pocos detalles. No obstante, esta estructura institucional original del sistema de patentes de los Estados Unidos de América duró poco por varios motivos. Exigía que el secretario de Estado (Thomas Jefferson), el secretario del Departamento de Guerra y el fiscal general examinasen las patentes, lo cual resultó insostenible, habida cuenta de las demás responsabilidades asociadas a estos cargos. En segundo lugar, a los inventores les desagradaba el umbral de protección, que era elevado y poco preciso y consistía en que las invenciones se considerasen “suficientemente útiles e importantes”.

En consecuencia, en 1793 el Congreso eliminó el requisito de que las invenciones fueran “suficientemente útiles e importantes” y sustituyó el proceso de examen por un sistema de registro, por lo que se dejó la evaluación de la patentabilidad completamente en manos de los tribunales. Los requisitos de patentabilidad de la Ley de Patentes de 1793 siguieron siendo mínimos, pues un inventor podía patentar “toda técnica, máquina, manufactura o composición de materia nueva o útil, o una mejora nueva y útil de estas, que no se conociese o utilizase antes de la solicitud”.² Los inventores seguían teniendo la obligación de proporcionar una descripción por escrito de la invención y la forma de usarla:

tan completa, clara y precisa que permita distinguirla de otras cosas ya conocidas, y que posibilite que una persona versada en la disciplina o la ciencia a la que pertenezca, o con la que guarde más relación, fabrique, componga o utilice la invención.³

Los tribunales desarrollaron esta escueta norma. El juez Joseph Story, que a la sazón sería el principal jurista en materia de patentes de la primera mitad del siglo XIX, inmediatamente se percató de los problemas que entrañaban unas descripciones vagas e infundadas de las invenciones. En su primera causa en materia de patentes (y la primera que se centró en la cuestión de distinguir una invención patentada del estado de la técnica), observó la “dificultad intrínseca […] de determinar […] los límites exactos entre lo que se conocía y utilizaba anteriormente y lo que [era] nuevo”.⁴ En consecuencia, quienes redactaban las patentes empezaron a incluir reivindicaciones formales de patentes al final de sus solicitudes con el objetivo de evitar que se anulasen por deficiencias en la memoria descriptiva. En un principio, al analizar la claridad de las patentes, los jueces se centraron en la cuestión de su validez —es decir, en si la especificación describía adecuadamente la invención de una manera “tan completa, clara y precisa que permita distinguirla de otras cosas ya conocidas”—, no en la infracción de patentes.⁵

La ausencia de un sistema de examen socavó la confianza en el sistema de patentes debido a la proliferación de “concesiones descontroladas e indiscriminadas de privilegios de patente”.⁶ El informe del Senado que acompañaba la Ley de Patentes de 1836 lamentaba que “[u]na cantidad considerable de las patentes concedidas carecen de valor y efecto, ya que se contradicen entre sí y son contrarias las unas a las otras”. También deploraba que el país se hubiese “inundado de monopolios de patentes, poniendo en aprietos a los titulares de patentes de buena fe, cuyos derechos se ven vulnerados por todas partes” y que la “interferencia y colisión de las patentes y los privilegios” hubiese dado lugar a litigios abusivos y ruinosos.⁷

En respuesta, la Ley de Patentes de 1836 estableció el examen en la recién creada Oficina de Patentes e introdujo otras reformas procesales e institucionales.⁸ En las décadas posteriores a la ley de 1836, el Tribunal Supremo y los tribunales federales de primera instancia establecieron y explicaron muchas de las principales doctrinas jurídicas de las patentes: la no evidencia⁹, las limitaciones de la materia patentable,¹⁰ la descripción escrita¹¹ y la doctrina de los equivalentes.¹²

La Ley de Patentes de 1836, de especial relevancia para la administración de causas en materia de patentes, animó a reivindicar los elementos reflejados en la jurisprudencia al exigir a los solicitantes que “especifiquen en detalle y señalen la parte, mejora o combinación que sostienen haber inventado o descubierto”.¹³ El tipo de reivindicación de patente que surgió durante este período —al que acabó conociéndose como reivindicación “central”¹⁴ — fue dando paso gradualmente al formato “periférico”. Las reivindicaciones periféricas utilizan formulaciones lingüísticas y restricciones de las reivindicaciones, en lugar de incluir referencias a mejoras específicas, para delimitar los límites y las fronteras de la invención reivindicada.

No obstante, en esta época las reivindicaciones no eran la base para evaluar la infracción de patentes. La primera norma relativa a la infracción de patentes cotejaba el dispositivo objeto de acusación con la totalidad de la patente, en ocasiones tomando como referencia el dispositivo real del titular de la patente, es decir, se adoptaba un criterio de identidad sustancial: “si dicha identidad se describe con las fórmulas ‘mismo principio’, ‘mismo modus operandi’ o similares”.¹⁵ La infracción se centraba en el principio operativo de la invención descrita en la memoria descriptiva y en el dispositivo del titular de la patente.

A medida que las reivindicaciones fueron cobrando más peso en las patentes y se normalizaron, los tribunales empezaron a fijarse más en la redacción de estas cuando valoraban la existencia de infracción. Los jueces comenzaron a interpretar el lenguaje de las reivindicaciones y “se tomó por costumbre que el juez incluyese en sus instrucciones para el jurado una interpretación detallada de la patente, junto con la indicación de que dicha interpretación era vinculante para el jurado”.¹⁶

La Ley de Patentes de 1870 formalizó el uso de las reivindicaciones de patentes al exigir a los solicitantes que “señalen en concreto y reivindiquen claramente la parte, mejora o combinación que afirman haber inventado o descubierto”.¹⁷ Durante los decenios posteriores, las reivindicaciones periféricas se convirtieron en la norma en la práctica de las patentes en los Estados Unidos de América. La reivindicación pronto se convirtió en el elemento definitorio de la patente. En su tratado esencial de 1890, William C. Robinson señaló que “la función de la reivindicación es definir los límites de ese uso exclusivo que la patente garantiza al inventor”; “[l]a reivindicación constituye, por tanto, la vida de la patente en lo concerniente a los derechos del inventor”.¹⁸ Este cambio otorgó a la interpretación de las reivindicaciones un papel preponderante en los litigios en materia de patentes.

La Ley de Patentes moderna, aprobada en 1952, consolidó el Derecho de patentes y codificó el requisito jurisprudencial de no evidencia en el título 35 del Código de los Estados Unidos de América (USC). Hasta 1982, el Congreso no creó el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo, el “Circuito Federal”), con competencia exclusiva para entender de todos los recursos en materia de patentes contra las decisiones de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) y de los tribunales federales de distrito. Además, aunque el Congreso estableció el nuevo examen ex parte de las patentes en 1980 y el nuevo examen inter partes en 1999 en la USPTO, la revisión administrativa de las patentes no se convirtió en un componente sólido del sistema de patentes estadounidense hasta la aprobación de la Ley de Invenciones de los Estados Unidos de América (AIA) de 2011.¹⁹

10.1.1.3 Preocupación creciente respecto del poder económico

A finales del siglo XIX, el sistema de patentes era un elemento del panorama económico estadounidense con una gran aceptación. Patentes clave como la de la bombilla, el sistema de teléfono, el diseño básico del automóvil y los primeros aviones simbolizaron el virtuosismo técnico y el dinamismo de aquella época. No obstante, en los dos últimos decenios del siglo XIX también hubo períodos de depresión económica y de creciente preocupación por el surgimiento de fideicomisos de empresas en los principales sectores del transporte, la manufactura y la minería, los cuales dieron lugar a una concentración sin precedentes del poder económico. En consecuencia, en los tribunales aumentó el escepticismo respecto de la protección de las patentes.²⁰ Estas preocupaciones contribuyeron al desarrollo judicial de la doctrina del agotamiento.

El Congreso aprobó la Ley Sherman Antimonopolio de 1890,²¹ que prohibía la monopolización y los contratos que limitasen el comercio. Aunque la ley antimonopolio no eliminó la protección de las patentes, sí reflejó un cambio de actitud respecto del poder monopolístico. Los tribunales recurrieron a limitaciones del common law con respecto a los derechos patrimoniales y contractuales, así como a los incipientes principios antimonopolísticos, para acotar el alcance de la protección de las patentes.²²

Tras el hundimiento de la bolsa en 1929 y en el peor momento de la Gran Depresión, Franklin Delano Roosevelt se sirvió de la justicia económica y la lucha contra los abusos de las empresas para llegar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 1932. La administración de Roosevelt incorporó a legisladores que desconfiaban del poder de las empresas y estaban a favor de la regulación económica y la protección de los trabajadores. En 1939, el presidente Roosevelt nombró a William O. Douglas, un idealista que miraba con escepticismo el poder de las empresas, para formar parte del Tribunal Supremo. El nombramiento del juez Douglas reforzó el cambio hacia la regulación económica y la aplicación de medidas antimonopolísticas. En una serie de resoluciones de la década de 1940, el juez Douglas desarrolló la norma jurisprudencial de la no evidencia para exigir que las invenciones patentables reflejen “un instante de genialidad creativa”.²³ También fue el responsable de una resolución controvertida que cuestionaba la patentabilidad de las combinaciones de sustancias presentes en la naturaleza.²⁴ A finales de esa década, el juez Robert Jackson bromeó con que, habida cuenta de la pasión del Tribunal Supremo por anular patentes, se podría concluir que “la única patente válida es aquella que todavía no ha llegado a manos del Tribunal”.²⁵

10.1.1.4 Codificación, revitalización y compromiso en materia de patentes: la Ley de Patentes de 1952

El Tribunal Supremo endureció las normas del Derecho de patentes, lo que se tradujo en una firme labor de los abogados de patentes para relajar la norma relativa al “instante de genialidad”. Esto coincidió con el programa legislativo destinado a codificar las leyes estadounidenses en el Código de los Estados Unidos de América. La Ley de Patentes de 1952 consolidó las anteriores leyes en materia de patentes en el régimen moderno. Por primera vez, la Ley de Patentes estableció el requisito de no evidencia para aplicar el umbral más moderado reconocido por los tribunales hasta la década de 1940: “la manera en que se creó la invención”, ya fuera “tras un largo trabajo y una gran experimentación o como consecuencia de un instante de genialidad” es irrelevante para su patentabilidad.²⁶ Si bien la Ley de Patentes de 1952 simplificó y dio cuerpo al Derecho de patentes, dejó muchas doctrinas importantes a la deriva en la jurisprudencia. Incluso tras esta codificación, el Derecho de patentes oficial seguía sin mencionar los límites de los requisitos de patentabilidad (o de la materia patentable), la excepción del uso con fines experimentales al límite legal, la doctrina de los equivalentes, la doctrina inversa de los equivalentes, la defensa basada en el uso experimental, la doctrina del agotamiento, la doctrina de la utilización indebida de patentes, la doctrina de conducta injusta o la doctrina de los actos propios.

10.1.1.5 El Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América

En las décadas de 1960 y 1970 surgieron preocupaciones por la saturación de los registros de los tribunales federales y por la práctica de buscar el fuero más conveniente para las causas sobre patentes, ya que las normas del Derecho de patentes variaban según los distintos tribunales de apelaciones de los circuitos regionales. En respuesta a estas preocupaciones, el Congreso aprobó la Ley de Mejora de los Tribunales Federales de 1982,²⁷ por la que se constituyó el Circuito Federal y se le atribuyó competencia exclusiva sobre las apelaciones relativas a patentes. Aunque el Circuito Federal se creó con el fin de armonizar el derecho de patentes y acabar con la práctica de buscar el fuero más conveniente en los distintos circuitos regionales de apelación, también ha fortalecido el Derecho de patentes de diversos modos.

10.1.1.6 La Ley Hatch-Waxman de Competencia en el Precio de los Medicamentos y Restablecimiento de los Plazos de Protección por Patente de 1984

En 1984, el Congreso modificó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos para alentar la comercialización de versiones genéricas de bajo costo de medicamentos sin socavar los incentivos para realizar investigaciones pioneras o desarrollar nuevos medicamentos. La ley incentivaba que los fabricantes de medicamentos genéricos presentasen solicitudes abreviadas para comercializar nuevos medicamentos (ANDA), pues les permitía basarse en los datos clínicos de la farmacéutica pionera y les concedía un período de exclusividad de 180 días en el mercado después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobase la solicitud abreviada si lograba impugnar la patente o las patentes del medicamento de la farmacéutica pionera. Esta legislación creó un tipo especializado de proceso judicial en materia de patentes que se resume en el apartado 10.13.2.1.

10.1.1.7 La era digital: explosión de la burbuja de Internet, intervención del Tribunal Supremo y la Ley de Invenciones de los Estados Unidos de América

Los litigios en materia de patentes se multiplicaron en los Estados Unidos de América en los años 80, en una época en que la economía pasaba cada vez más de los activos materiales a los inmateriales, las industrias tecnológicas digitales empezaban a despegar y el valor de los activos de patentes iba en aumento. El mayor interés atrajo a abogados más tradicionales, que preferían los juicios con jurado a los juicios sin jurado. Las patentes de software cobraron impulso en la década de 1990, ya que las empresas querían crear carteras defensivas y atraer capital riesgo. El Circuito Federal acabó con la antigua visión de que los métodos comerciales no eran patentables cuando sostuvo en el asunto State Street Bank & Trust Co. c. Signature Financial Group, Inc.²⁸ que cualquier método que diese lugar a un “resultado útil, concreto y tangible” puede acogerse a la protección de una patente, lo que incluye la transformación de datos por una máquina (en ese caso, un método para gestionar una cartera financiera).

La decisión contribuyó al incremento de las patentes de software. Las patentes fomentaron la inversión de capital riesgo y el inicio de las valoraciones de la oferta pública inicial para empresas emergentes relacionadas con Internet, que llegó a su auge a principios de los 2000.

La explosión de la burbuja de Internet en marzo de 2000 se tradujo en una venta masiva que hizo que las valoraciones cayesen en picado, la financiación se agotase y muchas empresas emergentes se declarasen en bancarrota. La consiguiente subasta de las patentes de estas empresas emergentes atrajo a una nueva clase de entidades especializadas en la reivindicación de derechos de patentes que se servían de patentes de software, a menudo poco precisas, para conseguir acuerdos con empresas tecnológicas consolidadas. Además, el Congreso recibió peticiones para subsanar el gran retraso de las solicitudes de patente, cada vez mayor, y promover la armonización internacional.

Mientras que el Congreso tuvo dificultades para encontrar un denominador común y equilibrar las distintas preocupaciones de las industrias, el Tribunal Supremo y el Circuito Federal acometieron gran parte de las reformas mediante la interpretación de las leyes y la creación de jurisprudencia. El Tribunal Supremo endureció la norma para obtener medidas cautelares²⁹ y el requisito de no evidencia.³⁰ El Circuito Federal endureció los requisitos para justificar una regalía razonable.³¹

Hasta que los tribunales no hubieron resuelto las cuestiones más polémicas que dividían a los grupos de interés, no hubo consenso suficiente para que el Congreso aprobase la AIA en septiembre de 2011. La AIA contenía dos reformas principales: 1) convertía el sistema de patentes de los Estados Unidos de América en un sistema basado en el principio del primer solicitante (manteniendo un período de gracia para la comunicación del inventor) y 2) establecía un sistema mucho más sólido para la revisión administrativa de las patentes. Esta última reforma cambió drásticamente el panorama de los litigios en materia de patentes al crear un proceso relativamente rápido y menos costoso para la anulación de patentes, como se explica en el siguiente apartado.