Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.4 Validez y alcance de la patente: revisión de las decisiones de la Oficina Japonesa de Patentes por parte del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual

En esta sección se describe el procedimiento y las normas de revisión que aplica el Tribunal Superior de PI al revisar las decisiones del TAD de la JPO. Estas decisiones incluyen las decisiones de apelación de denegar la concesión de patentes, las decisiones de revocar patentes en oposiciones y las decisiones judiciales que resultan de demandas de anulación o de corrección.¹⁴¹

En primer lugar, en la sección se indican las decisiones que pueden estar sujetas a revisión en un proceso de revocación (una demanda administrativa). A continuación, se analiza quién debe dar comienzo a dichos procesos, el procedimiento del Tribunal Superior de PI y los diversos fundamentos que el Tribunal Superior de PI tomará en consideración al revisar la decisión de la JPO, incluidos los posibles defectos de procedimiento y de Derecho sustantivo. Estos defectos pueden ser los relativos a la idoneidad de una invención; la novedad y la actividad inventiva; y los requisitos de descripción, fundamento, habilitación, claridad y corrección.

7.4.1 Perspectiva general

Cuando terminan los procesos de primera instancia o de apelación de la JPO y una vez emitida una decisión, tanto el demandante como el demandado pueden iniciar una acción para revocar determinadas decisiones de primera instancia o de apelación, a saber:

• una decisión de apelación ex parte para denegar la concesión de una patente;
• una decisión de revocar una patente en una oposición ex parte;
• una decisión judicial en un procedimiento inter partes en busca de la anulación; y
• una decisión ex parte de denegar la concesión de una patente.

Todas estas acciones de revocación están dentro de la competencia exclusiva del Tribunal Superior de Tokio y las gestiona el Tribunal Superior de PI.¹⁴² Si el tribunal concluye que una decisión de la JPO es incorrecta, esta se anulará y la causa se remitirá a la JPO. Por ejemplo, si el Tribunal Superior de PI decide anular una decisión del TAD de ratificar la denegación de un examinador, solo podrá dejar a un lado la decisión del TAD y remitírsela a la JPO. El Tribunal Superior de PI no cuenta con la potestad necesaria para conceder una patente. Las personas que no estén satisfechas con una sentencia emitida por el Tribunal Superior de PI pueden presentar una última apelación ante el Tribunal Supremo.¹⁴³

7.4.2 Partes

La figura del demandante en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación¹⁴⁴ se limita a:

• las partes e intervinientes en la causa; y
• cualquier persona cuya solicitud de intervención en los procedimientos de oposición a la concesión de una patente en un juicio o en un nuevo juicio del TAD se haya denegado.¹⁴⁵

En el caso de una solicitud para la revocación de una sentencia ex parte de la JPO que revoca o no concede una patente, o deniega la concesión de una corrección, el comisario de la JPO se convierte en el demandado. No obstante, en el caso de una solicitud de revocación de una decisión tras una demanda de anulación, el demandante o el demandado (titular de la patente) del proceso ante la JPO actuarán como demandados.¹⁴⁶

Puede entablarse un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación en un plazo de 30 días tras la fecha en que se proporciona una copia certificada de la decisión.¹⁴⁷ Si la parte para la que no es favorable la decisión en primera instancia o en apelación sea extranjera, se suelen añadir 90 días al plazo.¹⁴⁸

Con relación a los procesos para la revocación de una decisión emitida tras una demanda de anulación, surge el problema de si la acción de revocación debe ser interpuesta por todos los cotitulares si el derecho de patente o el derecho a la concesión de la patente es de titularidad conjunta. Si bien los artículos 132.2) y 132.3) de la Ley de Patentes establecen que la demanda ante la JPO la deben presentar todos los cotitulares (o contra todos ellos) independientemente de si estos ejercen de demandantes o demandados, no existe ninguna disposición de este tipo para los procesos de revocación de las decisiones en primera instancia.

El Tribunal Supremo consideró que, cuando el derecho a la concesión de una patente es compartido y recurre la denegación de un examinador, la acción que se inicia para la revocación de la decisión de apelación que deniega una invención es inherentemente una demanda que debe ser interpuesta por todos los titulares en calidad de demandantes.¹⁴⁹

Por el contrario, en una acción de revocación de una decisión de primera instancia resultado de una demanda de anulación donde se anula un derecho de patente conjunto, uno de los cotitulares puede iniciar una acción individual para la revocación de la decisión en primera instancia. Se entiende que con esta acción se pretende conseguir la protección de un derecho como “un acto de conservación”, en vista del derecho de cada cotitular a un derecho ya establecido.¹⁵⁰ Esto es así a pesar de la opinión de que los derechos de los cotitulares deberían considerarse “un asunto unificado” antes de la creación de un derecho de patente.¹⁵¹

7.4.3 Procedimiento

El Tribunal Superior de PI publica en su sitio web el documento Guidelines for the Proceedings of Suits Against Appeal/Trial Decision Made by the JPO, donde se solicita a las partes que preparen lo siguiente:¹⁵²

1. 1. Designación de la primera fecha para las actuaciones preliminares

   El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual […] fijará una fecha para las actuaciones preliminares antes de la primera fecha para el alegato oral. El Tribunal enviará una consulta por escrito a ambas partes antes de fijar la fecha. Responda a la consulta e indique su opinión acerca de la remisión de su causa a actuaciones preliminares y las posibles fechas para estas actuaciones.

2. 2. Preparativos llevados a cabo por las partes antes de la primera fecha para las actuaciones preliminares

   1. 1) Envío del primer resumen y de las pruebas por parte del demandante

      1. A. Envío de las pruebas documentales básicas

         El demandante debería enviar las pruebas documentales básicas en un plazo de unas dos semanas a partir de la presentación de la demanda (la fecha concreta se indica en la consulta antes mencionada), junto con la descripción de las pruebas. En lo que respecta a la forma en que se ofrecen las pruebas documentales y el tipo de pruebas documentales básicas, consulte el apartado “Submission of Documentary Evidence/Evidence in Electromagnetic Data” del documento Guidelines and Formats for Proceedings of Suits against Appeal/Trial Decision made by the JPO.

      2. B. Envío del primer resumen y las pruebas que no forman parte de las pruebas documentales básicas

         1. a. El demandante debe enviar el primer resumen como muy tarde diez días antes de la primera fecha para las actuaciones preliminares, salvo en las causas en que el Tribunal fije una fecha especial de envío.

            En este primer resumen, el demandante debe indicar las cuestiones concretas que admite o niega de la decisión en primera instancia o en apelación, así como los fundamentos a favor de la rescisión de la decisión. Se deben indicar en este primer resumen todos los fundamentos para la rescisión.

         2. b. A estas alturas, ya se deben haber enviado todas las pruebas que no formen parte de las pruebas documentales básicas. También se debe enviar al mismo tiempo la descripción de las pruebas.

   2. 2) Envío de una contestación por escrito por parte del demandado

      Cuando al demandado se le notifica la demanda, debe enviar inmediatamente una contestación por escrito en la que figuren sus argumentos de respuesta a los objetos de la pretensión descrita en la demanda y la admisión o negación de cada hecho descrito en los enunciados de las pretensiones.

3. 3. La primera fecha para las actuaciones preliminares

   En la primera fecha de las actuaciones preliminares, se deben aclarar los puntos controvertidos y coordinar las fechas para el procedimiento, habida cuenta de los plazos con los que cuentan el demandado y el demandante para enviar el resumen a favor de la refutación y el resumen a favor de la nueva refutación, respectivamente, así como decidir si se fijará otra sesión explicativa.

4. 4. Preparativos llevados a cabo por las partes antes de la segunda fecha para las actuaciones preliminares

   1. 1) Envío de un resumen y de las pruebas por parte del demandado

      1. A. El demandado debe enviar un resumen donde se describa la refutación de las alegaciones del demandante relativas a los fundamentos para la rescisión; deberá hacerlo antes de la fecha establecida por el Tribunal en la primera fecha de las actuaciones preliminares (aproximadamente, un mes a partir de la primera fecha para las actuaciones preliminares). El demandado debe incluir en este resumen todos sus argumentos.
      2. B. A estas alturas, ya se deben haber enviado todas las pruebas. También se debe enviar al mismo tiempo la descripción de las pruebas.

   2. 2) Envío del segundo resumen por parte del demandante

      1. A. Después de que el demandado envíe el resumen mencionado, el demandante debe enviar el segundo resumen en caso de que haya cualquier nueva refutación o asunto que complemente el argumento; deberá hacerlo antes del plazo establecido por el Tribunal en la primera fecha de las actuaciones preliminares (aproximadamente, un mes a partir de la fecha especificada en el apartado 1.A).
      2. B. Se debe enviar cualquier prueba adicional o complementaria relativa a lo anterior junto con la descripción de las pruebas.

5. 5. La segunda fecha para las actuaciones preliminares

   La segunda fecha para las actuaciones preliminares, fijada en la primera fecha para las actuaciones preliminares, tiene lugar alrededor de una o dos semanas después del vencimiento del plazo para el envío del segundo resumen por parte del demandante que se establece en el apartado 42.

   1. 1) A estas alturas, ya se deben haber aclarado en esencia los puntos controvertidos y se deben haber enviado las pruebas. No obstante, el Tribunal puede fijar una tercera fecha (y más) para las actuaciones preliminares para que continúen las alegaciones y el envío de las pruebas según sea necesario.
   2. 2) Tras la finalización sustancial de la aclaración de los puntos controvertidos y el envío de las pruebas, el Tribunal deberá concluir las actuaciones preliminares e informar acerca de la fecha fijada para el alegato oral, donde debe indicarse el resultado de las actuaciones preliminares (véase el apartado 7 de este documento).
   3. 3) La sesión explicativa se puede llevar a cabo en la segunda o tercera fecha para las actuaciones preliminares, o en la primera fecha para el alegato oral (véase el apartado 6 de este documento).

6. 6. Sesión explicativa

   1. 1) La sesión explicativa se puede llevar a cabo en la segunda o tercera fecha para las actuaciones preliminares, o en la primera fecha para el alegato oral. Los asesores técnicos asisten a la sesión en general.

   2. 2) Prepare los siguientes materiales para la sesión explicativa:

      1. A. Copias de los resúmenes y las pruebas documentales que se hayan enviado para los asesores técnicos, en caso de que participen; y
      2. B. Los materiales que se han de usar en la sesión explicativa (envíelos como pruebas documentales).

7. 7. Alegato oral

   El alegato oral tendrá lugar en la sala de vistas en la fecha fijada. En el alegato oral, se deberá indicar el resultado de las actuaciones preliminares. El Tribunal puede solicitar que ambas partes realicen una explicación de cinco minutos acerca de los puntos en controversia. A continuación, concluirá el alegato y se fijará la fecha en la que se emitirá la sentencia.

8. 8. Emisión de la sentencia

   1. 1) La sentencia del Tribunal se dictará en la sala de vistas en la fecha fijada. No es necesario que las partes se presenten en la sala el día de la emisión de la sentencia.
   2. 2) Tras su emisión, las partes pueden obtener una copia compulsada del documento de la sentencia en la oficina del secretario judicial que administra la causa. También está disponible el servicio de notificación por correo postal.

7.4.4 Objeto del examen y fundamentos para anular la decisión emitida en primera instancia o en apelación

Si una parte no está satisfecha con la decisión, puede alegar que la decisión emitida en primera instancia o en apelación por el TAD de la JPO —como organismo administrativo— es incorrecta debido a defectos de procedimiento o de Derecho sustantivo (o ambos), y exigir que se revoque la decisión. Cada uno de estos defectos debe haber tenido, por sí solo o con otros, un efecto en la conclusión de la decisión en primera instancia o en apelación.

Los recursos contra las decisiones de la JPO son demandas administrativas. En principio, las partes implicadas en las demandas administrativas pueden reivindicar y probar cualquier hecho nuevo con relación a la decisión administrativa. No obstante, la presentación de hechos o pruebas nuevos debe ser limitada en los procedimientos contra la JPO para que las partes puedan beneficiarse de un juicio efectivo por parte de la JPO como organismo administrativo especializado ante cualquier litigio administrativo.

En la causa de la máquina de tejer,¹⁵³ el Tribunal Supremo sentenció que, en los recursos contra las decisiones de la JPO, las partes no podían señalar nuevos hechos que no hubiesen indicado en el proceso ante la JPO, aun estando relacionados con la novedad de la invención o aun habiendo sido citada en procedimientos previos la misma disposición de la Ley de Patentes. En otras palabras, en los procedimientos judiciales que buscan impugnar una decisión de la JPO, no se pueden introducir nuevos documentos para alegar nuevos fundamentos de hecho a favor de la nulidad, ni siquiera fundamentos de la anulación en virtud de la misma disposición de la Ley de Patentes.

Por ejemplo, en virtud de la norma “de la máquina de tejer”, si un demandante reivindica una falta de novedad con base en las referencias A, B y C del estado de la técnica, y la JPO revoca la patente debido a la referencia A del estado de la técnica sin referirse a las referencias B y C del estado de la técnica, el Tribunal Superior de PI solo puede tener en cuenta la referencia A del estado de la técnica para determinar los fundamentos a favor de la falta de novedad.

El Tribunal examinará los asuntos (por ejemplo, la novedad o la actividad inventiva) que el TAD de la JPO analizó en primera instancia y en apelación. A las partes se les debe dar la oportunidad de que tanto la JPO como el Tribunal Superior de PI escuchen sus argumentos, sobre todo teniendo en cuenta que:

• estas causas suelen implicar asuntos altamente técnicos;
• la JPO y el Tribunal cuentan con diferentes conocimientos especializados y se espera que examinen los asuntos de forma individual.

Es probable que la JPO tenga más experiencia que el Tribunal Superior de PI con relación a asuntos muy técnicos, a pesar de que el Tribunal Superior de PI cuenta con funcionarios judiciales de investigación con conocimientos especializados que prestan ayuda a los jueces en las causas relativas a las patentes.¹⁵⁴ Los jueces del Tribunal Superior de PI revisan y deciden la validez de la decisión de la JPO a partir de su experiencia y con la ayuda de los funcionarios judiciales de investigación en lo que respecta a los aspectos técnicos de la causa.

Desde este punto de vista, la decisión que el Tribunal Supremo tomó en 1976 en la causa de la máquina de tejer sigue vigente hoy en día. Además, según el Tribunal Supremo, en la causa de la estructura de los envases alimentarios, las partes pueden añadir nuevas pruebas para reforzar sus argumentos sobre la base de la referencia A del estado de la técnica al recurrir una decisión de la JPO.¹⁵⁵ Si el Tribunal concluye que la decisión de la JPO sobre la referencia A del estado de la técnica es incorrecta y debe anularse, la causa se remitirá a la JPO para que se celebre un nuevo juicio y la JPO podrá examinar después las referencias B y C del estado de la técnica.

7.4.5 Defectos de procedimiento y defectos de Derecho sustantivo

Si el Tribunal Superior de PI revoca una decisión en primera instancia o en apelación, la JPO iniciará otro procedimiento judicial para emitir una nueva decisión en primera instancia o en apelación.¹⁵⁶

7.4.5.1 Defectos de procedimiento

Los defectos de procedimiento que se ha descubierto que tienen efectos sobre la conclusión de la decisión en primera instancia o en apelación son, por ejemplo:

• el envío de una copia de la demanda a una dirección antigua (y desactualizada) del demandado;¹⁵⁷
• un cambio para que los procedimientos —que deberían haber sido orales— pasen a ser procedimientos documentales; se trata de algo injusto y que va más allá de la discrecionalidad razonable del tribunal de jueces administrativos de patentes;¹⁵⁸ y
• el rechazo de una modificación sin dar la oportunidad de enviar más modificaciones y opiniones sobre la base de una notificación de los motivos para la denegación que incluía nuevas técnicas muy conocidas correspondientes a una referencia secundaria que no figuraba en la notificación inicial de los motivos para la denegación.¹⁵⁹

7.4.5.2 Defecto de Derecho sustantivo

Se considera que un defecto de Derecho sustantivo es un fundamento a favor de la revocación por no ser correcta la decisión en primera instancia o en apelación. En esta sección, se ofrece un resumen de los principales fundamentos para la revocación debido a un defecto de esta clase.

7.4.5.2.1 Idoneidad de la invención

Aquello a lo que se le concede un derecho de patente es una “invención”. La Ley de Patentes define una “invención” como una “creación muy avanzada de ideas técnicas que utilizan las leyes de la naturaleza”.¹⁶⁰ Para que una creación se considere una invención, ha de usar las leyes de la naturaleza, salvo, por ejemplo, simples actividades mentales, leyes puramente académicas o construcciones artificiales. Aun cuando una actividad que resulta de una actividad mental humana es una invención, su idoneidad para obtener derechos de patente se basa en la esencia de que se destine a proporcionar medios técnicos para dar apoyo a una actividad mental humana o sustituirla.¹⁶¹

7.4.5.2.2 Novedad y actividad inventiva

La presencia o ausencia de una actividad inventiva se suele usar como fundamento a favor de la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación.¹⁶²

Es la JPO quien determina la presencia o ausencia de actividad inventiva en la decisión en primera instancia o en apelación; normalmente, esto ocurre en este orden:

1. 1. definición de la esencia de la invención (invención presente);
2. 2. definición de la primera invención citada;
3. 3. comparación de la presente invención y la primera invención citada;
4. 4. observación de la correspondencia y la diferencia; y
5. 5. determinación de si la presente invención se podría concebir fácilmente.

De igual forma, el fundamento a favor de la revocación aducido por el demandante suele ser que el TAD ha determinado de forma incorrecta alguno de los cinco pasos anteriores o todos ellos. Si los primeros cuatro pasos se han determinado de forma incorrecta, pero no se encuentran errores en la última decisión (paso 5), esto no servirá como fundamento efectivo a favor de la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación.

Paso 1: definición de la esencia de la invención. La esencia de la invención de una patente debe entenderse a partir de la declaración del alcance de las reivindicaciones.¹⁶³ En la causa de la lipasa, el Tribunal Supremo aclaró que la esencia de la invención —que sirve como base para el examen de la existencia de novedad o actividad inventiva— debería determinarse con base en la declaración del alcance de las reivindicaciones, a menos que:

• haya “circunstancias especiales” por las cuales no sea posible entender de forma inequívoca y clara el significado técnico de la declaración del alcance de las reivindicaciones;
• la declaración tenga un error evidente a la luz de la declaración en la descripción pormenorizada de la invención en la memoria descriptiva; o
• existan otros motivos.¹⁶⁴

No obstante, para definir la esencia de la invención, se acepta leer la declaración que figura en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos para aclarar los detalles técnicos relativos a ella. La causa de la lipasa presenta una teoría de que los elementos que solo están descritos en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos no deberían añadirse más allá de la declaración del alcance de las reivindicaciones.¹⁶⁵ Esto es, los elementos que solo están descritos en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos no deberían tenerse en cuenta si se extienden más allá del alcance de las reivindicaciones descritas en la declaración.

Paso 2: definición de la primera invención citada. La primera invención citada es una invención que:

• era de conocimiento general en el Japón o en un país extranjero antes de la presentación de la solicitud de patente;
• se ha explotado de forma pública; o
• se describe en una publicación distribuida o está disponible en Internet para su uso público.¹⁶⁶

Paso 3: comparación de la presente invención y la primera invención citada. Para observar la correspondencia y la diferencia, se suele seleccionar la referencia más adecuada como referencia principal para la comparación con la invención presente.

Paso 4: observación de la correspondencia y la diferencia. El Tribunal Superior de PI comparará la invención presente con la primera invención citada a fin de comprobar:

• si existe algún error de correspondencia o diferencia, como se señaló en la decisión en primera instancia o en apelación;
• si existen más correspondencias o diferencias que no se señalaron en la decisión en primera instancia o en apelación.

Paso 5: determinación de si la presente invención se podría concebir fácilmente. La duda de si las personas del oficio de nivel medio podrían reconocer fácilmente, en el momento de la presentación de la solicitud, la diferencia que se señaló a raíz de la comparación entre la invención presente y la primera invención citada suele ser un asunto controvertido.

El tribunal suele investigar si —mediante la combinación de una o más referencias (una referencia secundaria) o de una tecnología muy conocida con la primera invención citada— las personas del oficio de nivel medio habrían reconocido fácilmente las diferencias señaladas en el paso 3.

La existencia de circunstancias que podrían haber evitado que una persona del oficio de nivel medio reconociese fácilmente la invención presente y los efectos ventajosos de la invención presente también tiene efectos sobre la decisión relativa al requisito de la actividad inventiva.

7.4.5.2.3 Requisito de descripción

El artículo 36 de la Ley de Patentes establece los asuntos que deben incluirse en una solicitud de patente. El sistema de patentes concede un derecho exclusivo durante un determinado período a una invención patentada a cambio de la publicación de la invención. Por lo tanto, un defecto en la divulgación en el momento de presentar la solicitud de una patente evitará la concesión de un derecho exclusivo.

7.4.5.2.4 Requisito de fundamento

La declaración en el alcance de las reivindicaciones debe cumplir con el requisito de que la invención para la que se solicita la patente está incluida en la descripción pormenorizada de la invención en virtud del artículo 36.6)i) de la Ley de Patentes, denominado “requisito de fundamento”. El requisito de fundamento es necesario porque

la memoria descriptiva que el solicitante de una patente respecto de una invención ha de adjuntar a la solicitud sirve, principalmente, para divulgar los detalles técnicos de la invención al púbico y aclarar el alcance del efecto de la invención tras el establecimiento del derecho de patente (alcance técnico de la invención patentada). Por lo tanto, para obtener una patente basada en la descripción de la invención contenida en el alcance de las reivindicaciones, el contenido de la descripción pormenorizada de la invención que figura en la memoria descriptiva debe permitir que las personas del oficio de nivel medio puedan resolver el problema que plantea la invención.¹⁶⁷

Para determinar el requisito de fundamento se debe

comparar la materia comprendida en el alcance de las reivindicaciones y la materia que figura en la descripción pormenorizada de la invención, e investigar si la invención descrita en el alcance de las reivindicaciones se corresponde con la invención descrita en la descripción pormenorizada de la invención y se enmarca dentro del alcance que se puede reconocer como habilitador para que las personas del oficio de nivel medio puedan resolver el problema que plantea la invención gracias al contenido de la descripción pormenorizada de la invención o no, y si la invención descrita en el alcance de las reivindicaciones se enmarca dentro del alcance que habilita a las personas del oficio de nivel medio a resolver el problema que plantea la invención en vista del conocimiento técnico corriente en el momento de la presentación de la solicitud.¹⁶⁸

7.4.5.2.5 Requisito de habilitación

La Ley de Patentes establece que la declaración de la descripción pormenorizada de la invención debe ser clara y suficiente para que las personas del oficio de nivel medio en el ámbito de la invención puedan explotarla.¹⁶⁹

Para determinar si se cumple con el requisito de habilitación, se pueden tener en cuenta, además de la declaración que se incluye en la memoria descriptiva y los dibujos, el conocimiento técnico corriente que había en el momento de presentar la solicitud.¹⁷⁰

7.4.5.2.6 Requisito de claridad

La declaración del alcance de las reivindicaciones de una invención para la que se solicita una patente ha de ser clara.¹⁷¹ Esto se conoce como “requisito de claridad”.

En la causa de la pravastatina sódica, el Tribunal Supremo dictó que una reivindicación de producto definido por el proceso puede cumplir con el requisito de claridad en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando sea imposible especificar el producto directamente a partir de su estructura o características en el momento de la presentación de la solicitud y cuando el dinero o el tiempo que se han de invertir para identificar la estructura o las características del producto sean excesivos.¹⁷²

7.4.5.2.7 Requisito de corrección

El titular de la patente puede presentar una demanda de corrección con el fin de corregir la memoria descriptiva, el alcance de las reivindicaciones o los dibujos de la invención patentada para la que se ha concedido un derecho de patente.¹⁷³ No obstante, para prevenir cualquier retraso en caso de que esté pendiente el proceso judicial, se permite —dentro de unos determinados plazos— realizar una solicitud de corrección con relación a:

• la restricción del alcance de las reivindicaciones;
• la corrección de errores o fallos de traducción;
• la aclaración de declaraciones ambiguas;¹⁷⁴ y
• el cambio en la redacción de una reivindicación que cita otra reivindicación para que el texto final no cite esa otra reivindicación.¹⁷⁵

Además, debido a la denominada prohibición de incorporar materia nueva, la corrección debe ceñirse al alcance de la materia descrita en la memoria descriptiva, el alcance de las reivindicaciones o los dibujos de la patente.¹⁷⁶ La cuestión de si la corrección implica la incorporación de materia nueva se determina desde la perspectiva de una persona del oficio de nivel medio con relación a los asuntos técnicos derivados de la interpretación integral de la memoria descriptiva y los dibujos. La prohibición de incorporar materia nueva pretende evitar pérdidas inesperadas a terceros y garantizar el equilibrio entre los intereses del titular de la patente y de los terceros.¹⁷⁷

Una parte que no está satisfecha con una decisión de corrección en primera instancia —esto es, un apelante o el titular de una patente a quien no se le concedió la corrección— puede impugnarla en un proceso para la revocación de la decisión de primera instancia ante el tribunal.

Para oponerse a la pertinencia de una corrección en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia, es necesario debatir acerca de la esencia de la invención antes y después de la corrección, habida cuenta de las posibilidades de concesión o denegación de la corrección por parte del tribunal. Además, cuando un demandado refuta la determinación de la pertinencia de una corrección en una decisión en primera instancia, el demandante debe basar sus argumentos de oposición en la esencia de la invención antes o después de la corrección (o en ambos casos), teniendo en cuenta la posibilidad de que el tribunal conceda o deniegue la corrección.

7.4.6 Efectos de la sentencia

Las sentencias emitidas en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación tienen el efecto de cosa juzgada.¹⁷⁸ Esto significa que, en un posible futuro proceso independiente, el tribunal no tiene permitido modificar la sentencia definitiva que emitió en el proceso anterior. Además, las partes tampoco pueden recurrir la sentencia en ningún proceso posterior.¹⁷⁹

En los casos en que el tribunal falle a favor del demandante en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación, debe revocar la decisión.¹⁸⁰ En los casos en que la decisión del tribunal es definitiva y vinculante, se revoca la decisión en primera instancia o en apelación. La sentencia definitiva y vinculante para revocar la decisión en primera instancia o en apelación afecta a terceros y los jueces administrativos de patentes de la JPO deben llevar a cabo más procedimientos y emitir una nueva decisión en primera instancia o en apelación.¹⁸¹

En virtud del artículo 33.1) de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, una sentencia de revocación es vinculante en el organismo administrativo que realizó la disposición administrativa original o la disposición administrativa objeto de apelación y cualquier otro organismo administrativo pertinente con respecto a la causa. De igual forma, una decisión de revocación es vinculante para la decisión de la JPO, incluida cualquier cuestión de hecho e interpretación o análisis jurídico.¹⁸² Los jueces administrativos de patentes de la JPO que llevan a cabo más procedimientos y emiten una nueva decisión en primera instancia o en apelación no pueden formular ninguna resolución que esté en conflicto con la sentencia de revocación.